Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 388/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 313/2014 de 15 de Mayo de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
SECCIÓN QUINTA
Recurso núm. 313/2014
SENTENCIA Nº 388/2017
Ilustrísimos señores:
Presidente:
D. Alberto Andrés Pereira
Magistrados:
D. José Manuel de Soler Bigas
D. Francisco Sospedra Navas
Dª Ana Rubira Moreno
D. Eduardo Paricio Rallo
En la ciudad de Barcelona, a 15 de mayo de 2017.
La Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sección
quinta) ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo núm. 313/2014,
interpuesto por el Ajuntament de Badalona , representado por el Procurador D. Ignacio López Chocarro
y dirigido por el Letrado D. Lluís Saura Lluvià , contra la Oficina Española de Patentes y Marcas ,
representada por el Abogado del Estado .
Ha sido ponente el magistrado Ilustrísimo Sr. D. Eduardo Paricio Rallo, que expresa el parecer de la
Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 8 de julio de 2014, la representación de la parte actora presentó en la secretaría de esta Sala escrito de interposición del presente recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de abril de 2014, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de 15 de octubre de 2013, por el cual se concedía la marca 'Badalona Shopping Night' nº 3074381.



SEGUNDO.- En fecha 13 de octubre de 2014 la actora presentó escrito de demanda mediante el cual pidió sentencia que anule la resolución impugnada, conceda su derecho a que se registre al marca solicitada, y se impongan las costas procesales a la demandada.

La actora fundamenta el recurso en los siguientes motivos: A/ La revocación de la resolución inicial de concesión de la marca solicitada al estimarse el recurso de alzada supone revisión de oficio de la misma, revisión que es ilegítima tanto por quedar impedida dicha revisión por el artículo 27.3 de la Ley 17/2001 , como por no haberse seguido el procedimiento legalmente previsto al efecto; B/ Así mismo, el cambio de criterio de la Administración entre una y otra resolución supone la vulneración del principio de vinculación a los propios actos, específicamente ya que la cuestión sobre la similitud o el riesgo de confusión ya fue resuelta en la resolución inicial, sin que el recurso de alzada aportase motivos que no estuvieran presentes ya entonces; C/ Existen diferencias suficientes entre las dos marcas en conflicto, tanto en los aspectos fonético como denominativo así como en el aspecto grafico, sin que la coincidencia parcial en la denominación sea determinante, en el bien entendido que la coincidencia en el campo aplicativo tampoco comporta necesariamente una prohibición; y D/ Coexisten con la marca oponente otras marcas similares a la de la actora como la marca comunitaria 'Milano Shopping Night' o la marca 'The Shopping Night Barcelona', ambas para la misma clase 35, siendo de aplicación por tanto los principios de igualdad y confianza legítima.



TERCERO.- Por su parte, la representación de la Administración demandada formuló contestación a la demanda en la que, de acuerdo con los hechos y fundamentos que entendió oportunos, pidió la desestimación de este recurso.



CUARTO.- Mediante resolución y fecha 13 de enero de 2015 se fijó la cuantía del recurso como indeterminada.

Acto seguido, se practicó la prueba solicitada por la actora. Posteriormente las partes formularon conclusiones ratificando sus respectivas pretensiones.

Finalmente, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

Fundamentos

PRIMERO.- Se impugna en este recurso la resolución dictada en fecha 15 de octubre de 2013 por la Directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas, resolución que estimó el recurso de alzada interpuesto por la codemandada, anuló al previa resolución de la misma Oficina que había dispuesto el registro de la marca 'BADALONA SHOPPING NIGHT' promovida por el Ayuntamiento recurrente, y denegó dicho registro. El recurso de alzada fue interpuesto por el codemandado, a la sazón titular de la marca comunitaria con extensión en la Unión Europea 'SHOPPING NIGHT'.

La OEPM concedió inicialmente el registro solicitado por el Ayuntamiento de Badalona al apreciar suficientes diferencias entre ambas marcas, pero después lo denegó con ocasión del recurso de alzada presentado por la titular de la marca prioritaria. Consideró en esta segunda resolución que las semejanzas existentes en ambas denominaciones y la coincidencia el ámbito aplicativo suponía que la convivencia en el mercado de ambas marcas generaría un riesgo de confusión para los consumidores.

Como se ha avanzado, la actora plantea en primer lugar dos alegaciones referidas a la inadmisibilidad del cambio de criterio de la Oficina demandada. En efecto, argumenta en primer lugar que dicho cambio supone materialmente la revisión de oficio de la concesión inicial del registro, revisión que es ilegítima tanto por quedar impedida dicha revisión por el artículo 27.3 de la Ley 17/2001 , como por no haberse seguido el procedimiento legalmente previsto al efecto.

Añade así mismo la representación del Ayuntamiento recurrente que el cambio de criterio de la Administración entre una y otra resolución supone la vulneración del principio de vinculación a los propios actos, específicamente porqué la cuestión sobre la similitud o el riesgo de confusión ya fue resuelta en la resolución inicial, sin que el recurso de alzada aportase motivos que no estuvieran presentes ya entonces.

Pues bien, debemos rechazar ambos motivos de recurso. En efecto, nuestro ordenamiento contempla diversos motivos de revisión por la propia Administración de los actos administrativos favorables a los ciudadanos, entre ellos se encuentran dos procedimientos excepcionales como son la revisión de oficio de los actos nulos y la declaración de lesividad, este último cauce referido al supuesto en que el acto incurra en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder - artículos 62 y 63 de la Ley 30/92 -. Pero, junto a tales procedimientos, la misma Ley prevé la posibilidad de revisar las resoluciones iniciales de todo tipo en las que concurra alguna razón de ilegalidad con motivo de la estimación de un recurso administrativo -artículo 107 y siguientes-. La diferencia está en que en este último caso se trata de la revisión de decisiones que no son firmes en vía administrativa y, por tanto, no se trata de decisiones definitivas. Tal circunstancia explica que el ordenamiento sea restrictivo en los casos de la revisión de actos firmes, mientras que la situación es diferente cuando la decisión es aún inicial y susceptible de recurso.

Ciertamente en el caso que nos ocupa no parece que en el recurso de alzada se plantease alguna cuestión significativamente nueva que no estuviera ya en el debate en el momento de adoptarse la resolución inicial, pero no es menos cierto que la constatación de un riesgo de confusión es una concepto jurídico indeterminado que es susceptible de resolución en base a una valoración que tiene un innegable contenido de apreciación. El caso es que el órgano administrativo que resuelve el recurso de alzada es diferente al que adoptó la resolución inicial. Un órgano que no queda vinculado por la resolución impugnada, sin perjuicio del deber de fundamentar el criterio aplicado, como sucede en este caso.

En definitiva, ni la resolución del recurso administrativo es técnicamente una revisión de oficio, ni la resolución inicial puede ser considerada como un acto propio que vincule posteriores decisiones, incluso en el mismo procedimiento.

La misma razón nos lleva a desestimar la invocación de los principios de igualdad y de confianza legítima en relación a otros supuestos en que autoridades diferentes han admitido el registro de marcas similares a la aquí rechazada. No puede establecerse en este sentido el presupuesto material del principio de igualdad que es la constatación de una situación jurídicamente homogénea en los términos de la comparación, puesto que ni consta que la autoridad decisoria sea la misma, ni que hubiera una oposición a la solicitud inicial de registro por parte de la codemandada o del titular de una marca similar en los términos que nos ocupan.

Tampoco puede operar el principio de confianza legítima puesto que una resolución inicialmente favorable al registro de la marca solicitada no puede fundamentar una convicción subjetiva en el solicitante si tal decisión no es definitiva y queda sometida a recurso administrativo.



SEGUNDO.- En cuanto al fondo, la actora plantea que existen diferencias suficientes entre las dos marcas en conflicto, tanto en los aspectos fonético y denominativo como en el aspecto grafico, sin que la coincidencia parcial en la denominación sea determinante, en el bien entendido que la coincidencia en el campo aplicativo tampoco comporta necesariamente una prohibición.

El derecho a la marca es un derecho subjetivo vinculado a la libertad de empresa, de forma que la denegación de su inscripción es un acto reglado estrictamente sometido a la ley. La marca constituye un patrimonio muy significativo de la empresa comercial o industrial en tanto que identifica sus productos distinguiéndolos de la oferta de los competidores y a la vez condensa el prestigio y el atractivo que puedan tener en el mercado. Precisamente la protección de tal derecho impone la denegación del registro de una nueva marca cuando su utilización pueda perjudicar al titular de una marca idéntica o similar ya registrada; esto es, al titular de un mejor derecho.

En el mismo sentido, la protección de la marca existente es una manifestación de defensa de los consumidores y de su capacidad de elección sin riesgo de confusión. En definitiva, la marca tiene la finalidad de distinguir en el mercado los productos de una empresa determinada respecto a los productos de otras empresas, de forma que lo determinante para admitir una nieva marca es el riesgo de asociación o confusión.

Tampoco resulta admisible la apropiación por parte de una iniciativa comercial o industrial de denominaciones usuales en el mercado con la correspondiente exclusión de su uso ordinario en el tráfico económico por parte común de los ciudadanos, pues en definitiva el lenguaje es un bien colectivo.

En este contexto, la Ley 17/2001 admite el registro de marcas siempre que no sean idénticas o similares a una marca anterior ni generen un riesgo de confusión o asociación con marcas ya existentes por ser idénticos o similares los productos o servicios designados -artículo 6-. Asimismo, el artículo 4 impide registrar las marcas que no tengan carácter distintivo, las que queden integradas exclusivamente por signos o indicaciones que se puedan utilizar en el mercado para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, la época de obtención del producto o servicio u otras características del producto; ni tampoco los signos e indicaciones que sean habituales para designar productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres del comercio, los relativos a la forma del producto o los que puedan inducir a error sobre la naturaleza, la calidad o procedencia geográfica del producto.

El Tribunal Supremo ha establecido en este sentido una doctrina ya consolidada en el sentido que la prohibición de acceso al registro prevista en el artículo 6 de la Ley de marcas se produce por la coincidencia acumulativa de dos condiciones. Una condición queda referida a la identidad o similitud fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente establecidos. La otra coincidencia se refiere a la identidad o similitud de los productos o servicios designados por la nueva marca en relación a los amparados por la marca ya registrada o solicitada, de forma que la falta de alguna de las anteriores coincidencias abre el paso a la inscripción de la nueva marca. Por tanto, la disimilitud en los campos económicos en los que opera la nueva marca según el nomenclátor internacional es suficiente para compensar la similitud en los signos distintivos de la marca. Inversamente, también resulta aceptable la inscripción si se constata una diferencia significativa en los signos de identidad de la marcas enfrentadas, aunque coincidan los campos de aplicación ( Tribunal Supremo, sentencia de 20 de octubre de 2004, recurso núm. 5288 / 2001 ).

Según ha establecido la citada jurisprudencia, la comparación debe hacerse teniendo y cuenta la pauta habitual en el comportamiento colectivo, específicamente por referencia al comportamiento presumible de los clientes potenciales, y atendiendo al conjunto de denominación y representación gráfica y los otros signos distintivos con los que la marca se presenta ( Tribunal Supremo, sentencia de 12 de abril de 2002, recurso núm. 553/1996 ). Esta valoración global impide atribuir una relevancia determinante a alguno de los elementos aislados que configuran la marca, a menos que tome un protagonismo especial en la identificación del producto o servicio ofrecido. Dicho en otras palabras, eh el momento de valorar la similitud entre marcas enfrentadas habrá que considerar el conjunto de las marcas en cuestión y a la vez los elementos más significativos de las mismas a los efectos de la identificación de productos o servicios en el mercado.

En el caso que nos ocupa el conflicto se genera con una marca anterior, de forma que hay que afrontar la cuestión a partir de la valoración del grado de similitud de ambas marcas consideradas en su conjunto y teniendo en cuenta la posibilidad de confusión por parte los usuarios o los operadores en el segmento de mercado en el que concurren, de forma que lo determinante en este caso es la singularidad propia de las marcas en conflicto.

Pues bien, ciertamente existe una diferencia significativa entre ambas denominaciones en conflicto al incorporar la marca solicitada por la actora la denominación de la ciudad de Badalona. También es cierto que, la denominación prioritaria no se corresponde con un nombre de fantasía sino que describe una iniciativa comercial de venta nocturna que, como tal iniciativa, puede ser una práctica legítima por parte de comerciantes o promotores. También es cierto que la marca propuesta por la actora es meramente denominativa, mientras que la marca oponente queda asociada a un gráfico que le otorga distintividad propia.

Ahora bien, puede constatarse una identidad en la parte más significativa de las denominaciones.

Así, ambas marcas incluyen la referencia 'SHOPPING NIGHT' y ambas se refieren a la misma clase 35 - publicidad- y al mismo sector de mercado. El caso es que, habiendo obtenido la codemandada el registro de la denominación 'SHOPPING NIGHT' tiene derecho a la protección registral. El caso es que entra dentro de lo previsible que pueda generarse confusión respecto otra marca que se limita añadir la denominación de una ciudad, en el sentido que los consumidores o los agentes del mercado puedan entender que las iniciativas promovidas con la denominación que solicita la actora sean iniciativas promovidas por la codemandada con la simple particularidad de efectuarse en un concreto municipio.

En definitiva, la denominación de las marcas en liza queda referida en ambos casos a una concreta actividad -la compra nocturna- que es totalmente coincidente, como lo es también el uso de las mismas palabras y la misma lengua inglesa. En este sentido existe una plena coincidencia conceptual y una amplia coincidencia fonética. A ello se añade la total identidad de los campos aplicativos.

Las anteriores circunstancias nos llevan a desestimar el recurso al apreciar un riesgo de confusión entre ambas marcas.



TERCERO.- El artículo 139 de la Ley Jurisdiccional dispone que se impondrán las costas procesales a la parte que vea desestimadas sus pretensiones. Atendidas las circunstancias del caso y su escasa complejidad sustantiva y procesal, corresponde limitar als costas a un máximo de 800 euros.

Fallo

Considerando los fundamentos mencionados, HEMOS RESUELTO Primero.- Desestimar el recurso presentado por la representación del Ajuntament de Badalona contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de abril de 2014, que denegó el registro de la marca 'BADALONA SHOPPING NIGHT'.

Segundo.- Imponer las costas procesales a la actora, costas que en ningún caso superarán el máximo total de 800 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, llevándose testimonio a los autos principales, haciéndoles saber que contra la misma se puede interponer, si procede, recurso de casación. El recurso deberá prepararse ante esta sección en el plazo de treinta días contado desde la notificación de la sentencia de acuerdo con lo que dispone el articulo 89.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa en la redacción efectuada por la Ley orgánica 7/15, en relación con lo previsto en los artículos 86 y siguientes de la misma Ley .

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.