Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 424/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 446/2018 de 05 de Junio de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2018/0011209
RECURSO 446/2018
SENTENCIA NUMERO 424
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Francisco Javier Canabal Conejos
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª María Soledad Gamo Serrano
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En la Villa de Madrid, a cinco de junio de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos
del recurso de apelación número 446/2018, interpuesto por la mercantil Energy Beverages LLC, representada
por el Procurador de los Tribunales don Victorio Venturini Medina, contra la resolución de 7 de marzo de 2018
dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra
la resolución dictada el 29 de septiembre de 2017 que resolvió conceder la inscripción de la marca número
3.655.769 'OXIBURN' (denominativa), en la clase 5. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la mercantil Energy Beverages LLC se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado en fecha 14 de mayo de 2.018 contra los actos antes mencionados, acordándose su admisión, y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazada para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso y se dicte Sentencia por la que se deniegue el registro de la citada marca por incompatibilidad registral de la citada marca con la MUE núm.

8.886.111 'BURN' (denominativa), registrada para proteger productos idénticos de la Clase 5, todo ello al amparo del art. 6.1.b LM ..



SEGUNDO.- La representación procesal de la Administración General del Estado y contestó a la demanda mediante escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó pidiendo la desestimación del recurso.



TERCERO.- Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba se practicó la admitida por la Sala con el resultado obrante en autos y, tras el trámite de conclusiones, con fecha 30 de mayo de 2019 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.



CUARTO.- Por Acuerdo de 24 de abril de 2019 del Presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se realizó el llamamiento del Magistrado Iltmo. Sr.

D. Francisco Javier Canabal Conejos en sustitución voluntaria del Magistrado Iltmo. Sr. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.

Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Canabal Conejos, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 7 de marzo de 2018 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 29 de septiembre de 2017 que resolvió conceder la inscripción de la marca número 3.655.769 'OXIBURN' (denominativa), en la clase 5 para 'Productos y sustancias farmacéuticas e higiénicas (para uso médico)', por lo que dejaba sin efecto dicha concesión.

La citada resolución concedió el registro de la marca al no atender a las marcas opuestas por la recurrente, titular de la marca MUE núm. 8.886.111 'BURN' (denominativa), solicitada el 16 de febrero de 2010 y concedida el 5 de julio de 2010, en las clases 5 y 30.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Señala que la misma infringe el artículo 6.1 letra b) de la Ley de Marcas poniendo de manifiesto la inexistencia de semejanza entre ellas que pueda motivar confusión o asociación alguna en el público consumidor máxime cuando también es titular de la marca MUE núm. 13.247.432 'LIVE WHAT YOU BURN FOR', solicitada el 12 de septiembre de 2014 y concedida el 2 de febrero de 2015 y de la marca MUE núm. 15.894.661 'BURN' (denominativa), solicitada el 5 de octubre de 2016 y registrada el 24 de enero de 2017.

Expresa que las marcas enfrentadas tienen similitud fonética y conceptual teniendo en cuenta que el prefijo OXI es uno de los tantos prefijos que se utilizan en el sector de los complementos alimenticios y las sustancias dietéticas para describir algún componente del producto.



TERCERO.- El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, señala que una consideración ponderada de la marca nacional y la marca en conflicto, a la luz de los criterios jurisprudenciales que en el párrafo anterior se exponen, ha de conducir necesariamente a la conclusión de que debe resultar posible la protección registral de la marca que en su día se pretendió y a la que se opuso el ahora recurrente, por la suerte de que entre Marca en cuestión y la opuesta dadas las diferencias en conjunto especialmente denominativas y fonéticas, pese a la semejanzas en las relaciones aplicativas hace que no resulte aplicable la prohibición contemplada en el artículo 6.1 de la Ley de marcas , pudiendo convivir pacíficamente en el mercado ambas.



CUARTO.- El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , 'a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos'.



CUARTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .

Por lo tanto, la comparación que debe realizarse entre los signos enfrentados debe ser una comparación de conjunto, englobando la totalidad de los elementos del solicitado, y realizando una comparación desde un punto de vista sintético, tal como lo hace el consumidor, y no analítico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes para analizarlos separadamente; sin que pueda perderse de vista la doctrina jurisprudencial según la cual 'el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados' (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009 ).

En el caso que nos ocupa, desde un punto de vista denominativo, consideramos que entre las marcas enfrentadas existe un elevado nivel de semejanza. La estructura es idéntica: ambas utilizan una raíz como denominación BURN que predomina en ambas, y la diferencia esencial solo aparece en el sufijo que se añade a dicha raíz.

Además, en el plano fonético, esa igualdad en la raíz predispone a la confusión sobre quien está de tras del producto. En consecuencia, nos encontramos con una semejanza tal alta que prácticamente permite hablar de identidad y la grafía carece de identidad suficiente para evitar ese riesgo de confusión. Por otra parte, entre las marcas enfrentadas cabe advertir una semejanza conceptual al evocar ideas y conceptos muy similares, todos ellos relacionados con productos dietéticos para uso médico y sabido es que en supuestos de identidad aplicativa debe extremarse el examen comparativo entre los signos enfrentados. Y en el caso examinado, constatada la semejanza denominativa y fonética e identidad conceptual y aplicativa, se advierte riesgo de confusión entre los signos enfrentados en relación con los productos por ellas protegidos, riesgo que debe apreciarse globalmente, según la percepción del público relevante sobre las marcas y los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados.

Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

En consecuencia, de cuanto antecede, se desprende la procedencia de estimar el recurso contencioso-administrativo que nos ocupa y dejar sin efecto la inscripción de la marca número 3.655.769 'OXIBURN' (denominativa), en la clase 5.



QUINTO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , se impone a la demandada las costas causadas, con el límite ( artículo 139.4 LJCA ) de 1.500 € en cuanto a la minuta de honorarios del Letrado de la parte recurrente, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido de sus escritos y la actividad desplegada en el presente recurso.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Energy Beverages LLC contra la resolución de 7 de marzo de 2018 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 29 de septiembre de 2017 que resolvió conceder la inscripción de la marca número 3.655.769 'OXIBURN' (denominativa), en la clase 5 que anulamos dejando sin efecto la inscripción de la marca.

Expresa imposición a la demandada de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el último Fundamento Jurídico de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que la misma es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , justificando el interés casacional objetivo que se pretenda.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0446-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0446-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Francisco Javier Canabal Conejos D. José Ramón Chulvi Montaner Dª María Soledad Gamo Serrano