Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 425/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 516/2018 de 05 de Junio de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2018/0013188
RECURSO 516/2018
SENTENCIA NUMERO 425
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Francisco Javier Canabal Conejos
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª María Soledad Gamo Serrano
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En la Villa de Madrid, a cinco de junio de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos
del recurso de apelación número 516/2018, interpuesto por la mercantil Star Healthcare SL, representada por
la Procuradora de los Tribunales doña Sharon Rodríguez de Castro Rincón, contra la resolución de 2 de julio
de 2018 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas estimatoria del recurso de alzada interpuesto
contra la resolución dictada el 5 de septiembre de 2017 y resolvió denegar la inscripción de la marca número
3.651.280 'SISBELA DIAMOND REVITALIZANTE' (denominativa), en la clase 3. Ha sido parte demandada
la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado; y, la mercantil
Natura Bisse Internacional SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Javier Ungría López.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la mercantil Star Healthcare SL se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado en fecha 4 de junio de 2.018 contra los actos antes mencionados, acordándose su admisión, y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazada para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso y se dicte Sentencia por la que se acuerde el registro de la marca número 3.651.280 'SISBELA DIAMOND REVITALIZANTE' (denominativa), en la clase 3.



SEGUNDO.- La representación procesal de la Administración General del Estado y la de la mercantil Natura Bisse Internacional SA contestaron a la demanda mediante sendos escritos en los que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaron aplicables, terminaron pidiendo la desestimación del recurso.



TERCERO.- Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba se practicó la admitida por la Sala con el resultado obrante en autos y, tras el trámite de conclusiones, con fecha 30 de mayo de 2019 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.



CUARTO.- Por Acuerdo de 26 de abril de 2019 del Presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se realizó el llamamiento del Magistrado Iltmo. Sr.

D. Francisco Javier Canabal Conejos en sustitución voluntaria del Magistrado Iltmo. Sr. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.

Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Canabal Conejos, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de la resolución de 2 de julio de 2018 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 5 de septiembre de 2017 y resolvió denegar la inscripción de la marca número 3.651.280 'SISBELA DIAMOND REVITALIZANTE' (denominativa), en la clase 3 para 'preparaciones cosméticas', La citada resolución denegó el registro de la marca al atender a las marcas opuestas por la codemandada, titular de las siguientes marcas: 1.- Marca de la Unión Europea n° 4.512.133 'DIAMOND', en clase 29 del Nomenclátor Internacional de Productos y Servicios para 'jabones, excepto jabones y champú para su uso en vehículos, aviones y embarcaciones marinas; perfumería, aceites esenciales; cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; crema hidratante para el cuerpo; crema para el contorno de ojos y labios; cremas regeneradoras cutáneas'.

2.- Marca de la UE n° 1.902.253, en la clase 3 para 'preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos'.

3.- Marca de la UE n° 2.599.884, en la clase 3, para 'preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos'.

4.- Marca nacional n° 2.796.976 'DIAMOND MAGNETIC', en la clase 3 para la distinción de 'cremas exfoliantes (no medicinales); cremas antiarrugas; cremas hidratantes (no medicinales); cremas limpiadoras corporales (no medicinales; cremas pigmentadoras (auto-bronceadoras); cremas para el tratamiento reafirmante de ojos y labios; cremas y tónicos despigmentadores'.

5.- Marca nacional n° 2.826.642 'NATURA BISSÉ DIAMOND', en la clase 3 para la distinción de 'cremas hidratantes para cuerpo y manos; cremas exfoliantes para cuerpo y cara; cremas pigmentadoras (autobronceadoras); cremas para el tratamiento reafirmante de ojos y labios; cremas y tónicos despigmentadores'.

6.- Marca nacional n° 2.757.475 'DIAMOND MAGNETIC PEEL', en la clase 3 para la distinción de 'cremas exfoliantes (no medicinales); cremas antiarrugas; cremas hidratantes (no medicinales); cremas limpiadoras corporales (no medicinales)'.

7.- Marca internacional designando EUIPO n° 964.270 'DIAMOND MAGNETIC', en la clase 3 para la distinción de 'cremas exfoliantes (no medicinales); cremas antiarrugas; cremas hidratantes (no medicinales); cremas limpiadoras corporales (no medicinales); cremas pigmentadoras (auto-bronceadoras); cremas para el tratamiento reafirmante de ojos y labios; cremas y tónicos despigmentadores'.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Aduce la falta de motivación e incongruencia de la resolución de alzada al partir de una premisa errónea y ser incongruentes sus fundamentos cuando existe prueba que acredita la inexistencia de riesgo y confusión entre los productos y las empresas Señala que la misma infringe el artículo 6.1 letra b) de la Ley de Marcas poniendo de manifiesto la inexistencia de semejanza entre ellas que pueda motivar confusión o asociación alguna en el público consumidor ya que su marca es denominativa compleja en la que destaca el término SISBELA, la única que constituye un concepto suficientemente diferenciado para quedar impregnado en la mente del consumidor reflejando un producto distinto y no el término DIAMOND.

Expresa que los productos se comercializan en canales diferentes, más especializados en la oponente mientras que el suyo solo se comercializa en los supermercados MERCADONA, como también existen diferencias de empaquetado. Niega la existencia de la prohibición del artículo 8 de la Ley de Marcas al no cumplimentarse ninguno de los requisitos o condiciones legales y jurisprudenciales requeridos en pos de la aplicación del referido precepto cuando el término DIAMOND se observa en multitud de cremas ofertadas en el mercado.



TERCERO.- El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, señala que una consideración ponderada del nombre comercial y la marca en conflicto, a la luz de los criterios jurisprudenciales que en el párrafo anterior se exponen, ha de conducir necesariamente a la conclusión de que no puede resultar posible la protección registral que en su día se pretendió por la suerte de que entre el nombre comercial en cuestión y la opuesta no existen las diferencias en conjunto especialmente denominativas y fonéticas, pese a la semejanzas en las relaciones aplicativas hace que resulte aplicable la prohibición contemplada en el artículo 6.1 de la Ley de marcas , no pudiendo convivir pacíficamente en el mercado ambas.

La codemandada también se opuso al recurso aduciendo tanto la notoriedad de su marca como el riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas indicando que si hubiera querido que su producto fuera conocido por SISBELA no resultaría necesario incluir el término DIAMOND máxime cuando éste último fue reconocido como notorio por ANDEMA y es común en las marcas enfrentadas que versan sobre los mismos productos, resultando indiferente el canal de distribución o su empaquetado cuando en el frasco del interior el término DIAMOND es el preponderante

CUARTO.- Ya hemos dicho que en el primer motivo se alega la absoluta falta de motivación por incongruencia del acto recurrido, con infracción del artículo 54 dela Ley de Procedimiento Administrativo . El motivo no puede estimarse.

Conviene traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2011 , que nos recuerda siguiendo la doctrina del significado y alcance de la motivación de los actos administrativos expuesta en la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 23 de mayo de 2005 (RC 2414/2002 ), que dice: 'El deber de motivación de los actos administrativos que establece el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , que se enmarca en el deber de la Administración de servir con objetividad los intereses generales y de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho que impone el artículo 103 de la Constitución , se traduce en la exigencia de que los actos administrativos contengan una referencia precisa y concreta de los hechos y de los fundamentos de derecho que para el órgano administrativo que dicta la resolución han sido relevantes, que permita conocer al administrado la razón fáctica y jurídica de la decisión administrativa, posibilitando el control judicial por la tribunales de lo contencioso-administrativo.

El deber de la Administración de motivar sus decisiones es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de las arbitrariedad de los poderes públicos, que se garantizan en el artículo 9.3 de la Constitución ; y puede considerarse como una exigencia constitucional que se deriva del artículo 103, al consagrar el principio de legalidad de la actuación administrativa, según se subraya en la sentencia de esta Sala de 30 de noviembre de 2004 (RC 3456/2002 ).

El deber de motivación de las Administraciones Públicas se engarzar en el derecho de los ciudadanos a una buena Administración, que es consustancial a las tradiciones constitucionales comunes de los Estados Miembros de la Unión Europea, que ha logrado su refrendo normativo como derecho fundamental en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea , proclamada por el Consejo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000, al enunciar que este derecho incluye en particular la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones'.

Aplicando la anterior doctrina sobre el caso concreto enjuiciado, debemos concluir, que la resolución impugnada contiene la suficiente motivación al expresar de forma precisa las razones por las que se deniega la inscripción sobre una previa configuración jurídica de la que extrae sus conclusiones y que han podido permitir la defensa en el presente litigio.



QUINTO.- Dicho lo anterior, la notoriedad de la marca, según se refiere por el Tribunal Supremo en las sentencias de 17 de mayo de 2004 (cas. 709/1998 ) y 18 de enero de 2006 (cas. 3202/2003 ), presupone que es general el conocimiento que existe, que se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado.

Esta apreciación sobre la notoriedad de la marca anterior ha de hacerse desde la posición de un consumidor medio, entendiendo por tal, como afirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, 'persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles'.

A tales efectos, podemos traer a colación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2018, rec. 5395/2017 , según la cual: '

QUINTO.- La decisión del recurso.

1. En la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión.

Así el artículo 8.1 LM establece que 'No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores'.

2. Sobre el riesgo de vinculación con las marcas notorias cabe acudir a la reciente sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - sobre la marca 'Cerveza Estrella de Madrid' a la que se oponían -también del sector de la comercialización de cervezas- las titulares de 'Estrella Galicia 'o 'Estrella Madrid', en la que se razona: 'La discrepancia surge por cuanto la sentencia impugnada entiende que es necesario que exista un riesgo de confusión o asociación entre la marca solicitante y la opuesta. Por el contrario, las empresas recurrentes consideran que no era necesario apreciar una similitud tal que determinase un riesgo de confusión entre las marcas notorias y la solicitante sino que bastaba un grado de similitud que, pese a ser ligero, fuese suficiente para que el público estableciese un vínculo entre los distintivos que permitiese aprovecharse indebidamente de la reputación de las marcas notorias inscritas.

La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -en tal sentido STS, de 21 de julio de 2015 (rec.3082/2013 ) entre otras- que las marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas.

Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados.

En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (Asunto C-323/09 ) afirma que '[...] en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

[...] El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente ( sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31 , y de 18 de junio de 2009 , L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (EDL 1988/13839 ) y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 (EDL 1993/19181 ) determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud [...]', Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (rec. 5602/2006 ) se afirmaba que 'La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 -ADIDAS- y C-375/97 -GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A.-, en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella'.

Y en dicha sentencia se concluía '[...] Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla'.

Ello implica que también cuando la confrontación se produce con marcas notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribir evoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en caso contrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la marca cuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la marca notoria. Y en ese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS nº 1658/2016, de 6 de julio de 2016 (rec. 3712/2015 ) al señalar 'En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección''.

3. La sentencia del TJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto C-252/07 Intel) citada por las partes señala los factores a tener en cuenta para determinar si existe o no un vínculo: '41. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 30, así como adidas y adidas Benelux, apartado 42).

42. Entre tales factores cabe citar: - el grado de similitud entre las marcas en conflicto; - la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante; - la intensidad del renombre de la marca anterior; - la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso; - la existencia de un riesgo de confusión por parte del público'.

4. Es cierto que existe parecido entre los signos en conflicto 'Sueldo de tu vida' y la marca prioritaria oponente 'Un sueldo para toda la vida'. Sin embargo este parecido no es en sí mismo suficiente para justificar la denegación de esta marca en las clases no relacionadas con la 35, es decir no es suficiente para activar la aplicación del artículo 8.1. Es además necesario un vínculo o conexión como requiere dicho precepto.

Aquí no cabe entender que existe un uso que modifique el comportamiento económico del consumidor, sino que lo que existe es un uso de una marca con términos altamente descriptivos que tienen que ser necesariamente usados de manera muy similar por cualquier competidor si quiere poder competir en el mercado.

La infracción del artículo 8.1 requiere, no necesariamente un riesgo de confusión, pero sí que exista un parecido objetivo entre los signos y además una conexión o vínculo. Y que la existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, y que son los que recoge el párrafo 42 de la STJUE que se acaba de citar.

5.En la citada sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - se destaca: 'Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados', y añade: 'la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección'.

Para que sea de aplicación el artículo 8 LM , no es necesario que exista un riesgo de confusión, entendiendo por riesgo de confusión la posibilidad de que el público consumidor tome una marca por otra, pero sí se exige un riesgo de asociación, equiparando este denominado riesgo de asociación al vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria, entendido como el riesgo de que el público consumidor pueda considerar que los productos amparados por la marca neófita tienen el mismo origen empresarial que los protegidos por la prioritaria y notoria.

6. Cuando la sentencia de instancia señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que está diciendo es que entre los signos comparados no se produce ese necesario 'vínculo', al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que entre a operar el artículo 8 LM .

La sentencia de instancia cuando habla de riesgo de confusión no se refiere a la posibilidad de que una marca sea tomada por otra (riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 LM ), sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados, es decir, vinculados respecto a su origen empresarial, que exista entre los signos el vínculo al que hace alusión la jurisprudencia Europea y la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo citadas por la recurrente o la conexión entre los productos o servicios amparados por la marca de nueva solicitud y el titular de la marca prioritaria y notoria a la que hace referencia el artículo 8.1 LM .

La propia sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 2 de febrero de 2017 , reseña que 'el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vinculo' y, añade: 'Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso'.

Así, existe un vínculo entre los signos cuando el consumidor los asocia respeto a su origen empresarial.

El vínculo exigido para la aplicación del artículo 8.1 LM , es el riesgo de asociación respecto al origen empresarial que la sentencia de instancia reconoce como inexistente en el caso de las marcas implicadas.

7. Para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Aun cuando para apreciar la concurrencia del artículo 8 LM no se requiera la identidad de productos o servicios protegidos, exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b) de la Ley, si se requiere examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida y notoria y que la protección de las marcas notorias no es absoluta, sino que se sigue exigiendo, no identidad de productos o servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión.

Aquí entendemos que no cabe apreciar que con respecto a los productos y servicios que con la misma se amparan en las clases 16 y 41, su registro pueda implicar un aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la marca oponente. Parece evidente, respecto a los campos reseñados (juego uno, y productos alimenticios, otro), que nada puede hacer pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, con aprovechamiento de su reputación. En este sentido y, a sensu contrario, la tantas veces citada sentencia de 26 de febrero de 2018 .

8. Acudiendo de nuevo a la sentencia de la Sala Primera de 2 de junio de 2017 'para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad', lo que no ha resultado acreditado.

9.La marca 'Un sueldo para toda la vida' es una marca que, recoge la sentencia recurrida, ha sido reconocida como notoria, pero no puede considerarse como renombrada y, reiteramos, no ha quedado tampoco acreditado que por parte de la ONCE haya existido aprovechamiento de su reputación o menoscabo de la notoriedad o distintividad. En este sentido la citada sentencia de la Sala Primera de 2 de febrero de 2017 concluía: 'No cabe olvidar que las marcas de la recurrente son notorias, pero no renombradas, y no se ha declarado acreditado que por parte de la demandada haya existido aprovechamiento de su reputación, ni que la marca de la demandada haya menoscabado la mencionada notoriedad, ni su prestigio, ni la distintividad de tales marcas'.

Procede, en consecuencia, rechazar el recurso de casación.'.

Y en parecidos términos se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2018, rec.

6064/2018 , en la que se expresa: '

TERCERO.-La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de este Tribunal Supremo que acabamos de reseñar ha sido citada y examinada en nuestras recientes sentencias de 24 de septiembre de 2018 (recursos de casación 5395/2017 y 5647/2017 )referidas a unas marcas muy similares a la aquí controvertida (en el primer caso se trataba de la marca mixta nº 3532870 'SUELDO DE TU VIDA' y en el segundo de la marca mixta nº 3532871 'GRAN SUELDO DE TU VIDA'), estando personadas en ambos casos, como recurrente en casación y como recurridas, las mismas partes que en el caso presente y habiéndose planteado la controversia en aquellos dos recursos en términos sustancialmente coincidentes con los del caso que ahora nos ocupa. Pues bien, en dichas sentencias hemos fijado una doctrina que ahora debemos reiterar.

Así, dando respuesta a la cuestión que reviste interés casacional señalada en el auto de la Sección Primera de esta Sala de 9 de febrero de 2018 (véase antecedente tercero y fundamento jurídico de esta sentencia) declaramos lo siguiente: En lo que se refiere a la protección que el artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (EDL 2001/44999) dispensa a las marcas notorias, la aplicación del precepto requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas.

Para determinar la existencia de un vínculo (jurídico o económico) entre las marcas es preciso que se evidencie la existencia de un cierto riesgo de asociación, aunque no sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas (EDL 2001/44999).



CUARTO.- Trasladando la anterior doctrina al caso que ahora nos ocupa se llega a la conclusión de que el presente recurso de casación debe ser desestimado; y ello por las razones sustancialmente coincidentes con las que hemos expuesto en nuestra sentencia de 14 de septiembre de 2018 (casación 5395/2017 ), a la que ya nos hemos referido, y que aquí vamos a reiterar. Veamos.

La sentencia recurrida cita la de esta Sala del Tribunal Supremo 3378/2016 de 6 de julio de 2016 (recurso de casación nº 3712/2015 ) en la que se declara que, en virtud del citado artículo 8.1 de la Ley de Marcas (EDL 2001/44999), las marcas notorias gozan de una protección reforzada frente a las marcas similares que pretendan acceder al registro aunque los productos o servicios de la marca solicitante no sean similares a los protegidos por las primeras, de manera que no puede fundarse la compatibilidad de la marca solicitante con una marca notoria prioritaria en la circunstancia de que los ámbitos aplicativos de los productos o servicios que amparen ambas no resulten coincidentes.

Ahora bien, añade la sentencia recurrida, ' (...) el hecho de que para apreciar la concurrencia de la prohibición del art. 8 no se requiera la identidad de servicios protegidos (exigencia que sí opera en el art.

6.1.b), obliga a examinar si respecto del resto de servicios protegidos por la marca impugnada 'ONCE MINI SUELDO DE TU VIDA' y respecto de los cuales se ha concluido en el fundamento anterior que no regía la exclusión del art. 6.1.b), sí son, por el contrario incompatibles con la marca 'UN SUELDO PARA TODA LA VIDA', al ser marca notoria'.

También recuerda la sentencia recurrida -invocando al efecto la doctrina contenida en sentencia nº 3627/2015, de 21 de julio de 2015 (recurso de casación nº 3082/2013 )- que la protección de las marcas notorias no es absoluta, pues aunque no se exige identidad de servicios sí resulta exigible un cierto riesgo de confusión o asociación. Y, trasladando esa consideración al caso concreto que se examina, la sentencia recurrida señala: '(...) La marca ahora concedida tiene un sector específico, el juego, y con un sistema de adquisición del producto totalmente diferente al de la marca oponente, lo que impide obtener la conclusión de que el consumidor que compra un producto que tiene el origen empresarial ONCE y con la marca 'ONCE MINI SUELDO DE TU VIDA', lo puede llegar a adquirir creyendo que está comprando un producto alimenticio del origen empresarial, Nestlé, publicitado con la frase 'UN SUELDO PARA TODA LA VIDA'. La disparidad de los campos aplicativos y del sistema de adquisición en el mercado de los productos amparados por cada marca, excluye la posible confusión de que el público o los consumidores puedan creer que los productos presentan unas características o que proceden de la misma empresa o de empresas económicamente vinculadas. Y por tanto, la inexistencia de un mínimo riesgo de confusión o asociación entre marcas evita que rija la prohibición del art. 8.1 para marcas notorias'.

Cuando la sentencia de instancia señala que en este caso no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que está diciendo es que entre los signos comparados no se produce ese necesario 'vínculo 'al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que entre a operar el artículo 8 de la Ley de Marcas (EDL 2001/44999).

Así, cuando la Sala de instancia alude al riesgo de confusión no se refiere a la posibilidad de que una marca sea tomada por otra -riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 de la Ley de Marcas (EDL 2001/44999)- sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados respecto a su origen empresarial, esto es, que exista entre los signos el vínculo al que se refiere la jurisprudencia europea y la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo antes citadas, o la conexión entre los productos o servicios amparados por la marca de nueva solicitud y el titular de la marca prioritaria y notoria a la que hace referencia el artículo 8.1 de la Ley de Marcas (EDL 2001/44999).

Para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender, entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Y, como ya hemos señalado, aunque para que opere la protección del artículo 8 de la Ley de Marcas (EDL 2001/44999) no se requiere la identidad de productos o servicios protegidos -exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b) de la misma Ley - si es necesario examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida y notoria.

En el caso que ahora nos ocupa entendemos que, en lo que se refiere a los productos y servicios de las clases 16 y 41 que la marca solicitada pretende amparar, no cabe apreciar que su registro pueda implicar un aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la marca oponente. Dados sus diferentes ámbitos aplicativos (juego en el caso de la nueve marca y productos alimenticios en el caso de la marca oponente), nada induce a pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, ni que el nuevo registro albergue un intento de aprovechamiento de la reputación ajena.

Compartimos por ello el parecer de la Sala de instancia cuando señala que la marca 'Un sueldo para toda la vida', de la que es titular Société Des Produits Nestlé, S.A., es una marca que ha sido reconocida como notoria pero no puede considerarse como renombrada; y que no ha quedado acreditado que por parte de la ONCE haya existido aprovechamiento de su reputación o menoscabo de la notoriedad o distintividad'.

En el caso de autos la Oficina y la oponente entendieron que las marcas de ésta era renombradas y habían adquirido gran prestigio y reputación dentro del sector de la cosmética que si bien puede resultar cierto en relación con la firma no lo tiene que ser con el producto en cuestión pues el término DIAMOND en el mercado no delimita esa asociación directa del consumidor medio que determine la existencia de la notoriedad alegada teniendo en cuenta, como diremos posteriormente, que es una expresión relativamente usual en distintas firmas.



SEXTO.- El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , 'a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos'.



SEXTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .

Por lo tanto, la comparación que debe realizarse entre los signos enfrentados debe ser una comparación de conjunto, englobando la totalidad de los elementos del solicitado, y realizando una comparación desde un punto de vista sintético, tal como lo hace el consumidor, y no analítico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes para analizarlos separadamente; sin que pueda perderse de vista la doctrina jurisprudencial según la cual 'el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados' (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009 ).

En el caso que nos ocupa, desde un punto de vista denominativo, consideramos que entre las marcas enfrentadas no existe un elevado nivel de semejanza. La estructura es diferente y solo existe un término en común cual es DIAMOND siendo éste un término, tal y como se probó en el expediente, usual entre diferentes firmas en el sector de los productos de belleza.

Además, en el plano fonético, el conjunto determina la inexistencia de confusión sobre quien está de tras del producto, máxime cuando es la firma la que realmente determina al público a quién está adquiriendo el producto y marca y firma aparecen en la caja que es lo que se ofrece directamente al consumidor. Es cierto que existe identidad aplicativa entre las marcas enfrentadas toda vez que ambas amparan productos de belleza y sabido es que en supuestos de identidad aplicativa debe extremarse el examen comparativo entre los signos enfrentados pero el riesgo debe apreciarse globalmente, según la percepción del público relevante sobre las marcas y los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

En consecuencia, de cuanto antecede, se desprende la procedencia de estimar el recurso contencioso- administrativo que nos ocupa y acordar la concesión de la marca solicitada.

SÉPTIMO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , en su redacción establecida por la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad. Al estimarse totalmente las pretensiones de la actora y no, apreciándose dichas circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición, estableciendo el apartado 4º de dicho precepto que la imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima, el Tribunal haciendo uso de esta facultad fija las costas a abonar por los demandados en la suma de DOS MIL EUROS (2.000 €), mil euros por cada parte demandada, en concepto de honorarios de honorarios del Letrado de la entidad recurrente, más los derechos arancelarios que le correspondan a su Procurador.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Star Healthcare SL, contra la resolución de 2 de julio de 2018 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 5 de septiembre de 2017, que anulamos declarando el derecho a la inscripción de la marca número 3.651.280 'SISBELA DIAMOND REVITALIZANTE' (denominativa), en la clase 3.

Expresa imposición a la demandada de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el último Fundamento Jurídico de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que la misma es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , justificando el interés casacional objetivo que se pretenda.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0516-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0516-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Francisco Javier Canabal Conejos D. José Ramón Chulvi Montaner María Soledad Gamo Serrano