Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 44/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 703/2018 de 13 de Febrero de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0017840
RECURSO 703/2018
SENTENCIA NÚMERO 44/2020
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. M. Soledad Gamo Serrano
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En la Villa de Madrid, a trece de febrero de dos mil veinte.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del
recurso contencioso-administrativo número 703/2018, interpuesto por D. Oscar y D. Pascual , representados
por el Procurador D. José Carlos García Rodríguez y dirigidos por el Letrado D. Valentín Justel Tejedor, contra
la resolución de 4 de julio de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del
recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 16/11/2017 y deniega la inscripción de la marca
número 3649087 'INCOA INGENIEROS CONSULTORES', en clase 42. Ha sido parte demandada la OFICINA
ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y dirigida por el Abogado del Estado y la mercantil INCOA
GRUPO EMPRESARIAL, S.L.U., representada por la Procuradora Dª. Margarita Contreras Herradon y dirigida
por el Letrado D. J. Antonio García Serrano.

Antecedentes

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que estimando el recurso, se declare y sin efecto la resolución recurrida y acuerde la inscripción y acuerde la concesión de la marca solicitada en la totalidad de sus servicios.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.

La interesada personada también presente escrito de contestación a la demanda impetrando la desestimación del recurso.



TERCERO.- No recibido el pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 30 de enero de 2020, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 4 de julio de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 16/11/2017 y deniega la inscripción de la marca número 3649087 'INCOA INGENIEROS CONSULTORES', en clase 42.

La citada resolución estima el recurso de alzada y acuerda la denegación del registro de la marca por considerar que comparando los signos en conflicto, se observa una evidente semejanza al incorporar la nueva marca, como elemento distintivo y característico en el conjunto propuesto, la denominación principal de la marca oponente 'INCOA', careciendo el elemento denominativo 'INGENIEROS CONSULTORES', de carácter descriptivo y que aparece la marca solicitada, de suficiente poder de diferenciación, sin que tampoco puede apreciarse una dimensión conceptual o gráfica suficientemente diferenciadora. En cuanto al listado de servicios protegidos por ambas marcas en conflicto, se comprueba que si bien no están incursos en la misma clase del nomenclátor internacional, sí que presentan una relación aplicativa, pues los servicios que se pretenden amparar por los signos enfrentados vienen referidos a un mismo sector comercial (construcción y obra civil).



SEGUNDO.- Los recurrentes muestran su disconformidad con la resolución impugnada. Consideran que la marca denegada no está incursa en la prohibición relativa de registro del art. 61.b) de la Ley de Marcas.

Consideran que no hay riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas pues comparando los signos enfrentados, se puede comprobar que existe una diferencia a nivel semántico y fonético entre los mismos, pues existen dos vocablos que no están presentes en la denominación recurrida, estando presentes en la marca recurrente y que, por tanto, otorgan distintividad y sustantividad al signo impugnado, añadiendo que el número de vocablos, sílabas y letras es distinto en el caso de la marca recurrida y la recurrente. Añaden que analizando las marcas en su conjunto, se aprecian diferencias ya que la marca recurrida no posee gráfico, siendo que la otra marca presenta tres niveles diferenciados y una tipografía de letras y dimensiones diferentes. Por último considera que desde el punto de vista de la relación aplicativa hay suficientes diferencias.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados. No obstante y con carácter previo y para el caso de la parte recurrente no haya cumplimentado el requisito del artículo 45.2. d) de la LJCA., procedería la inadmisión del recurso.

La interesada personada se opone al recurso alegando que la comparativa entre las marcas debe ser de su conjunto gráfico denominativo, pero asignando en el análisis comparativo mayor carga y valor distintivo a los elementos preponderantes, más distintivos y dominantes de las marcas confrontadas, siendo que en el presente caso es el vocablo INCOA el término principal, más distintivo y dominante y en el que recae la mayor, por no decir toda, carga distintiva, por lo que se produce una identidad denominativa y fonética en dicho elemento dominante. Por último considera que hay semejanzas aplicativas en las marcas confrontadas pues los servicios que se pretenden amparar por los signos enfrentados vienen referidos al mismo sector comercial (construcción y obra civil).



TERCERO.- El artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, ' a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'.

Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.



CUARTO.- Previamente al análisis de si concurre o no la prohibición relativa de registro, debemos desestimar la causa de inadmisibilidad opuesta por la Abogacía del Estado dado que el requisito del artículo 45, 2.1.d) de la LJCA no se aplica a las personas físicas.

Y teniendo en cuenta la doctrina antes expuesta, en el presente caso se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada.

El signo denegado está formado por los vocablos 'INCOA INGENIEROS CONSULTORES', y es una marca mixta por presentar además un elemento gráfico.

El signo prioritario está formado por el vocablo 'INCOA' y es denominativo.

A la vista de ello debemos apreciar que los signos enfrentados, si bien no son idénticos y existen entre ellos ciertas diferencias, si son muy semejantes pues ambos signos comparte el mismo vocablo que compone íntegramente el signo prioritario (INCOA) y aunque el signo denegado añade otros dos vocablos más (INGENIEROS CONSULTORES), estos tienen escasa relevancia distintiva por su carácter meramente descriptivo, debiéndose apreciar que es el vocablo INCOA el de mayor rango distintivo. Por ello hay que apreciar una gran semejanza denominativa y fonética entre los signos enfrentados.

Esta apreciación de semejanza no se ve desvirtuada por la incorporación en el signo denegado de unos elementos gráficos, pues en una visión estructural del signo, lo que resalta y lo que otorga distintiva al mismo es el término INCOA, sin que la presencia de dos círculos y dos triángulos enfrentados en la parte superior del signo sea suficientemente distintiva y mucho menos la presencia de los vocablos 'ingenieros consultores' debajo de todo el signo por encontrarse en una tipología de letras y en una posición muy subordinada.

No obstante ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas). En el presente caso, el signo denegado se dirige a proteger en clase 42: 'investigaciones en materia de protección de medio ambiente, asesoramiento en materia de ahorro de energía, servicio de análisis y de investigación industrial; diseño industrial; estudio de proyectos técnicos; investigación geológica; servicios de ingeniería; trabajos de ingenieros (peritajes); levantamientos topográficos; planificación urbana'. Por su parte, el signo prioritario se dirige a proteger en clase 37: 'construcción; reparación; servicios de instalación'.

A la vista de estos servicios y aunque no estén encuadrados en la misma clase del nomenclátor, hay que apreciar que si bien no son idénticos si se trata de servicios complementarios por referirse, como dice la resolución del recurso alzada, a un mismo sector comercial (construcción y obra civil), por lo que también hay que estimar concurrente semejanzas aplicativas entre dichos servicios.

Por todo ello, debemos apreciar que concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por lo que debe desestimarse el recurso.



QUINTO.- La desestimación íntegra del presente recurso determina, en aplicación del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas del mismo a los recurrentes, si bien la Sala haciendo uso de las facultades reconocidas en el párrafo tercero del mencionado precepto y atendidas las circunstancias del caso, señala en mil quinientos euros (1500 €), más IVA, la cantidad máxima a repercutir por cada una de las partes codemandadas.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Oscar y D. Pascual , contra la resolución de 4 de julio de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 16/11/2017 y deniega la inscripción de la marca número 3649087 'INCOA INGENIEROS CONSULTORES', en clase 42; con expresa imposición a los demandantes de las costas causadas, con la limitación establecido en el FD

QUINTO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0703-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0703-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. M. Soledad Gamo Serrano