Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 443/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 344/2018 de 12 de Junio de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0008732
Recurso 344/2018
SENTENCIA NÚMERO 443
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Francisco Javier Canabal Conejos
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª María Soledad Gamo Serrano
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En la Villa de Madrid, a doce de junio de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso procedimiento ordinario número 344/2018, interpuesto por la mercantil Marmot Mountain
LLC, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Rosa Sorribes Calle, contra la resolución de 8 de
febrero de 2018 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada
interpuesto contra la resolución dictada el 19 de julio de 2017 que resolvió conceder la inscripción de la marca
número 3631945 'MARMOTA GROUP Fishing Team' mixta, en la clase 25. Ha sido parte demandada la
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado; y, don Saturnino
, representado por el Procurador de los Tribunales don Alejandro Escudero Delgado.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la mercantil Marmot Mountain LLC se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado en fecha 13 de abril de 2.018 contra los actos antes mencionados, acordándose su admisión, y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazada para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso y se dicte Sentencia por la que se deniegue el registro de la citada marca.



SEGUNDO.- La representación procesal de la Administración General del Estado y la de don Saturnino contestaron a la demanda mediante sendos escritos en los que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaron aplicables, terminaron pidiendo la desestimación del recurso.



TERCERO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba, tras el trámite de conclusiones, con fecha 6 de junio de 2019 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.



CUARTO.- Por Acuerdo de 27 de mayo de 2019 del Presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se realizó el llamamiento del Magistrado Iltmo. Sr.

D. Francisco Javier Canabal Conejos en sustitución voluntaria del Magistrado Iltmo. Sr. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.

Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Canabal Conejos, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 8 de febrero de 2018 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 19 de julio de 2017 que resolvió conceder la inscripción de la marca número 3631945 'MARMOTA GROUP Fishing Team' mixta, en la clase 25 para distinguir 'prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería'.

La citada resolución concedió el registro de la marca al no atender a las marcas opuestas por la recurrente, titular de las marcas M. 2364373 'MARMOT' (denominativa), MUE nº 3745056 MARMOT (denominativa) y MUE nº 8153496 'M MARMOT' (mixta), todas en la clase 25.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Señala que la misma infringe el artículo 6.1 letra b) de la Ley de Marcas poniendo de manifiesto que el elemento más distintivo y relevante de la marca impugnada es la denominación MARMOTA pues es el elemento que recordarán los consumidores y el que utilizarán para pedir los productos solicitados en el mercado y el que prevalece sobre el gráfico, por consiguiente, la identidad en las letras 'MARMOT-' refuerza el grado de similitud y asociación entre las marcas en liza máxime cuando los productos son idénticos lo que determina que exista riesgo de confusión.



TERCERO.- El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, señala que entre las marcas en cuestión existen suficientes disparidades, tanto gráficas como de denominación así como aplicativas, que impiden la confusión de los consumidores en el mercado y si bien es verdad que la denominación es semejante pero no da lugar a confusión y no existe aprovechamiento indebido de la reputación de la recurrente.

El codemandado también se opuso al recurso resaltando tanto la falta de identidad entre los gráficos enfrentados como que las marcas enfrentadas se componen de denominaciones diferentes, que presentan secuencias vocálicas diferentes y diferente longitud. Niega la existencia de la identidad de productos ya que desarrolla su actividad en el sector marítimo y la recurrente en el sector de la montaña por lo que, en conjunto, no existiría riesgo de confusión.



CUARTO.- El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , 'a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos'.



QUINTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .



SEXTO.- Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso no se comparten las consideraciones que hace la recurrente.

El signo denegado está formado por un gráfico inserto en la parte interna de un cuadrilátero, representando la imagen fotográfica de un pez espada y una marmota dentro de un óvalo con un fondo marino y al pie de esa imagen, aparecen los vocablos 'MARMOTA GROUP Fishing Team '. Por su parte, dos los signos prioritarios son denominativos y están formados exclusivamente por el término MARMOT y éste es el que predomina en la otra marca.

A la vista de ello debemos estimar que entre los signos enfrentados existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre ellos pues el signo concedido, en una visión estructural y de conjunto, contiene suficientes diferencias denominativas, fonéticas y gráficas que impide el riesgo de confusión en los consumidores dada la relevancia de ese elemento grafico como conjunto del signo que hace imposible que el consumidor habitual de la marca MARMOT pueda equivocarse al escoger los productos de la recurrente, máxime cuando el campo de la clase no es el mismo ya que el consumidor de la recurrente adquiere productos textiles para la montaña y la de la solicitante para el mar.

Ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas).

En el presente caso, descartado el riesgo de confusión desde el punto de vista denominativo, fonético y gráfico, resulta innecesario examinar la relación aplicativa. Por todo ello, debemos apreciar que no concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por lo que debe desestimarse el recurso.

SÉPTIMO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , al estimarse el recurso se imponen a la parte demandante las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minutas del Abogado del Estado y de la parte codemandada, para cada uno de ellos atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido de los escritos de contestación y la actividad desplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador que correspondan.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Marmot Mountain LLC contra la resolución de 8 de febrero de 2018 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 19 de julio de 2017 que resolvió conceder la inscripción de la marca número 3631945 'MARMOTA GROUP Fishing Team' mixta, en la clase 25.

Expresa imposición a la recurrente de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el último Fundamento Jurídico de esta sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días , contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0344-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0344-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Francisco Javier Canabal Conejos D. José Ramón Chulvi Montaner Dña. María Soledad Gamo Serrano