Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 445/2020, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 706/2018 de 09 de Marzo de 2020

Encabezamiento

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SENTENCIA Nº 445/2020

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MALAGA

SECCION SEGUNDA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 706/2018

Ilmos Sres Magistrados:

D. Fernando de la Torre Deza

D. Santiago Macho Macho

Dª Belén Sánchez Vallejo

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En la ciudad de Málaga a nueve de Marzo de 2020.

Visto por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, el recurso contencioso-administrativo nº 706/2018, interpuesto por D. Eleuterio, representado por el procurador D. Félix Ballenilla Aguilar, contra la resolución dictada el 27 de Octubre de 2017, por la Dirección General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, siendo partes demandadas la entidad 'Panificadora Hermanos Lucena S.L.' representada por el procurador D. Eusebio Villegas Peña, y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, asistido por la Abogada del Estado D. Pablo Ortega Sánchez de Lerin , se ha dictado en nombre de S.M. el REY, la siguiente sentencia, correspondiendo la ponencia al magistrado D. Fernando de la Torre Deza.

Antecedentes

PRIMERO: Con fecha 29/7/2018, D. Eleuterio, representado por el procurador D. Félix Ballenilla Aguilar, interpuso recurso contencioso- administrativo contra la resolución dictada el 27 de Octubre de 2017, por el Jefe de la Unidad de Recursos, actuando por delegación de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 31/1/2017, relativa a la marca nº 3621971, registrándose con el número de orden 706/2018.

SEGUNDO:Una vez admitido a trámite el recurso, previa recepción del expediente, se dio traslado a la parte recurrente a fin de que presentase escrito de demanda, lo que hizo el 24 de Enero de 2019 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que entendió aplicables, intereso en el suplico que se declarase contraria a derecho la resolución recurrida, así como que se declarase la nulidad del registro de la marca nº 3.653.336 'Tortas Lupiañez Gil las legítimas tortas de aceite de Algarrobo', clase 30.

TERCERO: De dicha demanda se dio traslado a las partes demandadas que procedieron a contestarla, oponiéndose a lo interesando y solicitando la desestimación del recurso.

CUARTO: Practicada la prueba interesada y admitida, pasaron los autos para conclusiones y señalándose para deliberación, votación y fallo el día 26 de Febrero de 2020.

Fundamentos

PRIMERO:Se centra el objeto del recurso en determinar si la resolución recurrida, dictada el 27 de Octubre de 2017, por el Jefe de la Unidad de Recursos, actuando por delegación de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 31/1/2017, -- resolución por la que se concedió a la entidad 'panificadora hermanos Lucena S. L.' la marca nacional 'Tortas Lupiáñez Gil. Las legítimas tortas de aceite de Algarrobo ' nº 3.653.336, clase 30, -- es ajustada o no a derecho, entendiendo la citada parte que no lo es y ello por cuanto que dicha marca entra en conflicto con ls marcas prioritarias titularidad de la recurrente, marca nacional M2338247, 'Carmen Lupiáñez' clase 30 y Marca Comunitaria 13437777 clase 30 'Carmen Lupiáñez', para lo cual alego los siguientes motivos:

En primer lugar, porque los signos distintivos entre ambas marcas, no solo son similares en la medida en que el elemento predominante es el apellido 'Lupiáñez', sino que, además, dicho apellido es ajeno a la entidad demandada y solicitante de la marca, lo que evidencia el interés de ella de aprovecharse de la reputación, notoriedad y buen afama de la marca titularidad de la recurrente.

En segundo lugar, porque los productos que se identifican con las marcas en conflicto, no solo son similares o semejantes, ya que mientras que los de marca de la demandada, son tortas de aceite de Algarrobo, los de la recurrente son, productos de pastelería, tortas y pasteles, sino que además al comercializarlo, la parte demandada ha imitado los envoltorios y la presentación a los modelos de los productos de la recurrente, teniendo además canales de distribución y comercialización comunes.

En tercer lugar, porque se admitirse la marca de la demandada se crea un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que las diferencias entre ambos productos son tan insignificantes, que un consumidor medio bien pudiera pensar que la marca 'Tortas Lupiáñez, las legítimas tortas de aceite de Algarrobo' es una variante o modernización de la marca original ' Carmen Lupiáñez'

En cuarto lugar, porque, aun cuando es cierto que la recurrente no impugno la concesión de la marca nº 2.361.252 'Tortas Lupiáñez Gil. Las legítimas Tortas de aceite de Algarrobo' interesada en 28 de Noviembre de 2.000, ésta no es prioritaria a la de la recurrente pues la suya fue solicitada con anterioridad, concretamente el 7 de Agosto de 2.000, no siendo acreditativo de que exista coexistencia pacífica entre ambas, pues el que no la impugnase en su día, no evidencia dicha coexistencia pacífica.

--En quinto lugar, porque no se ha tenido en cuenta la existencia de un precedente denegatorio en base a la existencia de marcas prioritarias y notorias, como es el haber denegado la solicitud de la marca 'Tortas Lupiáñez las de toda la vida', lo que supone que, ante casos iguales, si razonamiento alguno que lo justifique, se han dado respuestas diferentes.

--En sexto lugar, porque hay mala fe en la parte demandada, a la hora de solicitar la marca, ya que de lo que trata es de apropiarse de un distintivo perteneciente a la recurrente, que es a su vez el apellido familiar, haciendo creer a los consumidores que los productos pertenecen al mismo fabricante.

Por todo lo cual intereso el dictado de una sentencia por la que, estimando el recurso, declarase contraria a derecho la resolución recurrida y en consecuencia se declarase la nulidad del registro de la marca nº 3.653.336 'Tortas Lupiáñez Gil. Las legítimas tortas de aceite de Algarrobo'

A dichos motivos se opusieron las partes demandadas que, entendiendo ajustada a derecho la resolución recurrida y haciendo suyos los razonamientos que en la misma constan, interesaron la desestimación del recurso.

SEGUNDO: Entrando a conocer conjuntamente de los motivos primero, segundo y tercero, pues en ellos se trata la misma cuestión, la cual no es otra que determinar si entre la marca recurrida 'Tortas Lupiáñez Gil. Las legítimas tortas de aceite de Algarrobo', y las de la recurrente 'Carmen Lupiáñez', se presentan similitudes bien fonéticas, graficas o de diseño que puedan inducir a confusión a un consumidor medio, hasta el punto de que pueda pensar que los productos que se comercializan con dichas marcas, elaborados por un mismo productor o empresario, los mismos han de ser acogidos, y ello en base a las siguientes consideraciones:

En primer lugar, por lo que respecta al hecho de que el elemento predominante es el apellido 'Lupiáñez', porque, aún cuando dicho apellido es de uso corriente en la parte Este de Andalucía, lo que hace que en principio no pueda identificarse con un grupo familiar concreto, ello no obsta a que, si se encuentra registrado para denominar a un determinado producto se convierta en un sustantivo con el que se identifica un determinado producto, lo que hace que, según se establece en el art 6º de la ley de Marcas 17/2001, no puedan registrarse como marcas los signos sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos, o que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

En segundo lugar, porque partiendo de la semejanza entre los productos que protegen ambas marcas, en cuanto que los de la marca de la demandada, son tortas de aceite de Algarrobo, y los de la recurrente son, productos de pastelería, tortas y pasteles, así como de la similitud de los envoltorios y de los canales de distribución y comercialización, así como de la identidad gráfica y fonética del apellido 'Lupiáñez', utilizado en las marcas en conflicto, existe un riesgo de confusión para los consumidores, pues de los distintos elementos que componen la marca, es el uso del apellido 'Lupiáñez', el que, tanto fonética como gráficamente, cobra especial relieve, como así reconoció la propia Oficina de Patentes y Marcas en la resolución dictada el 27/09/2017 ( desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la de 31/1/2017), al denegar la inscripción d el amarca 'Tortas Lupiañez. Las de toda la vida', precisamente por entender que coincidía ' en sus núcleos principales formados por el termino Lupiáñez así como por la notoriedad de la que gozan los registros oponentes reconocida por esta Oficina en resolución recurrida protegidos de manera especial en virtud del art 8 de la L.M.', a lo que no se opone el que alguno de los elementos gráficos de ambas la marcas, como son el que en una de ellas aparezca un olivo y en otra un pueblo, sirvan para evitar el riesgo de confusión, pues ninguno de dichos elementos adicionales dotan de un grado de singularidad que pueda evitar el riesgo de confusión, como así reconoció la propia Administración en la mencionada resolución, siendo así que, si entre los elementos que forman el diseño de ambas marcas, hay una similitud mas que evidente con las que en su día fueron objeto de conflicto, resuelto por la mencionada resolución, no pudiendo aducirse el que la marca cuya inscripción se interesa, sea una simple actualización o renovación de la anterior nº 2.361.252, pues la marca de la hoy recurrente nº 2338247, es de fecha anterior a la de la parte recurrida, pues mientras que ésta fue solicitada el 7 de Agosto de 2000, la de aquella lo fue el 28 de Noviembre de 2000, no encontrándose una explicación razonable, y por ello satisfactoria, al hecho de que mientras que en la resolución antes mencionada se establezca que las marcas en conflictos, en sus núcleos principales , son coincidentes, así como que los registros son incompatibles siendo preferente la de la recurrente, por ser anterior, y en la actual se afirme por un lado que existen 'diferencias en su conjunto grafico- denominativo' y por otro que existe un antecedente registral a nombre del solicitante, siendo así que al existir una identidad fonética y grafica en el elemento principal de la Marca, cual es el apellido 'Lupiáñez', es de aplicación lo dispuesto por el T.S. en la sentencia dictada en el recurso de casación nº 26/2013,que,conrelacion a las marcas 'Jose MªRaventos' e 'Hijos de M.Raventos' ,en la que estableció que :

Así conocido el tema a dilucidar, aprecia este Tribunal que entre la marca de cuyo registro se trata 'JOSÉ Mª RAVENTÓS' y aquélla que se le opone 'HIJOS DE M. RAVENTÓS' existen patentes semejanzas así fonéticas como ortográficas para que la coetánea convivencia de una y otra pueda producir en el mercado ese error o confusión que el Art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial pretende evitar, pues, en efecto, siendo idéntica la palabra base en ambas marcas ('RAVENTÓS'), los otros dos elementos 'JOSÉ Mª' en una, e 'HIJOS DE M.' en la otra, por su naturaleza común o usual y con evocación a una situación conceptualmente compatible, no sirven para introducir esa nota diferencial que pudiese autorizar la presunción de una pacífica convivencia entre ambas en el mercado; como tampoco es relevante a estos efectos, el hecho de que la marca oponente 'HIJOS DE M. RAVENTÓS' cuente con un modesto elemento gráfico consistente en una minúscula mano y en un racimo de uvas; máxime cuando una y otra recaen virtualmente sobre el mismo producto: 'Vinos espumosos'; todo lo cual determina que al no haberlo entendido así la sentencia apelada proceda la estimación de la presente apelación, con la consecuente revocación de la sentencia recurrida.'

Y en la Sentencia de 3 de diciembre de 1992 , siguiendo el anterior criterio sostuvimos:

'[...] La concesión de la marca solicitada ( Eloy) puede originar riesgos de error o confusión en el mercado existiendo, como existe, la marca 'HIJOS DE M. RAVENTÓS', para los mismos productos. En efecto, es evidente que, para el público consumidor, los vinos llamados 'MANUEL RAVENTÓS' habrían de tener alguna relación con los vinos llamados 'HIJOS DE M. RAVENTÓS' (es decir, ser los mismos vinos, o unos vinos producidos por la misma firma, etc), siendo así que no tienen ninguna, de suerte que la concesión de la marca nº 1.135.514 habría de originar un resultado que trata de evitar el artículo 124-1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, a saber, la confusión en el público consumidor sobre la entidad o firma comercial a la que deben atribuirse unos determinados productos. Obró, por lo tanto, ajustadamente a Derecho el Registro de la Propiedad Industrial cuando denegó la marca solicitada, y debemos revocar, y revocaremos, la sentencia de instancia que no lo entendió así.

[...] Frente a lo dicho carecen de consistencia los argumentos que esgrimió Don Gregorio en su demanda y repite en sus alegaciones de esta apelación, como veremos: 1º) Es cierto que la marca oponente tiene un componente gráfico, pero éste es muy escaso y de valor diferenciador muy reducido, por no decir nulo, ya que se limita a la incorporación de un recuadro que tiene, en medio de un artesonado barroco, una mano y un racimo de uvas muy pequeños; y también es cierto que tiene debajo las palabras 'Raymat Codorníu S.A.', pero por su tamaño y por el lugar que ocupan en la etiqueta apenas cuentan en el conjunto. Así que ni ese parco aspecto gráfico ni esos minúsculos vocablos pueden desvirtuar lo evidente, a saber, que la marca oponente consiste, en substancia, en la denominación 'HIJOS DE M. RAVENTÓS'. 2º) Tampoco puede negarse que Don Gregorio solicita aquí, una marca que consiste en su nombre y primer apellido ( Eloy), pero de ello no se deriva la procedencia de la concesión. El artículo 124-3º del Estatuto de la Propiedad Industrial dice que 'los apellidos, al solicitase como distintivo de marca, perderán tal carácter a los efectos del examen previo y quedarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo', y aunque hemos declarado que en estos casos debe mitigarse el rigor en la comparación, no lo ha de ser hasta el punto de que se concedan, como en este caso, signos que son evidentemente incompatibles, según lo dicho, pues se da, además, la circunstancia de que la letra 'M' de la marca oponente coincide con la inicial del nombre 'MANUEL' de la marca pretendida, aumentándose con ello, y con la circunstancia de que el Sr. Gregorio no utiliza en ella su segundo apellido, los riesgos de error o confusión en el mercado. 3º) La existencia de varias marcas que incorporan la palabra 'Raventós' no quiere decir que ésta pueda usarse sin limitación alguna y en cualquier caso, sino que habrá de ir acompañada de alguna otra palabra o signo (desde luego, con un valor diferenciador mayor que el de MANUEL), que las distinga suficientemente como las marcas ya existente, que incorporan las palabras Solá, o Rosell, o Forns, o Roig, o Vilaplana, etc.'

Pues bien, la aplicación del anterior criterio jurídico al supuesto de autos conduce a la consideración de que dada la relevancia del término 'RAVENTÓS', como ya habíamos expresado en nuestros precedentes, la adición del termino 'I BLANC' no resulta suficiente para otorgar una distintividad a la marca aspirante que evite el riesgo de confusión entre los consumidores. En este sentido, no compartimos la apreciación de la Sala de instancia que tras citar nuestros pronunciamientos estima que la inclusión del apellido 'I BLANC' es un elemento diferenciador suficiente para dotar de singularidad a la marca dada la relevancia del término 'RAVENTÓS' que se encuentra presente en ambas marcas, antes bien la intensidad de este elemento dominante no desaparece ni se diluye por el posterior añadido del apellido de referencia que no aporta un valor diferenciador ni permite una distinción suficiente con las marcas oponentes'

TERCERO:Entrando a conocer del cuarto y quinto de los motivos alegados por la parte recurrente - motivos por los que entiende por un lado, que, aun cuando es cierto que la recurrente no impugno la concesión de la marca nº 2.361.252 'Tortas Lupiáñez Gil. Las legítimas Tortas de aceite de Algarrobo' interesada en 28 de Noviembre de 2.000, ésta no es prioritaria a la de la recurrente pues la suya fue solicitada con anterioridad, concretamente el 7 de Agosto de 2.000, no siendo acreditativo de que exista coexistencia pacífica entre ambas, pues el que no la impugnase en su día, no evidencia dicha coexistencia pacífica, y por otro lado, que no se ha tenido en cuenta la existencia de un precedente denegatorio en base a la existencia de marcas prioritarias y notorias, como es el haber denegado la solicitud de la marca 'Tortas Lupiáñez las de toda la vida', lo que supone que, ante casos iguales, si razonamiento alguno que lo justifique, se han dado respuestas diferentes -- los mismos han ser acogidos y ello por cuanto que, no solo, como alega la recurrente, el hecho de que en su momento no hubiese recurrido la solicitud de la marca 2.361.252,ello por si mismo no justifica que exista convivencia pacífica entre ambas marcas, máxime cuando al compartir sus titulares el apellido 'Lupiáñez', no se considero oportuno, sino porque además, como quedo dicho en el fundamento de derecho anterior, la propia Administración consideró que los registros son incompatibles en tanto en cuanto la marca de la recurrente es anterior.

CUARTO: Por último, en cuanto al sexto de los motivos aducidos - motivo por el que la recurrente entiende que hay mala fe en la parte demandada, a la hora de solicitar la marca, ya que de lo que trata es de apropiarse de un distintivo perteneciente a la recurrente, que es a su vez el apellido familiar, haciendo creer a los consumidores que los productos pertenecen al mismo fabricante - el mismo, sin perjuicio de lo razonado hasta ahora, no puede ser estimado como tal motivo, pues al reposar en el hecho de si la conducta es contraía a la buena fe o no, y teniendo en cuenta que dicha cuestión resulta, si no intrascendente si secundaria en el sentido de que el determinar si procede o no el registro d la marca, no depende de la mala fe o no del solicitante, sino del hecho objetivo de si con ella puede llevarse a confusión a los consumidores.

QUINTO: En cuanto al pago de las costas procesales causadas, vista la estimación del recurso procede, al amparo de lo dispuesto en el art 139 de la ley 29/98, condenar a su pago a las partes demandadas ,las cuales harán efectivas por mitad cada una

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el procurador D.Félix Ballenilla Aguilar, en la representación indicada, contra la resolución dictada el 27 de Octubre de 2017, por la Dirección General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y en consecuencia declaramos la nulidad del registro d la marca 3.653.336 'Tortas Lupiañez Gil las legitimas tortad de aceite de Algarrobo', condenando a las partes demandadas al pago de las costas procesales, las cuales harán efectivas por mitad cada una.

Líbrese testimonio de la presente para unir al procedimiento de su razón.

Notifíquese la sentencia a las partes, haciéndole saber que contra ella cabe interponer, si presentase interés casacional, recurso de casación ante el Supremo, que se preparara ante esta Sala en el plazo de 30 días desde la notificación de la misma.

Así lo acuerdan y firman los magistrados que constan en el encabezamiento.

PUBLICACIÓN: La anterior sentencia fue leída y publicada en audiencia publica, al día siguiente a su fecha, por el magistrado ponente, de lo que doy fe.