Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 455/2018, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 460/2017 de 13 de Junio de 2018

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2017/0008993
RECURSO 460/2017
SENTENCIA NÚMERO 455/2018
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
Dª. Natalia de la Iglesia Vicente
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En la Villa de Madrid, a trece de junio de dos mil dieciocho.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso contencioso-administrativo número 460/2017, interpuesto por D. Avelino , representado
por el Procurador D. José Carlos García Rodríguez y dirigido por el Letrado D. Valentín Justel Tejedor, contra
la resolución de 25 de abril de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del
recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 7 de septiembre de 2016 la cual anula y deniega
la inscripción de la marca número 3600825 'MORCILLAS Y EMBUTIDOS EL POZANO 1961' (mixta), en
clase 29. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por
el Abogado del Estado y estando personada como interesada la mercantil EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A.,

representada por el Procurador D. Jorge Deleito García y dirigida por el Letrado D. Esteban Martínez-Abarca
Segura.

Antecedentes

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se declare nula y sin ningún valor ni efecto la resolución recurrida, dictando en su lugar otra resolución por la que se conceda definitivamente la marca solicitada.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.

También se opuso a la demanda la mercantil personada como interesada.



TERCERO.- No habiéndose admitido el recibimiento del pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 7 de junio de 2018, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 25 de abril de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 7 de septiembre de 2016 la cual anula y deniega la inscripción de la marca número 3600825 'MORCILLAS Y EMBUTIDOS EL POZANO 1961' (mixta), en clase 29.

La citada resolución estima el recurso de alzada y acuerda la denegación del registro de la marca por considerar que analizando los elementos denominativos de ambos signos, se puede afirmar que existe un claro parecido fonético EL POZANO/ EL POZO. Y que desde un punto de vista gráfico, presentan cierto parecido tanto gráfico como de impacto visual, al reivindicar la misma grafía así como el mismo color. También considera que hay semejanza en los campos aplicativos.



SEGUNDO.- El recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Comienza exponiendo que ya fue titular de la marca 'EL POZANO' que no fue renovada al desconocer los plazos establecidos para la renovación, marca que estuvo conviviendo de manera pacífica sin originar riesgo de confusión en los consumidores, por lo que debe aplicarse la continuidad registral. Sigue diciendo que en la compasión de los signos en conflicto existes diferencias a niveles denominativo entre los mismos ya que existen varias letras que no están presentes en las marcas oponentes y que otorgan de distintividad a la marca denegada. También considera que hay diferencias desde el punto de vista conceptual y también hay diferencias desde el punto de vista gráfico, pues en la marca denegada hay una representación de dos árboles, entre los cuales se sitúa una montaña de sal y en la parte superior izquierda hay una pequeña figura de trazo ovoidal con estelas concéntricas, estando el conjunto gráfico-denominativo en el interior de una figura de trazo ovoidal con fondo rojo, mientras que el registro prioritario consisten en la denominación 'EL POZO' en el interior de una figura a modo de etiqueta con fondo blanco, y el conjunto gráfico consiste en una banda de trazo diagonal, en color marrón, amarillo y blanco. Por ello considera que no hay riesgo de confusión en los consumidores y tampoco hay aprovechamiento indebido.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por no existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

La interesada personada se opone al recurso considerando que el grafismo de la marca denegada se aparta del precedente registral invocado en la demanda, que llevan a que el nuevo grafismo de EL POZANO indique claramente la voluntad de asimilarlo al grafismo de 'EL POZO', para con ello diferenciar productos concurrentes en el mercado. Considera que el elemento distintivo de la marca es 'EL POZANO', sin que sea afectado por la presencia de genéricos en la marca mixta. Invoca el carácter notorio de la marca preferente.

Por ello considera bien denegada la marca.



TERCERO.- El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos .

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».



CUARTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .



QUINTO.- Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada pues los signos enfrentados, por una parte la marca solicitada 'MORCILLAS Y EMBUTIDOS EL POZANO 1961' y, de otra la marca prioritaria 'EL POZO', se muestran semejantes en el aspecto fonético-denominativo ya que en una visión estructural de conjunto, lo que destaca claramente son los vocablos 'EL POZANO' Y 'EL POZO', los cuales, pese a no ser idénticos, si ofrecen una clara semejanza atendiendo a su prácticamente idéntica grafía e impresión visual. Ciertamente en el signo denegado aparecen otros vocablos (morcillas y embutidos desde 1961), pero éstos vocablos son completamente secundarios del vocablo principal y que visualmente es el más distintivo y que ya hemos analizado, aspecto secundario que deriva de su posición en el signo y su tipografía en letra más pequeña.

También es cierto que el signo denegado presenta un gráfico que es bien diferente al del signo prioritario pues aquél representa la figura de dos árboles y entre ellos, una montaña (de sal según la recurrente), mientras que el gráfico del signo prioritario lo conforma una especie de etiqueta de colores. Ahora bien, estas diferencias gráficas no alteran la impresión visual a la que antes nos hemos referido pues a simple vista lo que resalta sobre lo demás es el elemento denominativo EL POZANO, muy semejante por la tipografía de las letras al elemento denominativo del signo prioritario (EL POZO), lo que hace que debamos apreciar riesgo de confusión en los consumidores.

Alega la pate recurrente que ya fue titular de una marca 'EL POZANO' que no fue renovada al desconocer los plazos establecidos para la renovación, marca que estuvo conviviendo de manera pacífica sin originar riesgo de confusión en los consumidores, por lo que debe aplicarse la continuidad registral. Esta alegación no puede acogerse pues si bien sobre el principio de continuidad registral es doctrina jurisprudencial que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos, ese principio no puede aplicarse en el presente caso ya que, por una parte, se invoca una marca registrada con posterioridad a la prioritaria y, de otro lado, la aplicación del principio no cabe al amparo de marcas caducadas, como ocurre en el presente caso.

También alega la parte recurrente en escrito presentado después de la demanda, que la misma OEPM ha dictado una resolución que desestima el recurso de alzada interpuesto por el Pozo Alimentación S.A., contra la concesión de la maca denominada 'MORCILLA DE BURGOS EL POZANO', titularidad del recurrente. Ahora bien, esta resolución de la OEPM no nos permite alterar la conclusión a la que antes hemos llegado ya que no estanos ante una marca de la misma denominación que la que ahora nos ocupa pues ésta es 'MORCILLAS Y EMBUTIDOS EL POZANO 1961', con un campo aplicativo diferente y la de la resolución ahora invocada es 'MORCILLA DE BURGOS EL POZANO'. En todo caso, tiene declarado el Tribunal Supremo que 'en esta materia no opera con plena virtualidad el precedente administrativo que, por sí, no vincula a la jurisdicción' ( TS 3ª S 22/12/2009, recurso nº 5748/2008 ).

Todo lo anterior hace que debamos apreciar semejanzas estructurales y de conjunto que nos llevan a apreciar riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

Ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

En el presente caso, la marca denegada se solicita para proteger en clase 29 'producto de charcutería'; mientras que la prioritaria protege, en la misma clase, 'carne, pescado, aves, y caza, extracto de carne (...)' (entre otros,), lo que indica una clara semejanza en los campos aplicativos.

Por todo ello, debemos apreciar que concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por lo que debe desestimarse el recurso.



SEXTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso se imponen a la parte demandante las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minuta del Abogado del Estado y otros 1.000 euros para la minuta del Letrado de la codemandada, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de contestación a la demanda y la actividad desplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador que correspondan.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Avelino , contra la resolución de 25 de abril de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 7 de septiembre de 2016 la cual anula y deniega la inscripción de la marca número 3600825 'MORCILLAS Y EMBUTIDOS EL POZANO 1961' (mixta), en clase 29; con expresa imposición al recurrente de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el FD

SEXTO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0460-17 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0460-17 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera Dª. Natalia de la Iglesia Vicente PROCEDIMIENTO ORDINARIO 460/2017