Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 472/2017, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 201/2016 de 21 de Junio de 2017

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2016/0003699

RECURSO 201/2016

SENTENCIA NÚMERO 472/2017

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

Dª. Natalia de la Iglesia Vicente

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En la Villa de Madrid, a veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 201/2016, interpuesto por la sociedad FACEBOOK, INC., representada por el Procurador D. Carlos Gómez-Villaboa Mandri y dirigida por la Letrada Dª. Mónica Lucía Polo Carreño, contra la resolución dictada el 15 de diciembre de 2015 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 27 de mayo de 2015, que concede la inscripción de la marca número 3537926 'FACEKETING', en clase 35. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 20 de abril de 2016, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se acuerde estimar el recurso y revocar la resoluciones recurridas, denegando la marca impugnada.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 9 de mayo de 2016 por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.

TERCERO.-Acordado no haber lugar la recibimiento del pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 15 de junio de 2017, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 15 de diciembre de 2015 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 27 de mayo de 2015, que concede la inscripción de la marca número 3537926 'FACEKETING', en clase 35..

La citada resolución desestima el recurso de alzada y concede la inscripción de la marca en base a considerar que si bien hay relación aplicativa entre las marcas enfrentadas para los servicios de la clase 35 y que las marcas oponentes deben considerarse notorias, las denominaciones enfrentadas están lo suficientemente diferenciadas desde el punto de vista denominativo y conceptual (para las marcas oponentes A 12873981 y A 9151168 también se añaden diferencias gráficas), como para que el consumidor medio las perciba como realidades suficientemente diferenciadas pertenecientes a distintos orígenes empresariales por lo que el acceso registral pretendido no supone ni aprovechamiento indebido ni menoscabo de la reputación adquirida por las marcas oponentes. También la resolución recurrida que no se pueden tener en cuenta los precedentes invocados.

SEGUNDO.-La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Alega que se produce falta de motivación en la resolución recurrida pues no hace un análisis comparativo de los signos separadamente en los tres planos, fonético, visual y conceptual, e igualmente omite realizar una comparación entre los servicios. Tampoco se valoran los antecedentes expuestos. Aduce el renombre de las marcas oponentes y el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas prioritarias. Considera que es de plena aplicación la prohibición de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por la semejanza entre los signos,

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, alega, en primer lugar, la inadmisibilidad del recurso al amparo del art. 69.b) en relación con el art. 45.2.d) de la LJCA , por no aportarse el documento acreditativo de la decisión adoptada por el órgano competente de interponer el presente recurso. En cuanto al fondo, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso.

TERCERO.-Lo primero que debemos examinar es la alegación que opone el Abogado del Estado, de inadmisibilidad del recurso al amparo del artículo 69.b) de la LJCA en relación con el art. 45.2.d) de la misma Ley , al no haber aportado la demandante el documento acreditativo de la existencia de un acuerdo adoptado por el órgano competente de la sociedad en el que se decida interponer el recurso.

Este alegación debe desestimarse ya que la parte demandante aportó con el escrito de interposición, la documentación acreditativa de la existencia del acuerdo adoptado por el órgano competente de la sociedad (Vicepresidente, Consejero General Adjunto y Secretario), en el que se decidía interponer el recurso, sin que se razone por la demandada que esa concreta documentación sea insuficiente para acreditar debidamente la decisión de interponer la acción por el órgano competente.

CUARTO.- El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 quebajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...)como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

QUINTO.-El primer motivo de impugnación que se articula en la demanda consiste en la falta de motivación de la resolución recurrida. Para resolver tal motivo conviene traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2011 , que nos recuerda siguiendo la doctrina del significado y alcance de la motivación de los actos administrativos expuesta en la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 23 de mayo de 2005 (RC 2414/2002 ), que:

'El deber de motivación de los actos administrativos que establece el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , que se enmarca en el deber de la Administración de servir con objetividad los intereses generales y de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho que impone el artículo 103 de la Constitución , se traduce en la exigencia de que los actos administrativos contengan una referencia precisa y concreta de los hechos y de los fundamentos de derecho que para el órgano administrativo que dicta la resolución han sido relevantes, que permita conocer al administrado la razón fáctica y jurídica de la decisión administrativa, posibilitando el control judicial por la tribunales de lo contencioso-administrativo.

El deber de la Administración de motivar sus decisiones es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de las arbitrariedad de los poderes públicos, que se garantizan en el artículo 9.3 de la Constitución ; y puede considerarse como una exigencia constitucional que se deriva del artículo 103, al consagrar el principio de legalidad de la actuación administrativa, según se subraya en la sentencia de esta Sala de 30 de noviembre de 2004 (RC 3456/2002 ).

El deber de motivación de las Administraciones Públicas se engarzar en el derecho de los ciudadanos a una buena Administración, que es consustancial a las tradiciones constitucionales comunes de los Estados Miembros de la Unión Europea, que ha logrado su refrendo normativo como derecho fundamental en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000, al enunciar que este derecho incluye en particular la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones'.

Aplicando la anterior doctrina sobre el caso concreto enjuiciado, debemos concluir, que la resolución del recurso de alzada impugnada contiene la suficiente motivación al expresar de forma precisa las razones por las que se deniega la inscripción. La demandante considera que hay falta de motivación al omitir la resolución recurrida pronunciarse sobre el análisis comparativo de los signos separadamente en los tres planos, fonético, visual y conceptual, e igualmente omite realizar una comparación entre los servicios y que tampoco se valoran los antecedentes expuestos. Estas alegaciones no pueden acogerse pues en cuanto a la documental aportada y estando dirigida la misma fundamentalmente a acreditar la notoriedad y renombre de las marcas oponentes, en la propia resolución del recurso de alzada se admite dicha notoriedad, por lo que queda claro que la alegación de la parte ha sido atendida. En cuanto a los precedentes invocados, la resolución del recurso de alzada ya señala que no se pueden tener en consideración por las razones que expresa, lo que constituye respuesta suficiente a la alegación formulada. Y en cuanto a la falta de análisis de esos tres planos, la resolución recurrida es cierto que no descompone el análisis comparativo entre los signos diferenciando esos planos, pero sí expresa suficientemente las razones por las que concede el registro debido a la ausencia de semejanza denominativa y conceptual (y respecto de dos de las oponentes, también gráfica). Obviamente la recurrente no está conforme con esta apreciación pero no podemos considerar que la resolución administrativa incurra en falta de motivación.

Por ello, hay que estimar que la resolución administrativa está suficientemente motivada, aunque sea de forma sucinta, lo que ha permitido a la parte articular de forma suficiente la impugnación del acto administrativo.

SEXTO.-En cuanto al fondo de la cuestión debatida, se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada relativas a que entre los signos enfrentados no concurre la suficiente semejanza denominativa pues en una visión estructural, los signos no son similares. Comparando los vocablos se aprecia que si bien comparten los signos las cuatro primeras letras (FACE), se diferencian en las siguientes (BOOK para las prioritarias y KETING para la impugnada), de forma que esa diferencia denominativa dota de suficiente distintividad al signo impugnado que aleja el riesgo que se produzca confusión en los consumidores. La terminación KETING del signo impugnado le diferencia lo suficiente de los signos prioritarios.

Igual consideración hay que hacer dese el punto de vista fonético en el que los signos enfrentados, pese a sonar inicialmente de la misma, se aprecian que en su conjunto tiene un sonido bien diferente por la disparidad en la terminación de los vocablos. Y tampoco desde el punto de vista conceptual se aprecia que los signos enfrentados invoquen ideas o conceptos semejantes.

Ciertamente ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro, se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

Es evidente que las marcas oponentes son notorias pues así lo reconoce la propia resolución recurrida. Y esa notoriedad nos debería llevar a aplicar lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, que dice que 'la protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados'.

El Tribunal Supremo en su sentencia de la Sala 3ª de 6/5/2013, recurso 964/2012 , ha señalado que: 'la prohibición reforzada de la marca notoria se desenvuelve autónomamente en el ámbito de la prohibición de registro contemplada en el artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, que vincula al órgano judicial a extremar el rigor comparativo en el juicio del riesgo de confundibilidad entre las marcas enfrentadas, atendiendo, entre otras circunstancias, al grado de conocimiento de la marca prioritaria en el mercado y a la asociación que pueda hacerse con el signo anterior; y en el ámbito de la prohibición de registro del artículo 8 del referido Cuerpo legal , que neutraliza con alcance relativo el principio de especialidad, con la finalidad de excluir que accedan al registro signos que, aunque se soliciten para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por las marcas anteriores, por ser notorias, puede indicar una conexión entre los productos y servicios amparados y el titular de aquellos signos prioritarios, o puedan implicar, sin justa causa, un aprovechamiento indebido de la reputación del signo anterior o un menoscabo de su carácter distintivo o de su notoriedad'.

Ahora bien, en el presente caso, si bien, como aprecia la resolución recurrida, existe semejanza en los productos y servicios de las marcas enfrentadas, debemos recordar que tiene declarado el Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de mayo de 2015 (recurso 1056/2014 ), quees jurisprudencia reiterada de esta Sala en materia de marcas que, en los supuestos en los que se combate la supuesta infracción por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas del artículo 8 de la Ley de Marcas , la exclusión clara y expresa del riesgo de confusión y asociación a los que se supone el rechazo implícito de que exista un aprovechamiento indebido de la reputación de otra marca. Ello es lógico puesto que tal aprovechamiento sólo puede darse sobre la base de un riesgo efectivo de confusión o, al menos y en especial, de asociación entre las marcas afectadas. En el caso de autos la Sala ha excluido de manera clara e indubitada en el fundamento de derecho que se ha trascrito el riesgo de confusión prohibido por el artículo 6 de la Ley de Marcas de 1988 aplicable al caso. Y, por nuestra parte, hemos juzgado que tal apreciación resulta conforme a Derecho.

En base a esta jurisprudencia, descartado en el presente caso el riesgo de confusión y asociación por las diferencias denominativas, fonéticas y conceptuales, no cabe apreciar aprovechamiento de la reputación de la marca cuya notoriedad se opone por el recurrente.

Por último y en cuanto a los precedentes invocados por la recurrente, nuevamente debemos acudir a la jurisprudencia, habiendo declarado el Tribunal Supremo que 'en esta materia no opera con plena virtualidad el precedente administrativo que, por sí, no vincula a la jurisdicción' ( TS 3ª S 22/12/2009, recurso nº 5748/2008 ).

Por todo ello, debemos desestimar el recurso.

SÉPTIMO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al desestimarse el recurso se imponen a la parte actora las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minuta del Abogado del Estado, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de contestación y la actividad desplegada en el presente recurso.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad FACEBOOK, INC., representada por el Procurador D. Carlos Gómez-Villaboa Mandri, contra la resolución dictada el 15 de diciembre de 2015 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 27 de mayo de 2015, que concede la inscripción de la marca número 3537926 'FACEKETING', en clase 35; con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el séptimo de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0201-16 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campoconceptodel documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0201-16 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

Dª. Natalia de la Iglesia Vicente