Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 482/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 384/2018 de 26 de Junio de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0009704
Recurso 384/2018
SENTENCIA NUMERO 482/2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Francisco Javier Canabal Conejos
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª María Soledad Gamo Serrano
En la Villa de Madrid, a veintiséis de junio de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia,
los autos del recurso Procedimiento Ordinario número 384/2018, interpuesto por la mercantil INDUSTRIAL
DE TRANSFORMADOS METÁLICOS, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Javier
Ungría López, contra la resolución de 27 de febrero de 2018 dictadas por la Oficina Española de
Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 25
de septiembre de 2017 que resolvió conceder la inscripción de la marca número 3.655.497/9 'DETRAME
CONSTRUCCIONES METÁLICAS', mixta, en las clases 35, 37 y 42. Ha sido parte demandada la
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por la Abogacía del Estado; y, la mercantil
DESARROLLO TRANSFORMACION Y MECANIZACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS Y AVANZADAS
Y DE CALDEDERIA SL, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Lucía Agullá Lanza.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la mercantil INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS METÁLICOS, SA se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado en fecha 24 de abril de 2.018 contra los actos antes mencionados, acordándose su admisión, y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazada para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso y se dicte Sentencia por la que se deniegue el registro de la citada marca por incompatibilidad registral de la citada marca con la MUE núm. número 3.655.497/9 'DETRAME CONSTRUCCIONES METÁLICAS', mixta, en las clases 35, 37 y 42.



SEGUNDO.- La representación procesal de la Administración General del Estado y la de la mercantil DESARROLLO TRANSFORMACION Y MECANIZACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS Y AVANZADAS Y DE CALDEDERIA SL contestaron a la demanda mediante sendos escritos en los que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaron aplicables, terminaron pidiendo la desestimación del recurso.



TERCERO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba, tras el trámite de conclusiones, con fecha 20 de junio de 2019 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.



CUARTO.- Por Acuerdo de 27 de mayo de 2019 del Presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se realizó el llamamiento del Magistrado Iltmo. Sr.

D. Francisco Javier Canabal Conejos en sustitución voluntaria del Magistrado Iltmo. Sr. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.

Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Canabal Conejos, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 27 de febrero de 2018 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 25 de septiembre de 2017 que resolvió conceder la inscripción de la marca número 3.655.497/9 'DETRAME CONSTRUCCIONES METÁLICAS', mixta, en las clases 35, 37 y 42 para distinguir: Clase 35.- Servicios de venta al por mayor y al por menor en comercios y/o a través de redes mundiales informáticas de productos metálicos. Servicios de administración comercial para tratamiento de ventas hechas en internet. Servicios de importación y exportación. Servicios de organización de eventos, exhibiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios. Servicios de información de negocios prestados en línea desde una base de datos informática o desde internet. Distribución de folletos.

Distribución de folletos impresos con fines publicitarios. Distribución y difusión de materiales publicitarios [folletos, prospectos, impresos y muestras]. Divulgación de anuncios y material publicitario [volantes, folletos, catálogos y muestras]. Publicación de folletos publicitarios. Publicidad en publicaciones periódicas, folletos y diarios'.

- Clase 37.- Construcción de estructuras metálicas. Cimentación de estructuras de ingeniería civil.

Construcción de obras de ingeniería civil. Servicios de asesoramiento relativos a la reparación de estructuras de ingeniería civil'.

- Clase 42.- Ingeniería mecánica. Ingeniería (trabajos de ingeniero). Servicios de ingeniería estructural.

Servicios de ingeniería para el análisis de estructuras. Servicios de ingeniería para el diseño de estructuras.

La citada resolución concedió el registro de la marca al no atender a las marcas opuestas por la recurrente, titular de las marcas siguientes: TRANSFORMADOS METÁLICOS, S.A. (INTRAME, S.A.): - Marca 2.816.788/0 INTARME (mixta) , registrada en clases 6, 35 y 42 del Nomenclátor Internacional, entre otras, para distinguir, 'Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, otros productos de metal no incluidos en otras clases y minerales metálicos'; 'Servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales. Administración comercial, trabajos de oficina. Agencias de importación-exportación. Servicios de ventas al por menor, al por mayor, o a través de redes mundiales de informática, ventas exclusivas y de representaciones comerciales' y 'Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial o científica con fines médicos; servicios de diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios prestados por personas, a título individual o colectivo, en relación con aspectos teóricos o prácticos de sectores complejos de actividades; tales servicios son prestados por representantes de profesiones como: químicos, físicos, ingenieros, informáticos; servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigación e informes en los campos científico y tecnológico'.

- Marca 1.631.267/8 'INTRAME', registrada en clase 37 del Nomenclátor Internacional para distinguir 'Servicios de construcciones, servicios de reparaciones, servicios relacionados con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas y líneas de transmisión, servicios de empresas especializadas en el campo de la construcción, servicios de alquiler de herramientas o de material de construcción. Servicios de alquiler de excavadoras, servicios de instalación, conservación y reparación de maquinas, en especial de maquinaria de construcción, servicios de demolición, trabajos de ingenieros de construcción'.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Señala que la misma infringe el artículo 6.1 letra b) de la Ley de Marcas habida cuenta de la gran similitud que presentan los signos comparados, al resultar el vocablo 'DETRAME', que es el preeminente a efectos distintivos en la nueva marca muy similar en sonido y grafía al vocablo 'INTRAME' de las marcas prioritarias, teniendo en cuenta la coincidencia de estos términos en cinco de las siete letras que los componen, la prioridad de dicho término en el conjunto y la existencia del riesgo de que se produzcan situaciones de confusión entre estas marcas no queda eliminado por las posibles diferencias gráficas que puedan apreciarse entre los signos, puesto cuando se enfrentan marcas mixtas, debe darse primacía al elemento denominativo, dado que la primera impresión que percibe el consumidor al enfrentarse con un signo es su aspecto verbal, destacando además que el color predominante en la marca solicitada es igual al de la prioritaria. Añade la coincidencia aplicativa en las marcas enfrentadas indicando que la convivencia de las marcas en el mismo sector de los productos metálicos provocará en los consumidores el riesgo de confusión o asociación.



TERCERO.- El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, señala que entre las marcas en cuestión existen suficientes disparidades, tanto gráficas como de denominación así como aplicativas, que impiden la confusión de los consumidores en el mercado y si bien es verdad que la denominación es semejante pero no da lugar a confusión.

La codemandada también se opuso al recurso resaltando que la Marca cuya inscripción se solicitó, DETRAME, es la denominación comercial que viene utilizando pacíficamente y sin ninguna oposición desde el momento mismo de su fundación en el año 2011, de forma exclusiva en sus relaciones con proveedores y clientes y bajo cuyo amparo ha desarrollado su actividad, consiguiendo una identificación plena de sus servicios y ambas sociedades aparecen claramente diferenciadas no existiendo ningún tipo de confusión o duda entre empresas servicios o productos.

Añade que su distintivo se caracteriza por la combinación de colores y formas geométricas en su elemento figurativo, que le dotan de suficiente personalidad y singularidad permitiendo que sea fácilmente distinguido frente al resto. Niega la semejanza entre las marcas enfrentadas desde una triple perspectiva: la visual, la fonética y la conceptual y que pueda haber riesgo de confusión entre los consumidores.



CUARTO.- El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , 'a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos'.



QUINTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .

Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso no se comparten las consideraciones que hace la recurrente. El signo concedido está formado por un gráfico cuyo impacto visual se diferencia notablemente con el oponente en su configuración ya que éste simplemente consta de la inscripción de la marca en un rectángulo mientras que aquél cuenta con un diseño al que a la marca se le añade la expresión 'Construcciones metálicas'. Es cierto que ambas marcas cuentan con la expresión TRAME pero la misma no puede desvincularse del conjunto que es el que determina las diferencias.

A la vista de ello debemos estimar que entre los signos enfrentados existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre ellos pues el signo concedido, en una visión estructural y de conjunto, contiene suficientes diferencias denominativas, fonéticas y gráficas que impide el riesgo de confusión en los consumidores dada la relevancia de ese elemento grafico como conjunto del signo que hace imposible que el consumidor habitual de la marca INTRAME pueda equivocarse al escoger los productos de la recurrente.

Ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas).

En el presente caso, descartado el riesgo de confusión desde el punto de vista denominativo, fonético y gráfico, resulta innecesario examinar la relación aplicativa. Por todo ello, debemos apreciar que no concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por lo que debe desestimarse el recurso.



SEXTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , al desestimarse el recurso se imponen a la parte demandante las costas causadas, con el límite de 1.000 euros, en cuanto a la minutas del Abogado del Estado y de la parte codemandada, para cada uno de ellos atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido de los escritos de contestación y la actividad desplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador que correspondan.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS METÁLICOS, SA contra la resolución de 27 de febrero de 2018 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 25 de septiembre de 2017 que resolvió conceder la inscripción de la marca número 3.655.497/9 'DETRAME CONSTRUCCIONES METÁLICAS', mixta, en las clases 35, 37 y 42 .

Expresa imposición a la recurrente de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el último Fundamento Jurídico de esta sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días , contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0384-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0384-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Francisco Javier Canabal Conejos D. José Ramón Chulvi Montaner Dña. María Soledad Gamo Serrano