Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 492/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 480/2018 de 03 de Julio de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0012009
RECURSO 480/2018
SENTENCIA NÚMERO 492/2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. M. Soledad Gamo Serrano
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En la Villa de Madrid, a tres de julo de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia,
los autos del recurso contencioso-administrativo número 480/2018, interpuesto por la mercantil PRILUX
HOLDING SPAIN, S.L., representada por el Procurador D. Javier Ungría López y dirigida por el Letrado D.
Ángel Luis Pedrero Márquez, contra la resolución de 20 de marzo de 2018 dictada por la Oficina Española
de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 13 de
septiembre de 2017 y deniega la inscripción de la marca número 3646013 'PRILUX' (mixta), en clase 11.
Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y dirigida por
el Abogado del Estado. Y estando personada como interesada la mercantil TRILUX GMBH & CO. KG,
representada por la Procuradora Dª Elisa Zabia de la Mata y dirigida por el Letrado D. Manuel de Arpe Tejero.

Antecedentes

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que estimando el recurso, se declare que la resolución recurrida es totalmente nula y que en su lugar procede la concesión total de la marca.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por la Abogada del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.



TERCERO.- No recibido el pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 27 de junio de 2019, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 20 de marzo de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 13 de septiembre de 2017 y deniega la inscripción de la marca número 3646013 'PRILUX' (mixta), en clase 11.

La citada resolución estima el recurso de alzada y acuerda denegar el registro de la marca por considerar que desde la perspectiva denominativa- fonética, existe una gran semejanza entre los signos enfrentados pues todos ellos se componen de seis letras y la misma secuencia vocálica, coincidiendo todas las letras menos la primera. En efecto mientras que la marca solicitada comienza con la consonante 'P', las marcas anteriores de la Unión Europea comienzan por la consonante 'T', variación que no consigue diferenciar a los signos verbalmente, pues 'PRI' Y 'TRI', prácticamente suenan igual. Además puesto que tan sólo una letra es la que cambia, las marcas en liza también comparten la sílaba final LUX. Con respecto este sufijo común, cabe reconocer que se trata de un genérico y descriptivo respecto de los productos que se pretenden amparar por parte de la recurrente y de ahí que resulta inapropiable y no monopolizable. Ahora bien, no es menos cierto, sin embargo, que el conjunto denominativo resultante de la marca solicitada es altamente semejante al de las marcas anteriores titularidad de TRILUX GmbH. Incluso cabe predicar estas semejanzas desde el punto de vista gráfico, si bien el gráfico de la marca solicitada no es el elemento que predomina en el signo, debiendo darse primacía al elemento denominativo frente al gráfico. Por último no hay duda que existe identidad aplicativa.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Comienza exponiendo que es fundamental para el enjuiciamiento del asunto, el precedente de inscripción registral, a favor de la demandante, que supone la titularidad prioritaria que ostenta sobre la marca nacional número 2521887/5 para la denominación PRILUX import-lamp, s.l.', por lo que no puede haber riesgo de confusión con los registros previos a favor de la oponente pues dichos registros ya están conviviendo con el registro prioritario.

Sigue exponiendo que hay diferencias fonéticas, denominativas y gráficas entre los signos enfrentados, debiendo apreciarse que en una visión de conjunto de las marcas se demuestra que entre ellas hay diferencias en las denominaciones globales que las componen y por las que inevitablemente serán conocidas cada una de las marcas y diferenciadas no sólo por la representación gráfica de los elementos denominativos que componen cada signo, sino por los gráficos, en sí mismos, que acompañan a cada una de ellas. También expone la existencia de numerosas marcas, con características similares que terminan en LUX, que han sido inscritas a favor de titulares distintos y protegiendo igualmente productos de la clase 11.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados.



TERCERO.- El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos .

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , ' a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'.



CUARTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .



QUINTO.- Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada.

El signo denegado está formado por el vocablo PRILUX, Los signos prioritarios están formados por el vocablo TRILUX. Como acertadamente resalta la resolución impugnada, los signos enfrentados se componen de seis letras con la misma secuencia vocálica, coincidiendo todas las letras menos la primera. En efecto mientras que la marca solicitada comienza con la consonante 'P', las marcas anteriores de la Unión Europea comienzan por la consonante 'T', variación que no consigue diferenciar a los signos pues 'PRI' Y 'TRI', prácticamente suenan igual. Además de que tan sólo una letra es la que cambia, las marcas en liza también comparten la sílaba final LUX, sufijo que si bien debe reputarse genérico y descriptivo respecto de los productos que se pretenden amparar (y por tanto, no monopolizable), no cabe pasar por alto que el conjunto denominativo resultante de la marca solicitada es altamente semejante al de las marcas anteriores del oponente. En definitiva, la impresión estructural que ofrecen los signos enfrentados es de gran semejanza. Además, desde un punto de vista conceptual, ambos signos evocan una idea semejante debido a su terminación (LUX).

Esta impresión de semejanza no se ve alterada por el elemento gráfico de la marca denegada ya que lo que destaca singularmente en el signo es el elemento denominativo.

Alega la recurrente que es fundamental para el enjuiciamiento del asunto el precedente de inscripción registral, favor de la demandante, que supone la titularidad prioritaria que ostenta sobre la marca nacional número 2521887/5 para la denominación PRILUX import-lamp, s.l.', por lo que no puede haber riesgo de confusión con los registros previos a favor de la oponente pues dichos registros ya están conviviendo con el registro prioritario.

Este argumento no puede acogerse.

Sobre el principio de continuidad registral, en la sentencia de esta misma Sala y Sección de 15/07/2015, recurso 423/2013 , dijimos: Según la STS de 16 de octubre de 2012 , 'En efecto, la doctrina de la Sala acerca de la continuidad registral, expresada entre otras, en nuestra sentencia de fecha 3 de diciembre de 2009 recaída en el RC 4239/2007 declara: " El tribunal de instancia cita, para sustentar su fallo, la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo reflejada en las sentencias de 20 de noviembre de 1981 y 14 de mayo de 1982 , 27 de febrero de 1984 , 11 de julio de 1985 y 20 de febrero de 1987 , y 26 de Marzo de 1988 , entre otras.

La doctrina contenida en ellas afirmaba que quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella no puede alegar, frente al titular de la prioritaria, un derecho de preferencia del que carece '[...] ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente se inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación o muy semejante no hace sino extender a otros productos, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que la nueva inscripción impugnada viene a constituir una continuidad registral de la primitiva, y ha de seguirse con ella un criterio más flexible ".

En nuestras sentencias de 2 de marzo de 2004 (recurso número 2956/1999 ), 18 de octubre de 2007 (recurso número 141/2005 ) y 2 de julio de 2008 (recurso número 7537/2005 ), entre otras, nos enfrentamos con lo que entonces denominábamos 'el problema planteado en no pocas ocasiones [consistente] en resolver si el titular de una marca más antigua tiene, por este solo hecho, preferencia para registrar otras ulteriores con la misma denominación en los casos en que hayan sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas 'intermedias', esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella.' Si bien es cierto que la titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otros productos sino que se requiere la tramitación de los oportunos expedientes independientes para conseguir la armonización entre los principios de prioridad registral y de especialidad, también lo es que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos.' Este principio no puede aplicarse en el presente caso ya que el nuevo signo no se solicita para esa misma denominación 'PRILUX import-lamp, s.l', sino para una distinta (PRILUX), por lo que no puede operar la continuidad registral.

Ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

En el presente caso, debemos apreciar que existe gran semejanza en los campos aplicativos, lo que se desprende del examen de los mismos que detalladamente se contiene en la resolución del recurso alzada.

Por todo ello, debemos apreciar que concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por lo que debe desestimarse el recurso.



SEXTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , al desestimarse el recurso se imponen a la parte recurrente las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minuta del Abogado del Estado y otros 500 € para la minuta del Letrado de la codemandada, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de contestación a la demanda por el Abogado del Estado y que la interesada personada no contestó en plazo a dicha demanda, y la actividad desplegada en el presente recurso.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil PRILUX HOLDING SPAIN, S.L., contra la resolución de 20 de marzo de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 13 de septiembre de 2017 y deniega la inscripción de la marca número 3646013 'PRILUX' (mixta), en clase 11; con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el FD

SEXTO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0480-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0480-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª M. Soledad Gamo Serrano LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID CERTIFICA: Que la anterior fotocopia, compuesta de 10 folios, es fiel reflejo de la sentencia original firmada por los Magistrados que figuran en la misma, la cual ha sido publicada y entregada a esta Secretaría en el día de hoy y, una vez expedida la presente certificación para su unión al rollo y copias para su notificación, ha quedado archivado el original para su unión al libro de sentencias originales. Madrid a 5 de julio de 2019.