Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 544/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 471/2018 de 24 de Julio de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2018/0011727
RECURSO 471/2018
SENTENCIA NÚMERO 544/2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. M. Soledad Gamo Serrano
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En la Villa de Madrid, a veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso contencioso-administrativo número 471/2018, interpuesto por CIUDADANOS PARTIDO DE
LA CIUDADANÍA, representado por la Procuradora Dª. María Ángeles Oliva Yanes y dirigido por el Letrado
D. Luis Jáudenes Sánchez, contra la resolución de 19 de marzo de 2018 dictada por la Oficina Española
de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 4 de
septiembre de 2017 que deniega la inscripción de la marca número 3649314 'CIUTADANS', (mixta), en clase
45. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y dirigida
por el Abogado del Estado y la mercantil COMUNIZA COMUNICACIÓN, S.L., representada por la Procuradora
Dª. Consuelo Rodríguez Chacón y dirigida por la Letrada Dª Aina Rabell Oller.

Antecedentes

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que estimando el recurso, se revoquen los actos registrales recurridos y se resuelva la concesión de la inscripción registral de la marca referida en el expediente administrativo unido a los autos.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.

Conferido traslado a la representación de la codemandada, la misma se contestó la demanda oponiéndose a las mismas solicitando se confirme la resolución recurrida, con expresa imposición de costas a la parte recurrente por su manifiesta temeridad.



TERCERO.- Recibido el pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 18 de julio de 2019, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 19 de marzo de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 4 de septiembre de 2017 que deniega la inscripción de la marca número 3649314 'CIUTADANS', (mixta), en clase 45.

La citada resolución desestima el recurso de alzada y confirma la denegación del registro de la marca por considerar que es altamente probable que el consumidor perciba que los signos son idénticos, al ser incorporado en el distintivo solicitado la misma figura geométrica y en la misma posición que se reivindica en los registros oponentes, coincidiendo además que en todos ellos dicha disposición gráfica se sitúa debajo de letra idéntica, consonante C, llegando a la conclusión de que todas estas circunstancias derivan en un alto riesgo de asociación del distintivo que nos ocupa con los registros prioritarios, no siendo suficiente el principio de especialidad alegado para motivar la concesión solicitada obviando las acentuadas similitudes comentadas, por no estar los servicios que sin enfrentan lo suficientemente diferenciados como para motivar la concesión solicitada asegurando su diferenciación en el mercado.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Considera que la marca impugnada no está incursa en la prohibición relativa de registro del art. 61.b) de la Ley de Marcas , Comienza exponiendo una serie de consideraciones sobre el uso de la denominación 'ciudadanos' y 'ciutadans', y su carácter notorio, afirmando que la mayoría del público español a ver el nombre ciudadanos o ciutadans, representados en una marca de color naranja, los asocia, sin ningún género de dudas, a un concreto y específico partido político. Sigue exponiendo que entre las marcas en liza se puede apreciar una disparidad denominativa, fonética y conceptual en el elemento relevante y dominante de las marcas, así como una real diferencia aplicativa, por lo que no hay riesgo alguno de confusión o asociación para los consumidores.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

La codemandada personada se opone al recurso. Previamente expone la relación personal y profesional entre Comuniza y la empresa encargada de la creación de las nuevas marcas de 'ciudadanos' y el uso previo de las marcas Comuniza desde el año 2010, es decir, siete años antes de que la actora publicara la noticia de la presentación de la nueva imagen de Ciudadanos. Sigue diciendo que hay concurrencia de riesgo de confusión o asociación entre las marcas de Comuniza y la familia de marcas de Ciudadanos, pues la única supuesta aportación creativa del estudio de diseño, consiste en el triángulo rojo anaranjado ubicado debajo de la primera letra de la marca denegada, a imagen y semejanza de las marcas oponentes de Comuniza, sobradamente conocidas por el diseñador. A ello añade que hay similitudes aplicativas en las marcas confrontadas.



TERCERO.- El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos .

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , ' a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'.



CUARTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .



QUINTO.- Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso no se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada.

El signo denegado está formado por el vocablo 'CIUTADANS' y debajo de la letra C, la representación gráfica de un triángulo.

Por su parte los signos prioritarios están formados por el vocablo 'COMUNIZA' y también por la representación gráfica de un triángulo debajo también de la letra C. A la vista de ello resulta claro que hay una disparidad completa desde el punto de vista denominativo puesto que son completamente diferentes los vocablos citados. Ciertamente existe un elemento común en los signos enfrentados que consiste en una figura geométrica de un triángulo debajo de la letra C con la que comienzan dichos signos. Ahora bien está coincidencia, por sí sola, no permite apreciar que haya riesgo de confusión entre los signos enfrentados pues el vocablo de cada uno de ellos es completamente diferente, siendo este elemento denominativo el preponderante en los signos y existiendo una completa disparidad fonética y conceptual entre los signos.

Hay que recordar que el Tribunal Supremo, en sentencia de 15/11/2010, recurso 3811/2008 , ha señalado que ' El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas, según dijimos en la sentencia de esta Sala de 5 de noviembre de 2007 (RC 4957/2005 ), es el de que la comparación debe realizarse con una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes' . Y aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa debemos reiterar que en la comparación con una visión de conjunto, sintética y estructural de los signos enfrentados, se aprecia evidentes diferencias puestas de manifiesto por la disparidad denominativa, fonética y conceptual que resulta evidente a la vista de los vocablos que integran cada signo, sin que podamos descomponer los signos y fijarnos únicamente en la similitud del elemento gráfico consistente en el triángulo que existe debajo de la letra C de cada signo pues ni es el elemento preponderante de los signos, ni debe ser valorado con abstracción de la impresión global que ofrecen dichos signos. En definitiva, no apreciamos que se pueda producir riesgo de confusión o asociación en el público.

Ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

En el presente caso, descartado el riesgo de confusión o asociación por las diferencias denominativas, fonéticas y conceptuales entre los signos en liza, resulta irrelevante el examen de los campos aplicativos.

No obstante debemos precisar que la circunstancia de que la recurrente limite su petición de registro de la marca únicamente para la clase 45 cuando en su solicitud inicial también se pretendían la protección para las clases 38, 41 y 35, ello no significa que la recurrente haya aceptado la incompatibilidad entre los signos controvertidos también para la clase 45.

Por todo ello, debemos apreciar que no concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por lo que debe estimarse el recurso.



SEXTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , al estimarse el recurso se imponen a la parte demandada las costas causadas, con el límite de 2000 € en cuanto a la minuta del Letrado de la parte recurrente, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de demanda y la actividad desplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador que correspondan, a abonar al 50% cada parte demandada.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, contra la resolución de 19 de marzo de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 4 de septiembre de 2017 que deniega la inscripción de la marca número 3649314 'CIUTADANS', (mixta), en clase 45, y anulamos dicha resolución, acordando que por la OEPM se conceda la inscripción de la marca solicitada; con expresa imposición a las demandadas de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el FD

SEXTO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0471-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0471-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª M. Soledad Gamo Serrano