Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 555/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 626/2018 de 24 de Julio de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0016154
RECURSO 626/2018
SENTENCIA NÚMERO 555
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Francisco Javier Canabal Conejos
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª María Soledad Gamo Serrano
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En la Villa de Madrid, a veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso ordinario número 626/2018, interpuesto por don Juan Francisco , representada por la
Procuradora de los Tribunales doña Virginia Camacho Villar, contra la resolución de 9 de mayo de 2018
dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto
contra la resolución dictada el 3 de agosto de 2017 que resolvió denegar la inscripción de la marca número
3649168/3 'ZAHARATUNA' (denominativa), en la clase 25. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado; y, la mercantil Industria de Diseño Textil
SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén.

Antecedentes

PRIMERO.- Por don Juan Francisco se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado en fecha 6 de julio de 2.018 contra los actos antes mencionados, acordándose su admisión, y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazada para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso y se dicte Sentencia por la que se revoque el mencionado acuerdo, ordenando la concesión de la marca ZAHARATUNA con numero de solicitud de registro M-3649168/3 que tuvo entrada el día 30 de Enero de 2.017, número de registro 1261505, para la clase 25.



SEGUNDO.- La representación procesal de la Administración General del Estado y la de la mercantil Industria de Diseño Textil SA contestaron a la demanda mediante sendos escritos en los que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaron aplicables, terminaron pidiendo la desestimación del recurso.



TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, tras el trámite de conclusiones, con fecha 18 de julio de 2019 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.



CUARTO.- Por Acuerdo de 1 de julio de 2019 del Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se realizó el llamamiento del Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos en sustitución voluntaria del Magistrado Iltmo. Sr. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.

Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Canabal Conejos, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 9 de mayo de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 3 de agosto de 2017 que resolvió denegar la inscripción de la marca número 3649168/3 'ZAHARATUNA' (denominativa), en la clase 25 para proteger 'Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería'.

La citada resolución denegó el registro de la marca al atender a las marcas opuesta por la codemandada, titular de las siguientes marcas: .- M 0881440 ZARA en relación con las clases solicitadas: 25 - M 2929130 ZARA (mixta) en relación con las clases solicitadas: 25.

La resolución confirmó en alzada la denegación indicando que 'Desde un punto de vista denominativo, fonético y conceptual, entre las marcas enfrentadas, solicitada 'ZAHARATUNA' y oponentes 'ZARA', existe una evidente semejanza entre las mismas, causando los vocablos enfrentados así conformados una impresión de conjunto auditiva y visual muy pr6xima. Especialmente desde el punto de vista fonético y auditivo existe una cuasi- identidad entre las palabras ' ZARA' y ' ZAHARA', sin que la terminación 'Tuna' sea suficiente para evitar el riesgo de confusión.'...En cuanto a la relación aplicativa, la nueva marca se solicita en clase 25 para 'PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTICULOS DE SOM-BRERERIA. '. Y los signos prioritarios están registrados en clase 25, entre otras, para 'PRENDAS CONFECCIONADAS DE VESTIR PARA MUJER, HOMBRE Y NIÑOS (EXCEPTO VEST1DOS), CALZADOS (EXCEPTO ORTOPEDICOS) Y SOMBRERERIA.

Existen por lo tanto, semejanzas aplicativas evidentes'.

Debiendo considerarse que el riesgo de confusión será tanto más elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo particular de la marca anterior, por lo que las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (SSTJCE de 11-11-1997, Sabel, ap.24; de 29- 09-1998, Canon, ap.I 8; de 22-06-1999, Lloyd, ap.20) En el presente caso, teniendo en cuenta el grado de semejanza denominativa y fonética apreciada entre los signos contra-puestos anteriormente examinados, la impresión de conjunto producida, y a la luz de sus respectivos ámbitos aplicativos, teniendo en cuenta la notoriedad de que gozan las marcas oponentes en el mercado, se considera que su convivencia en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión (asociación) para los consumidores, con aprovechamiento indebido de la reputación de los signos prioritarios.'

SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con las resoluciones impugnadas. Señala que no existe tal grado de semejanza denominativa, sino que por el contrario son muy destacadas las diferencias existentes en la composición de las denominaciones 'ZARA' y 'ZAHARATUNA', ya que tienen grandes disimilitudes gráficas y fonéticas, ya que el vocablo de la prioritaria 'ZARA' no es igual que el de 'ZAHARA' al poseer una silaba más a la que se añade 'TUNA,' de la que no debe prescindirse y que otorga una propia sustantividad y una más que suficiente diferenciación de la denominación de la marca opuesta 'ZARA', dado que se ofrece coma cierto, la imposibilidad lógica de error o confusión entre las marcas 'ZARA' y 'ZAHARATUNA', al tener ambas una singularidad propia en sus denominaciones.

Añade que la marca 'ZAHARATUNA' está ligada íntimamente al pueblo de la provincia de Cádiz llamado 'ZAHARA DE LOS ATUNES', por ello esa especie de acrónimo de 'ZAHARATUNA' que se identifica con la mencionada localidad y por tanto, la diferencia claramente con los productos ofrecidos y ajenos en su procedencia comercial; de los protegidos por la marca 'ZARA', sin confundirlos ni asociarlos con ellos sin que el público en general pueda confundir el origen o procedencia de los productos amparados por las dos marcas.



TERCERO.- El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se opuso a la demanda sobre la base de las consideraciones de la resolución de alzada que reproduce tras reproducir la doctrina relevante al caso.

En iguales términos se expresa el codemandado expresando que la marca ZARA goza de renombre y una simple visión de conjunto de ambas marcas causan una impresión de conjunto auditiva y visual muy próxima ya que la denominación 'ZAHARATUNA' se ha formado mediante la unión de dos términos diferenciados: 'ZAHARA' y 'TUNA'. Tales términos tienen una naturaleza totalmente dispar. Por un lado, 'ZAHARA' es un término de fantasía sin ningún significado propio, que además es fonéticamente muy similar a 'ZARA'. Por otro lado, 'TUNA' es un término meramente genérico a lo que añade la identidad de productos.



CUARTO.- El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , 'a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos'.



CUARTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .

Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada y ello en base a dos concretas precisiones. Por un lado, tal y como han señalado las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2014 (cas. 2198/2012 ), 21 de enero de 2008 (cas. 957/2005 ) y de 20 de diciembre de 2004 (cas. 1315/2002 ) que han reconocido la protección jurídica reforzada del signo ' ZARA', debido a su carácter de marca renombrada, que determina la aplicación de la prohibición relativa contemplada en el derogado artículo 13 c) de la anterior Ley de Marcas , frente al registro de aquellas denominaciones que, por su estructura lingüística idéntica o semejante, evocan los productos o servicios designados por la marca prioritaria, generando riesgo de confusión en el mercado y riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial, con el objeto de garantizar que no se produzca un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca prioritaria. La primera citada expresamente señala que 'las marcas renombradas, que son aquellas en que el grado de reconocimiento por el público relevante se extiende no sólo al sector al que pertenecen los productos o servicios, sino a la práctica totalidad del tráfico mercantil, gozan en nuestro ordenamiento de una protección específica de carácter reforzado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, interpretado a la luz del artículo 4, apartados 3 y 4 a) y del artículo 5, apartado 2, de la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, con el objeto de garantizar las prácticas leales en materia industrial y comercial y de proteger la reputación y el prestigio adquirido, que vincula a la Oficina Española de Patentes y Marcas a prohibir el acceso al registro de aquellos signos que supongan un menoscabo del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, y creen confusión en cuanto a la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios identificados, y se pretenda obtener una ventaja desleal o causen un perjuicio al producir una dilución de la fama, reputación o prestigio adquiridos por su titular, aunque los productos y servicios de una y otra marca no fueran idénticos o similares, y sin necesidad de que se demuestre la existencia de riesgo de confusión'. Por otro lado, existe una evidente relación entre los campos aplicativos, ambos en el sector textil, siendo el nombre ZARA el que atrae al público y el que genera el riesgo de confusión aún cuando se quieran intercalar letras puesto que la lectura no deja de ser parecida en una y otra marca y la única distinción está en el sufijo que pudiera referir una connotación geográfica pero que sería igualmente indiferente para impedir dicho riesgo de confusión. En suma, pues procede desestimar el recurso al resultar ajustada a derecho la denegación de la inscripción de la marca número 3649168/3 'ZAHARATUNA' (denominativa), en la clase 25.



QUINTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , al desestimarse el recurso se imponen a la parte demandante las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minutas del Abogado del Estado y de la parte codemandada, para cada uno de ellos atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido de los escritos de contestación y la actividad desplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador que correspondan.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la don Juan Francisco contra la resolución de 9 de mayo de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 3 de agosto de 2017 que resolvió denegar la inscripción de la marca número 3649168/3 'ZAHARATUNA' (denominativa), en la clase 25.

Expresa imposición a la recurrente de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el último Fundamento Jurídico de esta sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días , contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0626-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0626-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Francisco Javier Canabal Conejos D. José Ramón Chulvi Montaner Dª María Soledad Gamo Serrano PROCEDIMIENTO ORDINARIO 626/2018 LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID CERTIFICA: Que la anterior fotocopia, compuesta de 9 folios, es fiel reflejo de la sentencia original firmada por los Magistrados que figuran en la misma, la cual ha sido publicada y entregada a esta Secretaría en el día de hoy y, una vez expedida la presente certificación para su unión al rollo y copias para su notificación, ha quedado archivado el original para su unión al libro de sentencias originales. Madrid a veintiséis de julio de dos mil diecinueve.