Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 576/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 474/2018 de 18 de Septiembre de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33010310
NIG: 28.079.00.3-2015/0023668
Recurso 474/2018
SENTENCIA NÚMERO 576
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Francisco Javier Canabal Conejos
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª María Soledad Gamo Serrano
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En la Villa de Madrid, a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso Procedimiento Ordinario número 474/2018, interpuesto por la mercantil CR Business Gestión
Hotelera SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Alberto Alfaro Matos, contra la resolución
de 7 de marzo de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de
alzada interpuesto contra la resolución dictada el 28 de agosto de 2017 que resolvió denegar la inscripción de
la marca número M-3648239-0 'AZAHAR HOTELES' (denominativa), en la clase 43. Ha sido parte demandada
la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la mercantil CR Business Gestión Hotelera SL se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado en fecha 21 de mayo de 2.018 contra los actos antes mencionados, acordándose su admisión, y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazada para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso y se dicte Sentencia por la que se revoque el mencionado acuerdo, ordenando la concesión de la marca 'AZAHAR HOTELES'.



SEGUNDO.- La representación procesal de la Administración General del Estado contestó la demanda mediante escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó pidiendo la desestimación del recurso.



TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, con fecha 12 de septiembre de 2019 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.



CUARTO.- Por Acuerdo de 25 de julio de 2019 del Presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se realizó el llamamiento del Magistrado Ilmo.

Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos en sustitución voluntaria del Magistrado Ilmo. Sr. D. Manuel Ponte Fernández.

Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Canabal Conejos, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 7 de marzo de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 28 de agosto de 2017 que resolvió denegar la inscripción de la marca número M-3648239-0 'AZAHAR HOTELES' (denominativa), en la clase 43 para proteger 'Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal'.

La citada resolución denegó el registro de la marca al atender a la marca opuesta: .- M 3568076 'Apartamentos Vacaciones AZAHAR' (mixta) en relación con la misma clase y servicios que la solicitada y denegada.

La resolución confirmó en alzada la denegación en base a 'una total identidad aplicativa que entre los signos enfrentados se establecen al ser coincidentes en mismos servicios en clase 43 como se observa en una comparativa de los mimos siendo que desde un punto de vista denominativo también se configuran como realidades incompatibles siendo que ambos son coincidentes en el núcleo principal y más diferenciador esto es el termino AZAHAR sin que el resto de los términos que los conforman sean suficientes para singularizarlos por ser descriptivos de los servicios a los que van dirigidos , considerando esta Instancia que si bien es cierto que el signo oponente se configura como signo de carácter mixto en el que se inserta un gráfico con reivindicación cromática de fantasía mientras que el signo solicitado es meramente denominativo, se trata de una situación que no es lo suficientemente relevante como para poder diferenciarlo como para poder determinarlo como realidades suficientemente diferenciadas'.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con las resoluciones impugnadas. Señala que las mismas aplican indebidamente el artículo 6.1 b) de la ley de Marcas señalando que los diseños gráficos no son coincidentes, variando el número de letras y los colores así como el dibujo por lo que cualquier comparación ha de realizarse en su conjunto El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se opuso a la demanda sobre al base de las consideraciones de la resolución de alzada que reproduce tras reproducir la doctrina relevante al caso.



TERCERO.- El artículo 6 apartado 1º letras a) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, 'a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos'.



CUARTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión (sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 197 .

En el caso que nos ocupa, desde un punto de vista denominativo y fonético, consideramos que las marcas enfrentadas ofrecen un elevadísimo nivel de semejanza, dada la identidad del vocablo dominante en ambas marcas.

Como acertadamente sostiene la Oficina, más que parecido puede hablarse de práctica identidad o identidad sustancial habida cuenta que, desde todos los puntos de vista, dos signos que comparten su elemento dominante, AZAHAR, se asocian inmediatamente en la mente del consumidor que, en el caso de que los distinga como marcas diferentes, entenderá razonablemente que se trata de signos de la misma familia, pertenecientes a un mismo titular.

Por otra parte, el resto de los términos y gráficos, a tal efecto debe resaltarse que el elemento gráfico utilizado descansa, principalmente, en el elemento denominativo, de las marcas resultan inocuas para eliminar el inevitable riesgo de asociación errónea dado que en ambos casos se está ante referencias turísticas de alojamiento diferente.

A todo ello debe añadirse la existencia de identidad conceptual entre los signos enfrentados, así como una identidad aplicativa en cuanto que ambos signos amparan servicios de naturaleza similar por lo que operan en un mismo ámbito comercial.

Esto es, el grafismo utilizado tiende a resaltar el elemento denominativo por lo que su utilización es muy poco o escasamente distintivo. Lo realmente distintivo en el conjunto marcario solicitado es el elemento denominativo, sobre el que se aprecia semejanza denominativa y fonética con la prioritaria.

Con tales semejanzas (denominativas y fonéticas) e identidad (conceptual y aplicativa), a juicio de la Sala, se advierte riesgo de confusión entre los signos enfrentados en relación con los productos por ellas protegidos, riesgo que debe apreciarse globalmente, según la percepción del público relevante sobre las marcas y los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

En consecuencia, de cuanto antecede, se desprende que la marca solicitada incurre en la causa de prohibición relativa del artículo 6.1 de la Ley de Marcas, lo que comporta la desestimación del recurso contencioso-administrativo que nos ocupa.



QUINTO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se impone a la demandante las costas causadas, con el límite ( artículo 139.4 LJCA) de 1.500 € en cuanto a la minuta de honorarios del Letrado de la parte demandada, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido de sus escritos y la actividad desplegada en el presente recurso.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil CR Business Gestión Hotelera SL contra la resolución de 7 de marzo de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 28 de agosto de 2017 que resolvió denegar la inscripción de la marca número M-3648239-0 'AZAHAR HOTELES' (denominativa), en la clase 43.

Expresa imposición a la recurrente de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el Fundamento Jurídico octavo de esta sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0474-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0474-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Francisco Javier Canabal Conejos D. José Ramón Chulvi Montaner Dña. María Soledad Gamo Serrano