Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 604/2018, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 796/2017 de 25 de Julio de 2018

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2017/0016053
RECURSO 796/2017
SENTENCIA NÚMERO 604
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
D.ª Natalia de la Iglesia Vicente
En la Villa de Madrid, a veinticinco de julio de dos mil dieciocho.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso contencioso-administrativo número 796/2017, interpuesto por la Sociedad Papa John#s
International, Inc., representada por el Procurador D. Ángel Rojas Santos contra la Resolución de la Oficina
Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de mayo de 2017 publicada por el Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial de 2 de junio de 2017 que desestimaba expresamente el recurso de alzada formulado contra la
Resolución de la OEPM de fecha 24 de noviembre de 2016 que denegaba parcialmente el expediente de marca
número 3612852 para la denominación 'PIZZA PAPA JOHN#S MEJORES INGREDIENTES. MEJOR PIZZA'
y diseño en la clase 30ª del Nomenclátor Internacional. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Se interpuso por la Sociedad Papa John#s International, Inc., recurso contencioso- administrativo contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de mayo de 2017 publicada por el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 2 de junio de 2017 que desestimaba expresamente el recurso de alzada formulado contra la Resolución de la OEPM de fecha 24 de noviembre de 2016 que denegaba parcialmente el expediente de marca número 3612852 para la denominación 'PIZZA PAPA JOHN#S MEJORES INGREDIENTES. MEJOR PIZZA' y diseño en la clase 30ª del Nomenclátor Internacional.

Una vez admitido a trámite el recurso y reclamado el expediente administrativo, se dio traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que hizo en escrito, donde tras exponer los hechos y fundamentos que estimó pertinentes terminó suplicando que se dictase sentencia que revocase la Resolución impugnada, acordando, en consecuencia, la concesión de la marca nacional nº 3612852 para todos los productos solicitados en la clase 30, con imposición de las costas a la parte contraria.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.



TERCERO.- Recibido el pleito a aprueba se practicó la propuesta y declarada pertinente y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 19 de julio de 2018, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D.ª Natalia de la Iglesia Vicente.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de mayo de 2017 publicada por el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 2 de junio de 2017 que desestimaba expresamente el recurso de alzada formulado contra la Resolución de la OEPM de fecha 24 de noviembre de 2016 que denegaba parcialmente el expediente de marca número 3612852 para la denominación 'PIZZA PAPA JOHSN#S MEJORES INGREDIENTES. MEJOR PIZZA' y diseño en la clase 30ª del Nomenclátor Internacional.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada exponiendo, en síntesis lo siguiente.

Relata que la sociedad solicitó ante la OEPM el registro de la marca nacional número 3612852 'PIZZA PAPA JOHN#S MEJORES INGREDIENTES. MEJOR PIZZA' y diseño en la clase 30ª del Nomenclátor Internacional, para proteger los siguientes productos 'Pizza, pan, palitos de pan finos, panecillos, productos de panadería (postres), galletas, bizcocho de chocolate y nueces (brownie), productos de pastelería'. La OEPM emitió en fecha de 7 de octubre de 2016 acuerdo de suspensión por estar la marca incursa en la prohibición del art. 5.1.g) LM y finalmente dictó Resolución de concesión parcial. Contra la Resolución desestimatoria del recurso de alzada que confirma la denegación de la marca para todos los productos designados en la clase 30 salvo 'pizza', se interpone el presente recurso judicial.

Parte de que el objeto de la litis es demostrar que el signo, a pesar de incluir la palabra pizza entre otros elementos verbales y gráficos, contrariamente a lo decidido por la OEPM no debe considerarse engañoso respecto de la totalidad de los productos solicitados dentro de la clase 30ª del Nomenclátor, diferentes de pizza.

El primer argumento es la existencia de una marca registrada cuasi idéntica, titularidad de la recurrente, y por tanto concedida, marca de la Unión Europea nº 1126259 'PIZZA PAPA JOHN#S' para proteger productos y servicios idénticos o extremadamente similares a los ahora objetados por la OEPM en la clase 30ª 'Productos de harina y cereales al estilo italiano, salsas (condimentos), especias; postres comprendidos en esta clase'.

Así el signo es cuasi idéntico ya que el único elemento añadido en la marca solicitada respecto del concedido es el eslogan 'MEJORES INGREDIENTES. MEJOR PIZZA', el cual constituye sin género de duda un elemento distintivo de carácter accesorio. Y en cuanto a los productos están íntimamente relacionados, así realizando una comparación se extraen las siguientes conclusiones, los 'productos de harina y cereales al estilo italiano' ya protegidos por la marca registrada, de forma general y amplia comprenden aquellos más específicos que ahora se solicitan 'pan, palitos de pan finos, panecillos, galletas', y el amplio enunciado 'postres comprendidos en esta clase' de la marca ya registrada comprende de la misma manera tanto los 'productos de panadería (postres)' como los 'bizcochos de chocolate y nueces (brownie), productos de pastelería'. De esta forma, la actora está legitimada a ampliar o actualizar sus marcas registradas solicitando una nueva con la misma denominación y prácticamente idéntico distintivo para proteger productos idénticos o afines y así fue admitido por la Sala de Recursos de la OEPM en la estimación del recurso de alzada de fecha 2 de agosto de 2017 con el registro de la marca nº 3612840, lo que supone la concesión de la marca 'PIZZA PAPA JOHN#S', para productos de la clase 30ª 'Pizza, pan, palitos de pan finos, panecillos, productos de panadería (postres), galletas, bizcocho de chocolate y nueces (brownie), productos de pastelería', recogiendo dicha Resolución estimatoria del recurso de alzada el siguiente párrafo 'situación que no ocurre en el presente supuesto por lo que puede concluirse que el consumidor medio del tipo de producto reivindicado percibirá la marca solicitada como un signo distintivo de carácter arbitrario o de fantasía sin inducir a error sobre la procedencia o características de los productos protegidos, siendo importante señalar que el ahora solicitante tiene registrada la marca europea 1126259 con el mismo distintivo básicamente para 'pizzas, productos de harina y cereales al estilo italiano, salsas condimentos, especias, postres comprendidos en esta clase' de la clase 30ª (documento nº 1 acompañante de la demanda).

El segundo motivo de impugnación es la contradicción con los criterios de interpretación establecidos por el Tribunal General de la UE y con directrices de OEPM y EUIPO, que exigen para la concurrencia de la prohibición del art. 5.1.g) LM que exista una discordancia entre lo que la marca indica o sugiere y las características de los productos a los que pretende aplicarse y además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicio que sean capaces de influir en su demanda y que no se correspondan con la realidad. Pero los productos ahora solicitados de la clase 30ª son los habituales dentro de la oferta de las pizzerías y cadenas de comida rápida en el sector de la pizza, actividad en la que se encuadra el solicitante, no siendo así de aplicación la prohibición del art. 5.1.g) LM. Pizza Papa John#s es una marca mundialmente conocida por identificar una de las cadenas de pizzerías más grandes del mundo con sede en Estados Unidos, existen en la actualidad más de 5.000 restaurantes Papa John#s en 37 países alrededor del mundo. Y los productos objetados se comercializan en un restaurante de comida rápida en el sector de las pizzerías, ya sea para consumir en local, para llevar a domicilio o para encargar online, por lo que no cabe confusión, y ese mismo criterio es el aplicado por la OEPM en la marca inventada CAFÉ LATINO para designar otros productos distintos de café como miel, pan y vinagre. Añade que la Resolución impugnada es contraria al claro criterio establecido por el Tribunal General de la UE en casos análogos, que restringe la prohibición absoluta de registro.

El último motivo impugnatorio son los innumerables precedentes de concesión en marcas similares a la solicitada. Como 'PIZZERIA CARLOS LA PIZZA QUE RECORDARAS', 'DANIELE PIZZA AL TAGLIO', 'TRAGANOS PIZZA CALIDAD ARTESANA', 'LA MIA PIZZA', todas ellas concedidas para productos de la clase 30ª tales como 'café, té, pan, productos de pastelería, helados...'. Por todo lo anterior se apela al principio de coherencia registral.



TERCERO.- El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por los siguientes argumentos.

Comienza señalando que los precedentes administrativos y jurisprudenciales que se citan por la parte recurrente en la demanda carecen de relevancia puesto que la actuación del Registro no vincula a los Tribunales ni al propio Registro, dado que la concesión o denegación de la inscripción de cualquier clase de propiedad industrial constituye un acto reglado y no discrecional.

Reproduce la Resolución de la OEPM que indica 'En el presente caso la marca denegada para pan, palitos de pan finos, panecillos, productos de panadería (postres), galletas, bizcochos de chocolate y nueces (browne), productos de pastelería, con PIZZA PAA JOHN#S MEJORES INGREDIENTES. MEJORES PIZZAS, el distintivo incurre en la prohibición señalada, ya que de la interpretación de esta norma se desprende que la marca es engañosa cuando existe la posibilidad de error por una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Además es preciso que genere unas expectativas sobre el producto capaces de influir en su demanda y que no respondan a la verdad como concurre en el supuesto planteado en donde lo indicado en el distintivo PIZZA y los productos que pretende individualizar en el mercados tales como pan, palitos de pan finos, etc, no coinciden. No se tienen en cuenta los precedentes de concesión invocados por el recurrente por tratarse de supuestos distintos al ahora planteado debiendo señalarse que, en todo caso, la concesión o denegación de la propiedad industrial no es un acto discrecional, sino reglado, en el que no puede entrar en juego el precedente para adoptar resoluciones que no se ajustan a derecho siendo aplicable por tanto en relación con la marca comunitaria alegada U1126259'.



CUARTO.- Procede examinar las infracción invocada por la OEPM en relación con las alegaciones de la parte actora. Artículo 5. Ley de Marcas. Prohibiciones absolutas. '1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: b) Los que carezcan de carácter distintivo. c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. 2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.

3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley '. Y Art. 13. Reglamento (UE) 1151/2012), '1. Los nombres registrados estarán protegidos contra: a) cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes; b) cualquier uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como 'estilo', 'tipo', 'método', 'producido como en', 'imitación' o expresiones similares, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes; c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, que se emplee en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen; d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto. Cuando una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida contenga ella misma el nombre de un producto considerado genérico, el uso de tal nombre genérico no se considerará contraria a lo dispuesto en las letras a) y b) del párrafo primero. 2. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán hacerse genéricas. 3. Los Estados miembros adoptarán las medidas administrativas y judiciales pertinentes para, en aplicación del apartado 1, prevenir o detener cualquier uso ilegal de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas, producidas o comercializadas en el Estado miembro de que se trate. Con tal fin, los Estados miembros designarán a las autoridades competentes para adoptar dichas medidas, de conformidad con los procedimientos establecidos por cada Estado miembro. Dichas autoridades deberán ofrecer las adecuadas garantías de objetividad e imparcialidad, y disponer del personal cualificado y de los recursos necesarios para desempeñar sus funciones'.



QUINTO.- Analizando los motivos impugnatorios procede estimar el recurso con denegación de la marca solicitada. Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos comenzar señalando que el artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas establece, como supuesto de prohibición absoluta de registro, que no podrán registrarse como marcas los signos 'que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio'.

En este sentido, debe significarse que, tal como se pone de relieve en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2015, rec. 91/2015 , 'conforme una consolidada jurisprudencia de esta Sala jurisdiccional, que expusimos en la sentencia de 18 de mayo de 2009 (RC 33612007), la prohibición de registro prevista en el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, que resulta plenamente aplicable a la prohibición contemplada en el artículo 5.1 g) de la vigente Ley de Marcas , tiene por objeto impedir 'el registro de signos distintivos que incluyan indicaciones geográficas que no sean idóneas para distinguir un concreto tipo de productos o servicios por inducir a error a los consumidores medios destinatarios de los productos reivindicados sobre la verdadera naturaleza, calidad u origen geográfico de dichos productos o servicios, con la finalidad de asegurar unas condiciones de leal competencia entre los fabricantes y distribuidores de productos que lleven ese tipo de indicaciones y de garantizar el derecho de los consumidores a la correcta elección de los productos que pretenden adquirir'.

En la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 11 de octubre de 2005 (RC 6128/2002), dijimos: 'Por su parte, el artículo 11.1 f) de la Ley de Marcas (EDL 1988/13320) también establece como prohibición absoluta los signos que 'puedan inducir al público a error particularmente sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios'. La 'ratio legis' del precepto, es la defensa de los consumidores y usuarios, no como la anterior que está dirigida a la defensa de los empresarios. Con ella se impide que aquellos experimenten confusión sobre cuál es el lugar de fábrica o de producción del artículo o servicio que contratan.

Este error se originará no sólo cuando se induzca a pensar que un producto que tiene un origen determinado lo es de otro lugar, sino también cuando tal inducción lo sea respecto de qué parte de un lugar más o menos amplio, que además es diferenciable en su ámbito de las demás partes, procede el producto. Es esto lo que ocurre en el caso presente. Resulta evidente el riesgo de confusión que se creará en el consumidor ante un producto procedente del 'Parque Natural de Aralar', que tanto puede corresponder al que lo es de Guipúzcoa, como al que lo es de Navarra, ya que el consumidor medio no se parará a meditar sobre si esta última lo tiene o no declarado como tal Parque, al reducir en su mente ambos a uno solo por la circunstancia de que se designa por el topónimo de una sierra. '. Por ello, estimamos que la sentencia de la Sala de instancia recurrida no contraviene la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo expuesta en la invocada sentencia de 30 de enero de 2008 (RC 701/2005 ), pues no podemos eludir que la finalidad de la prohibición de registro contemplada en el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, es además de, en su caso, proteger la exclusividad de la propia denominación oficial de municipios, Comunidades Autónomas o del Estado español, impedir que accedan al registro como marcas aquellos signos que incluyen términos geográficos singulares, que carecen de valor identificativo de los productos designados y pueden inducir a confusión al público haciéndoles creer que tienen un respaldo o reconocimiento oficial '.

Pues bien, en el presente supuesto no puede apreciarse la concurrencia de la prohibición absoluta antes dicha puesto que la introducción del eslogan 'MEJORES INGREDIENTES. MEJOR PIZZA', no puede entenderse que induzca a error sobre la naturaleza, no pudiendo registrarse otros productos que no fueran pizza, añadiendo a ello que el solicitante dispone de la marca registrada 'PIZZA PAPA JOHN#S', para productos de la clase 30ª ahora denegados.

Atendiendo a la legislación y Jurisprudencia anterior, procede la estimación del recurso con concesión de la marca solicitada.



SEXTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso debe imponerse las costas a la parte demandada, si bien con la limitación de honorarios del Letrado de la parte recurrente de 1.000 euros a abonar por las demandada.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sociedad Papa John#s International, Inc., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de mayo de 2017 publicada por el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 2 de junio de 2017 que desestimaba expresamente el recurso de alzada formulado contra la Resolución de la OEPM de fecha 24 de noviembre de 2016 que denegaba parcialmente el expediente de marca número 3612852 para la denominación 'PIZZA PAPA JOHN#S MEJORES INGREDIENTES. MEJOR PIZZA' y diseño en la clase 30ª del Nomenclátor Internacional, y en consecuencia debemos ANULAR la resolución recurrida, con CONCESIÓN de la marca solicitada.

Expresa imposición a la demandada de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el Fundamento Jurídico Sexto de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0796-17 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0796-17 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.