Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 622/2018, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 966/2017 de 19 de Septiembre de 2018

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2017/0020324
RECURSO 966/2017
SENTENCIA NÚMERO 622
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
-----
Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
D.ª Natalia de la Iglesia Vicente
En la Villa de Madrid, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso contencioso-administrativo número 966/2017, interpuesto por la mercantil Agroinsumos
y Servicios Técnicos, S.L.L., representada por el Procurador D. José Andrés Peralta de la Torre contra la
Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de mayo de 2017, publicada en el
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 25 de mayo de 2017, por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto por la actora contra la marca M-3611527 AGROINSUMOS IBEROAMERICANOS, titularidad de
Agroinsumos Iberoamericanos, S.L.U. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES
Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado. Se ha personado como codemandado la mercantil
Agroinsumos Iberoamericanos, S.L., representada por la Procuradora D.ª Carmen Ortiz Cornago.

Antecedentes

PRIMERO.- Se interpuso por la mercantil Agroinsumos y Servicios Técnicos, S.L.L. recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de mayo de 2017, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 25 de mayo de 2017, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la marca M-3611527 AGROINSUMOS IBEROAMERICANOS, titularidad de Agroinsumos Iberoamericanos, S.L.U.

Una vez admitido a trámite el recurso y reclamado el expediente administrativo, se dio traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que hizo por escrito, donde tras exponer los hechos y fundamentos que estimó pertinentes terminó suplicando que se dictase sentencia que denegara la concesión registral de la marca impugnada M-3611527 AGROINSUMOS IBEROAMERICANOS.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

Se personó como codemandada la mercantil Agroinsumos Iberoamericanos, S.L., pero no presentó escrito de contestación a la demanda sino escrito final de conclusiones.



TERCERO.- Recibido el pleito a aprueba se practicó la propuesta y declarada pertinente y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 13 de septiembre de 2018, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D.ª Natalia de la Iglesia Vicente.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de mayo de 2017, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 25 de mayo de 2017, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la marca M-3611527 AGROINSUMOS IBEROAMERICANOS, titularidad de Agroinsumos Iberoamericanos, S.L.U.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada exponiendo, en síntesis lo siguiente.

Afirma la existencia de riesgo de error o confusión en el consumidor incluyendo riesgo de asociación. Así la marca nacional M-3611527 AGROINSUMOS IBEROAMERICANOS concedida para clase 1 'productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo; productos químicos para conservar alimentos', clase 5 'productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas', clase 7 'maquinaria agrícola', clase 11 'aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua (sistemas de riego), clase 31 'productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores naturales; malta', clase 39 'transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías, todo lo relacionado con productos agrícolas', clase 44 'servicios de agricultura, horticultura y silvicultura', es cuasi idéntica a la denominación de la marca anterior del actor M-2750785 AI AGROINSUMOS , prioritaria y anterior al signo concedido, y para las clase 1 'productos fertilizantes; abonos para la agricultura y para las tierras; productos químicos para la agricultura (con excepción de fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas), productos químicos destinados a la industria, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura', clase 35 'servicios de venta al menor en comercios y a través de redes mundiales de informática, servicios de asesoría para la dirección de negocios; servicios de abastecimiento y comercialización de productos y/o servicios para terceros, todo relacionado con la agricultura, horticultura y silvicultura', clase 39 'servicios de distribución, almacenaje y transporte de mercancías; todo ello relacionado con productos químicos destinados a la industria, así como para la agricultura, horticultura y silvicultura', y clase 42 'servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y gestión de proyectos de ingeniería técnica en general relacionados con todo tipo de productos fertilizantes, fitosanitarios y químicos en general'. De la comparación de las marcas puede deducirse que la letra 'a' del término agroinsumos y la letra principal 'i' del segundo vocablo de la denominación de la mara solicitante iberoamericanos, da lugar a la unión de dichas letras 'ai', parte principal que posee la marca oponente AI Agroinsumos. Por tanto puede existir un riesgo de asociación o evocación entre los signos en conflicto, y existiría un aprovechamiento indebido por parte de la marca nacional concedida ya que se estaría utilizando en el mercado una denominación cuasi idéntica a la marca anterior del actor, citando Jurisprudencia al respecto. El término predominante es el coincidente Agroinsumos, siendo el mismo sector comercial el de ambas marcas.



TERCERO.- El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por los siguientes argumentos.

Comienza señalando que los precedentes administrativos y jurisprudenciales que se citan por la parte recurrente en la demanda carecen de relevancia puesto que la actuación del Registro no vincula a los Tribunales ni al propio Registro, dado que la concesión o denegación de la inscripción de cualquier clase de propiedad industrial constituye un acto reglado y no discrecional.

Niega la concurrencia de la prohibición del art. 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas. Cita Jurisprudencia y concluye, aplicando dichos principios generales al presente caso, que, en contra de lo manifestado por la recurrente, la prohibición de registro no es aplicable al caso. Y ello porque analizando los elementos de los signos contrapuestos, en el plano fonético-denominativo se puede afirmar que existen diferencias entre los signos enfrentados, puesto que si bien es cierto que los signos comparados coinciden con la leyenda Agroinsumos, tampoco es menos cierto, que se trata de unos términos de no demasiada distintividad en el sector solicitado y que la marca solicitada incluye adicionalmente los vocablos Iberoamericanos y la marca oponente las vocales AI en mayor tamaño. Teniendo en cuenta todos esos factores, se llega a la conclusión que de una comparación sintética y global de los signos enfrentados, el público percibirá como realidades diferentes pertenecientes a su vez a distintos empresarios. Por lo tanto el público no incurrirá en riesgo alguno de confusión o asociación, no concurriendo la prohibición del art. 6.1 LM citado.



CUARTO.- Se ha personado como codemandada, la entidad Agroinsumos Iberoamericanos, S.L., pero no presentó escrito de contestación a la demanda, sino exclusivamente escrito de conclusiones.



QUINTO.- La concesión de la inscripción de la marca solicitada y ahora impugnada por la recurrente, se basa en la no concurrencia de la prohibición del art. 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas, por lo que procede examinar el contenido legal de dicho precepto, su interpretación jurisprudencial, y los elementos fácticos concurrentes en este caso, para determinar si es correcta la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, aquí recurrida.

El artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, ' a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'.

Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas, por lo que procede analizar cada uno de ellos.



SEXTO.- Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.

Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso, no se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada por cuanto entre los signos enfrentados sí se aprecian semejanzas suficientes, en una visión de conjunto, que nos lleven a apreciar riesgo de confusión en los consumidores, atendiendo especialmente al elemento denominativo siendo el elemento determinante, el término AGROINSUMOS, mientras que IBEROAMERICANOS es un término genérico sin entidad suficiente para dotar de sustantividad propia y diferente de la marca prioritaria. A ello se une que a pesar de las aparentes diferencias apreciadas por la Oficina al analizar los elementos gráficos, la grafía de las letras A e I son similares y además el añadir el término Iberoamericanos no hace sino aumentar la confusión al ser la segunda letra del aforismo de la prioritaria una I.

SÉPTIMO.- En segundo lugar, ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro, se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas). Ya hemos examinado que apreciamos suficiente similitud denominativa de conjunto en el presente caso, por lo que debemos pasar a examinar los campos aplicativos.

Los campos aplicativos son semejantes puesto que se refieren a los mismos campos de agricultura con consumidores destinatarios similares.

Por todo ello, debemos entender que existen suficientes semejanzas denominativas y fonéticas y en los campos aplicativos como para producir riesgo de confusión y asociación en los consumidores, debiendo estimar el recurso presentado.

OCTAVO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se imponen a las demandadas las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minuta del Letrado de la recurrente, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de contestación a la demanda y la actividad desplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador que correspondan.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Agroinsumos y Servicios Técnicos, S.L.L., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de mayo de 2017, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 25 de mayo de 2017, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la marca M-3611527 AGROINSUMOS IBEROAMERICANOS, titularidad de Agroinsumos Iberoamericanos, S.L.U., y en consecuencia debemos ANULAR la resolución recurrida acordando que la Oficina Española de Patentes y Marcas proceda a denegar la inscripción de la marca en el Registro.

Expresa imposición a las demandadas de las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minuta del Letrado de la recurrente, más los derechos de Procurador que correspondan.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0966-17 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0966-17 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª Natalia de la Iglesia Vicente PROCEDIMIENTO ORDINARIO 966/2017 LA LETRADA DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID CERTIFICA: Que la anterior fotocopia, compuesta de 11 folios, es fiel reflejo de la sentencia original firmada por los Magistrados que figuran en la misma, la cual ha sido publicada y entregada a esta Secretaría en el día de hoy y, una vez expedida la presente certificación para su unión al rollo y copias para su notificación, ha quedado archivado el original para su unión al libro de sentencias originales. Madrid a 21 de septiembre de 2018.