Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 71/2018, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 7043/2016 de 21 de Febrero de 2018

Encabezamiento

T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.3
A CORUÑA
SENTENCIA: 00071/2018
PONENTE: D. JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL
RECURSO NUMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 7043/2016
RECURRENTE: Ismael
ADMINISTRACION DEMANDADA:OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
ha pronunciado la
SENTENCIA
ILMO.SR PRESIDENTE :
JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL
ILMOS.SRES.MAGISTRADOS :
JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL
JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ
CRISTINA MARIA PAZ EIROA
En A CORUÑA, a 21 de febrero de 2018.
Vistos por la Sala, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del
recurso contencioso-administrativo número PROCEDIMIENTO ORDINARIO 7043/2016 interpuesto por el
Procurador D. JAIME JOSE DEL RIO ENRIQUEZ y dirigido por el Letrado Dª. MARIA DOLORES CASTRO
GONZALEZ en nombre y representación de Ismael contra Resolución de 3-12-15 de la Oficina Española de
Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada contra otra de 6-4-15 denegatoria de solicitud para
registro de nombre comercial Berton Surfboards num. 0354344, Dígito 7. Ha sido parte demandada OFICINA
ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por ABOGACIA DEL ESTADO.
Siendo PONENTE el Magistrado Ilmo. D. JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL.

Antecedentes

PRIMERO.- Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la/s parte/s recurrente/s para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que se estimaron pertinente, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución impugnada en este procedimiento.



SEGUNDO.- Conferido traslado a la/s parte/s demandada/s, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de derecho consignados en la/s contestación/nes de la demanda.



TERCERO.- Habiéndose recibido el asunto a prueba y seguido el trámite de conclusiones, se señaló para la votación y fallo del recurso el día 2 de febrero de 2018, fecha en la que tuvo lugar.



CUARTO.- En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo indeterminada.

Fundamentos

Primero.- El actor, D. Ismael , impugna la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 3 de diciembre de 2015, desestimatoria del recurso de alzada contra otra anterior del mismo organismo público, de seis de abril de 2015, denegatoria de la solicitud formulada por esa misma persona de la solicitud para Registro del nombre comercial Bertón Surfboards , número 0354344. Dígito 7.

Segundo.- Como principal fundamento de la resolución recurrida, se expresaba que la oposición a esa petición de concesión basada en los registros anteriores A 4449 'Burton' CI.28 y A 10946309 'Burton Experience Snowboarding' Ci. 028, había que tenerla en cuenta por la semejanza denominativa y aplicativa con el nombre comercial en estudio, pudiendo producir confusión el público acerca de la procedencia empresarial de los productos que se pretende distinguir, añadiéndose incluso que la oposición basada en el otro registro anterior 12205613 'Burton' CI. 28 no se tenía en cuenta por hallarse todavía en tramitación. Por otro lado, y a pesar de que el actor solicitante impugnaba el citado acuerdo alegando inexistencia de riesgo de confusión entre los registros enfrentados, la Oficina ya dicha entendía que eran aplicables los artículos 6 , 7 y 87 de la Ley de Marcas de 7 de 3 diciembre de 2001, y, sobre todo, el art. 5.1. g) de la misma, al establecer éste una negativa al acceso registral de una marca, cuando ésta esté constituida por distintivos que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia del producto del servicio, por lo que el carácter engañoso del signo o medio es siempre motivo de denegación absoluta. De esta manera y de acuerdo con una interpretación coordinada de todas esas normas, esa misma Oficina entendió que la marca que se pretendía registrar estaba incursa en la norma del art. 6.1 de esa Ley, que prohíbe el registro como nombre comercial de los signos que sean idénticos o semejantes a un signo anterior, y que, por ser idénticos o semejantes los productos, servicios o actividades que designen, exista un riesgo de confusión en el público, que incluya el riesgo de asociación con la marca anterior, ya que la razón de ser de tal prohibición consiste en garantizar la protección al titular de derechos de marca que pretende distinguir en el mercado los productos, servicios o actividades de los de las otras, y la protección de los consumidores que comparan los signos existentes en el mercado con solicitudes posteriores con el fin de evitar el riesgo de confusión, por lo que, para hacer un juicio de valor comparativo, había que examinar los aspectos de la semejanza entre los signos, la determinación de la similitud o no de los productos, servicios o actividades, así como la posibilidad de que se genere riesgo de confusión.

Tercero.- En cuanto a elementos a tener en cuenta para apreciar la diferencia entre los signos, se citan los criterios gráfico, fonético y conceptual, y en lo que se refiere a la determinación de la similitud o no de los productos, servicios o actividades, se dice que hay que atender a las particularidades del supuesto concreto, aunque la jurisprudencia siempre ha considerado como un factor muy importante la naturaleza y finalidad de los mismos, tales como su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario en cuanto a su ámbito y posibilidad de competencia en el mercado. A la hora de aplicar estos principios interpretativos al supuesto de que se trata, el organismo oficial aprecia que existe una gran similitud en los nombres -Berton y Burton- y, en cuanto a la relación aplicativa, que tales nombres enfrentados reivindican artículos deportivos de la clase 28, lo que lo lleva a decidir -sobre la base de que existe un adecuado riego de confusión- que ese nombre comercial que el actor pide que se inscriba en el Registro no reúne las exigencias legales necesarias para ello. Pero esta Sala entiende que tal decisión no es la acertada, en virtud de las razones que pasan a exponerse, tal como se ha decidido en algún caso precedente de condicionantes muy similares.

Cuarto.- En el recurso 7375/15, entre otras cosas, se había dicho que, sin embargo, y a pesar de esta primera interpretación de los hechos respecto a estas importantes diferencias con el nombre comercial y marca anteriores, en la respuesta al recurso de alzada,- en la que aceptó las tesis contrarias mantenidas por las otras compañías que se oponían a esa primera concesión al actor-, se ofrece una solución totalmente distinta, que puede resumirse de la siguiente manera. Parte de la base de que el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas prohíbe el registro como nombre comercial de los signos que sean idénticos o semejantes a un signo anterior y que, por ser idénticos o semejantes los productos, servicios o actividades que designan, exista un riesgo de confusión en el público, que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior, cuya 'ratio legis' de esta prohibición se dice que es garantizar la protección del titular de los derechos de marca que pretende distinguir en el mercado los productos, servicios o actividades de su empresa de los de las otras, y la protección de los consumidores que comparan los signos existentes en el mercado con solicitudes posteriores con el fin de evitar el peligro de confusión. De esta manera, para determinar la aplicación de esta prohibición al caso concreto, se examinan sucesivamente los tres aspectos relativos a la identidad o semejanza de signos, la identidad o semejanza de los productos, servicios o actividades, y, en tercer lugar, la posibilidad de que se genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Después de la comparación formal y conceptual de los signos de que se trataba en ese supuesto, se añadió que, parecía mucho más razonable y adecuado a las circunstancias del caso, la tesis propuesta por la actora respecto a todos los elementos en discusión, por lo que es ésta la que la Sala considera que ha de prevalecer sobre la oficial de la oficina de Marcas, en virtud de las siguientes razones a) El actor estaba inscrito el Consello Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas y en el Registro de Embotellador de vinos y bebidas alcohólicas de Galicia de la Xunta de Galicia (Hay documentación acreditativa de ello) y aprovecha como negocio una pequeña bodega de vino alvariño de poca extensión y mínima producción en su casa matriz familiar de Axís, en el Concello de Meaño, encontrándose la explicación del nombre comercial y marca solicitados en el hecho de que su abuela se llamaba Esmeralda (Consta en el libro de familia), lo que en principio aleja toda idea maliciosa de aprovecharse de cualquier nombre comercial o marca ajenas de parecida significación. En cuanto a esto, aporta toda una serie de sentencias que, en casos muy similares, ponen de manifiesto que entre el simple nombre de Esmeralda y los otros nombres relacionados con la otra marca enfrentada hay una notable diferencia que aleja toda posibilidad de error o confusión en el mercado y permite su convivencia pacífica en el mismo sin quedar incluida en prohibición legal, ya que dos o más vocablos comunes pueden originar un conjunto con propia sustantividad y carga expresiva para que, tomado globalmente, resulte distinto y característico, ya que el hecho de estar inscrito un nombre como parte de una marca no puede cerrar el registro a cualquier otra marca que utilice ese signo, junto con otros, en cuanto ese mismo vocablo no es susceptible de monopolio exclusivo del primero que lo haya inscrito, pues entre las reglas que tradicionalmente sirven para determinar la existencia de semejanza capaz de crear error o confusión ocupan un lugar destacado los criterios estructural y semántico, conforme a los cuales la visión de conjunto debe prevalecer sobre los elementos parciales y hay que atender al significado e idea que evocan los signos enfrentados, con la particularidad en este caso de que no se daba entre ellos similitud grafica o fonética suficientemente relevante para crear confusión, lo mismo que sucedía con la otra marca enfrentada Analivia , con relación a la otra empresa, pues se trataba de nombres propios marcadamente distintos y con suficientes diferencias denominativas. Al final, cabe perfectamente entender que las posibles similitudes que pudieran existir entre ellas no son significativas desde todos los puntos de vista y, en consecuencia, no existe el riesgo de confusión entre los consumidores que se alega, y con toda razón se significa que la propia coexistencia entre las otras marcas anteriores evidencia la falta de confusión, con la particularidad de que la aspirante pertenece a una denominación de origen de un muy especial y valioso tipo de vino propio de una región muy conocida y específica, muy distinto a los otros vinos y licores propios de las otras empresas contendientes por la marca, lo que no contribuiría sin duda a la confusión en el mercado que se alega por las otras partes. Puede, pues, concluirse, que el parecido fonético entre ellas no es de la entidad suficiente para que puedan producir confusión en el mercado, sin que tampoco pueda pensarse que pueda contribuir a cualquier situación de confusión o equivocidad en el mismo el hecho de que exista una actividad similar en las empresas respecto a la dedicación a la venta de bebidas alcohólicas, pues hay diferencias importantes en el territorio donde las expresas ejercen el comercio, pues el negocio del actor está muy limitado a un espacio muy pequeño y opera en su plenitud.

Quinto.- Ha de entenderse que esta doctrina anterior es perfectamente aplicable al caso de que se trata, pues todo indica que la palabra Berton es el nombre de pila por el que se conoció al dueño de la empresa de ahora cuando se dedicó, y sobresalió, en la práctica del surf en una determinada zona de la comunidad autónoma, lo que responde a una situación comprobada y alejada de toda argucia para aprovecharse de cualquier otra marca parecida. Su similitud fonética con las otras en conflicto se desvanece en las formas empleadas por una y otra, con minúsculas la del actor y con el añadido en la parte inferior de surfboards.

Las otras son en mayúscula y la segunda de ellas con el dibujo de una montaña, claramente identificativa del concreto destino del material deportivo de esta marca para el snowboard o deslizamiento sobre la nieve, distinta de la del actor, que tiene el expreso y exclusivo destino al surfboard o deslizamiento sobre el agua, en un medio, lógicamente, completamente distinto. Ello pone también claramente de manifiesto la diferente e inconfundible dedicación deportiva de las marcas en conflicto, con el escaso margen que ello supone para una posible confusión en el mercado. Y, por último, -lo que también tiene una notable importancia a la hora de juzgar- hay que resaltar que el alcance de espacio geográfico de una y otra marca son también completamente distintos, pues la del actor comprende un pequeño y conocido ámbito en una zona muy próxima al mar- precisamente para la práctica de ese concreto y único deporte a ejercitar fundamentalmente en esa zona- y el de las otras marcas tiene un ámbito y una repercusión internacional, por la concreta dedicación a la venta de artículos deportivos relacionados exclusivamente con la montaña y el snowboard ya dichos, lo que aparta también todo tipo de confusión en el consumidor medio, del que hay que esperar que, por lo específico y distinto de los elementos deportivos a que ambas se dedican, conozca perfectamente las diferencias de los artículos deportivos en discusión y sepa elegir de manera neutral y objetiva-fuera de todo equívoco-aquellos que realmente le interesan según el deporte que vaya a practicar, sin daño o perjuicio para aquella empresa que se opuso a la inscripción de la marca del actor, que, por lo expuesto, merece la protección jurídica que invoca y justifica que se declare que tiene acceso al registro correspondiente a su denominación, tal como pasa a hacerse constar en la parte dispositiva de esta resolución judicial.

Sexto.- Por lo expuesto, y en los términos indicados, se estima el recurso presentado, sin especial mención en cuanto al pago de sus costas procesales.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,

Fallo

Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ismael contra la Resolución de 3-12-15 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada contra otra de 6-4-15 denegatoria de solicitud para registro de nombre comercial Berton Surfboards num. 0354344, Dígito 7, que declaramos contraria a derecho, y en su virtud, anulamos la Resolución de 3 de Diciembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial el 9-12-5, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas,Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Gobierno de España, Administración General del Estado, referencia 116015, que denegó la solicitud para registro de Nombre Comercial Berton Surfboards,número 0354344 Dígito 7, o lo anule, resolviendo que procede la inscripción del nombre comercial Berton Surfboards , con los efectos legales inherentes, así como que condene a la administración a estar y pasar por esa declaración, todo ello sin especial mención en cuanto al pago de sus costas procesales.

Notifíquese a las partes haciéndole saber que la misma no es firme , y que contra ella, se podrá interponer recurso de casación establecido en el art. 86 y ss de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su nueva modificación operada por la L.O. 7/2015, de 21 de julio por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, por las personas y entidades a que se refiere el art. 89.1 de la Ley 29/1998 , con observancia de los requisitos y dentro del plazo que en él se señala. Para admitir a trámite el recurso, al interponer deberá constituirse en la cuenta de depósito y consignaciones de este Tribunal (1578-0000-85-7043-16-24), el depósito al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre (BOE num. 266-de 4/11/09), y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La sentencia anterior ha sido leída y publicada el mismo día de su fecha , por el Ilmo./a.

Sr./a. Magistrado/a Ponente D/ña. JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL, al estar celebrando audiencia pública la Sección 003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Doy fe.