Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 756/2018, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 15/2016 de 09 de Octubre de 2018

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Recurso nº 15/2016
SENTENCIA Nº 756/2018
Ilmos. Sres.:
Presidente
D. ALBERTO ANDRÉS PEREIRA
Magistrados
D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS
D. FRANCISCO SOSPEDRA NAVAS
Dña. ANA RUBIRA MORENO
D. EDUARDO PARICIO RALLO
En la ciudad de Barcelona, a 9 de octubre de 2018.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-
administrativo nº 15/2016, interpuesto por la Sociedad INDUSTRIAS TITAN SA, representada por el
Procurador de los Tribunales D. Ricard Simó Pascual y defendida por Letrada, siendo demandada la OFICINA
ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Ha sido ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS, quien expresa el parecer
de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO - Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala en fecha 14 de enero de 2016, se interpuso el presente recurso contra la resolución dictada en fecha 11 de noviembre de 2015 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación de la Directora General.



SEGUNDO - Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de la Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de la resolución objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.



TERCERO - Continuado el proceso, no habiéndose solicitado por las partes el recibimiento a prueba ni el trámite de conclusiones escritas, se señaló finalmente para deliberación, votación y fallo, el 2 de octubre de 2018.



CUARTO - En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO - 1) Constituye el objeto de este proceso, tal como se ha señalado en el primer antecedente de esta sentencia, la impugnación por la parte actora de la resolución dictada en fecha 11 de noviembre de 2015 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación de la Directora General.

2) Resulta del expediente administrativo, que por Almacenes Celso Míguez SA se formuló en fecha 4 de septiembre de 2014, solicitud de registro de la marca núm. 3.525.220, ' ACRINOR', denominativa, para distinguir productos de la clase 2 del Nomenclátor Internacional.

En concreto: ' Colores, barnices, pinturas, lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas; tintes para madera'.

3) Formuló oposición la aquí actora Industrias Titan SA, como titular de diversas marcas bajo la denominación ' ACRITÓN', entre ellas, las que distinguen productos de la clase 2 del Nomenclátor Internacional, nums. 545.133, 2.716.566 (' ACRITÓN ES ARQUITECTURA '), 2.739.334 (' ACRITÓN ESMALTE SINTÉTICO ECOLÓGICO 2010' ), 2.725.514 (' ACRICOLOR '), y la europea 150.193 (' ACRITON ').

La mayor identidad aplicativa, dentro de la referida clase 2 del Nomenclátor, se produce con los productos amparados por las marcas prioritarias nums. 2.716.566 y 2.739.334: 'Colores, barnices, lacas; pinturas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas'.

4) Mediante resolución inicial de fecha 5 de marzo de 2015, la OEPM concedió la marca solicitada, con arreglo al siguiente argumento: 'No se considera de aplicación el art. 6.1.b de la Ley de Marcas en relación con la M-545133, ACRITÓN, clase 2 y siguientes señaladas...o con denominación 'ACRICOLOR'...por diferencias de conjunto denominativo. No se estima que la convivencia en el mercado del signo solicitado y oponentes pueda dar lugar a que exista riesgo de error o confusión/asociación para el consumidor'.

Contra dicha resolución interpuso la aquí actora recurso de alzada.

5) El recurso fue desestimado mediante resolución de fecha 11 de noviembre de 2015, objeto de impugnación en este proceso.

Funda la resolución impugnada su pronunciamiento de compatibilidad entre los signos enfrentados (FJ 2º), en que: 'Analizados ambos signos (ACRITÓN y ACRINOR)...existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre ellos; así como de conjunto, no obstante la coincidencia del prefijo que puede ser alusivo al material de que se componen los productos protegidos.

Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto evocan ideas/pensamientos/conceptos suficientemente diferenciados'.

Y en el FJ 3º: ' En cuanto a la relación aplicativa, el signo prioritario está registrado para revestimientos impermeabilizantes para fachadas de la clase 2 mientras que la nueva marca se solicita para proteger pinturas, barnices y otros productos de la misma clase 2. Existe por tanto, relación aplicativa'.

Y concluye (FJ 5º) en que 'aún dándose la relación aplicativa...no hay riesgo de error y, por ello, no es aplicable la prohibición...Pues los distintivos, aun teniendo presente el principio de interdependencia, son suficientemente desemejantes para evitarlo'.



SEGUNDO - Frente a la conclusión de compatibilidad entre los signos de la resolución impugnada, se extraen del escrito de demanda, en esencia, como motivos de impugnación: 1) Cuasi identidad fonética y denominativa de los signos enfrentados.

2) Identidad aplicativa: las marcas colisionan en el mercado.

3) Riesgo de confusión y asociación entre las marcas.

El Abogado del Estado, actuando en representación de la Administración demandada, interesa en el escrito de contestación a la demanda la desestimación del recurso contencioso y la confirmación de la resolución impugnada.



TERCERO - 1) Conforme al art. 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de las otras.

Entre las prohibiciones absolutas y relativas que, conforme a la naturaleza de las marcas y a las finalidades de su registro, establecen los arts. 5 a 10 de la Ley, el art. 6.1 prevé, como prohibición relativa, que no podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos; y b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Precepto este último asimilable en sus previsiones al derogado y correlativo art. 12.1 a) de la LM 32/88, de 10 de noviembre.

2) Señala la Sentencia de esta Sala y Sección de 29 de mayo de 2013, rec. 5/2012 , en su FJ 5º, que: 'La STS, de 28 de enero de 2005 , se hace eco de la doctrina jurisprudencial (así, STSS, de 27 de septiembre de 2004 y 25 de octubre de 2004), señalando que' el parámetro para enjuiciar la legalidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.... debe realizarse desde los criterios hermenéuticos propios del Derecho público, atendiendo a los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o contractual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad'.

Y recuerda, citando la STS, de 12 de abril de 2002 , que en orden a los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas, que: 'a) En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto; b) El análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) La existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas '.

(En el mismo sentido, Sentencia de esta Sala y Sección de 11 de octubre de 2013, rec. 309/2011 , FJ 2º).

3) A su vez, conforme a la STS, Sala 3ª, de 29 de junio de 2012, rec. 3166/2011 : FJ 4º: '...dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres'.

Y con arreglo a la STS, Sala 3ª, de 29 de octubre de 2013, rec. 3053/2012 : FJ 6º: '...El examen y la comparación de cada una de las marcas aspirantes con las que se les opongan ha de hacerse a la vista de las características propias de unas y de otras, a fin de juzgar sobre su compatibilidad respectiva en función de los componentes singulares que presenten. Si es cierto que los precedentes pueden servir de ayuda para emitir el juicio de contraste, no pueden sustituir a éste en el obligado análisis pormenorizado de los factores denominativos, gráficos y aplicativos de cada uno de los signos en liza, como parece pretender en este último motivo la parte recurrente'.

Bien entendido en fin, que tal como pone de manifiesto la STS, Sala 3ª, de 6 de julio de 2011, rec.

4771/2010 : FJ 4º: '...es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala que, en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto'.



CUARTO- En el presente supuesto, la resolución administrativa impugnada, que puso fin a la vía administrativa, consideró que no concurría la prohibición relativa contemplada en el art. 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

Este Tribunal no comparte el criterio de la resolución de la OEPM que se revisa .

Debe partirse, en el examen de las marcas enfrentadas -a saber, por una parte, las prioritarias, de titularidad de la actora, bajo la denominación común 'ACRITÓN', y por otra, la que se pretende registrar, bajo la denominación 'ACRINOR'-, no ya de su relación aplicativa, como se afirma en la resolución de la de la OEPM impugnada, sino de la identidad aplicativa, dentro de la clase 2 del Nomenclátor, que concurre cuanto menos, respecto de algunas de las marcas prioritarias, como las nums. 2.716.566 y 2.739.334, puesta de manifiesto en el FJ 1º precedente.

Así las cosas, la necesaria distintividad de la nueva marca descansa en su denominación, ACRINOR, respecto de la común a las marcas prioritarias, ACRITÓN.

Y al respecto, es conocida la doctrina que otorga relevancia al denominado factor tópico, 'tantas veces utilizado jurisprudencialmente, que otorga un valor decisivo a la situación de los fragmentos coincidentes y muy especialmente cuando se encuentran al principio de los vocablos confrontados, pues el hecho de figurar en primer lugar les proporciona una mayor fuerza' ( STS, Sala 3ª, de 16 de diciembre de 1988 , FJ 3º; y con posterioridad y entre otras, STS, Sala 3ª, de 24 de octubre de 1990 , FJ 2º; 15 de enero de 2010, rec.

1612/2009, FJ 4 º; y 22 de enero de 2010, rec. 321/2008 , FJ 3º).

En este caso, compartiendo la nueva marca las tres primeras letras de las prioritarias (por tanto, con la coincidencia conceptual consiguiente), el examen de las tres restantes y del conjunto resultante, ACRI- NOR frente a ACRI-TÓN, no permite conferir a la primera el necesario ' valor evocativo intrínseco de la marca aspirante', utilizando los términos de la citada STS de 15 de enero de 2010, rec. 1612/2009 (supuesto de marca aspirante ' Hyalodent', frente a marcas oponentes ' Hyalonect ').

En ausencia pues de la necesaria y suficiente distintividad de la nueva marca, frente a las prioritarias de la actora, lo procedente es estimar el recurso de esta última.

No obstante el casuismo propio del ámbito marcario, cabe invocar, como supuesto asimilable, el de la STS, Sala 3º, de 7 de abril de 2005, rec. 5482/2002 , que confirmó (FJ 2º) 'la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante...'IZI LACK', que ampara productos de la clase 2, pinturas en polvo, con las marcas oponentes 'ICI' y 'ICI' (con gráfico), de la clase 2, que distinguen entre otros productos, colores, barnices y lacas y otros materiales utilizados por pintores y decoradores...'.

Y ello, con fundamento (FJ 5º) en la existencia de 'riesgo de confusión entre las marcas confrontadas desde un análisis global o de conjunto por la concurrencia de un grado relevante de semejanza denominativa, fonética y conceptual entre los signos distintivos...al distinguir las marcas en conflicto productos que se distribuyen en la misma área comercial del sector de las pinturas, que promueve que el consumidor medio no pueda diferenciarlos al suscitar su percepción riesgo de evocación entre las marcas en conflicto y que genera error sobre la procedencia empresarial común de los productos ofrecidos, que puede causar dilución o debilitamiento de las marcas oponentes'.

Procede por cuanto antecede, estimar el presente recurso contencioso.



QUINTO - No se estima procedente la condena en costas de la parte demandada, con arreglo al art.

139.1 LJCA , debiendo considerarse legítima la controversia jurídica entre las partes.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido: 1º.- ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la resolución dictada en fecha 11 de noviembre de 2015 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación de la Directora General, la cual SE ANULA por no estimarse ajustada a derecho.

2º.-DENEGAR el derecho de Almacenes Celso Míguez SA, al registro de la marca núm. 3.525.220, ' ACRINOR', denominativa, para distinguir productos de la clase 2 del Nomenclátor Internacional.

3º.- NO HACER especial pronunciamiento sobre las costas devengadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales.

Contra esta Sentencia cabe, en su caso, recurso de casación, que se deberá preparar ante esta Sección en el plazo de 30 días desde su notificación, con arreglo al art. 89.1 LJCA en la redacción conferida por la L.O. 7/2015, en relación con lo previsto en el art. 86 y siguientes LJCA .

Así, por esta Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.