Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 758/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 498/2014 de 20 de Octubre de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
SECCIÓN QUINTA
Recurso núm. 498/2014
SENTENCIA Nº 758/2017
Ilustrísimos señores:
Presidente:
D. Alberto Andrés Pereira
Magistrados:
D. José Manuel de Soler Bigas
Sr. Francisco Sospedra Navas
Dª Ana Rubira Moreno
D. Eduardo Paricio Rallo
En la ciudad de Barcelona, a 20 de octubre de 2017
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sección
quinta) ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo núm. 498/2014,
interpuesto por Laboratorios Ern, SA, representados por el procurador Sr. Daniel Font Berkhemer y dirigido
por la letrada Sra. Teresa González Martínez, contra la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada
por el Abogado del Estado.
Ha sido ponente el magistrado Ilustrísimo Sr. D. Eduardo Paricio Rallo, que expresa el parecer de la
Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 18 de diciembre de 2014 la representación de la parte actora presentó en la secretaría de esta Sala escrito de interposición del presente recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de octubre de 2014, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de concesión de la marca nº 3093605, clase 05, 'APLIFEN 600'.



SEGUNDO.- En fecha 25 de marzo de 2015 la actora presentó escrito de demanda mediante el cual pidió sentencia que declare nulas y no conformes a derecho las resoluciones recurridas, ordenando a la Oficina demandada que disponga la denegación de la maca solicitada 'APLIFEN 600'.

Fundamenta la anterior pretensión en que la similitud de las dos marcas en conflicto y la identidad en el campo de aplicación impide el registro de la marca impugnada de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.1.b/ de la Ley 17/2001 de marcas. Más concretamente, argumenta que la cifra añadida al final no es significativa puesto que es común en los medicamentos para indicar a composición cuantitativa del producto. Por lo demás, coincide la secuencia de las vocales y también la de consonantes, con muy leves diferencias, siendo my similares también los inicios de ambas denominaciones, aparte que la nueva denominación queda incluida casi en su totalidad en la denominación de la marca prioritaria. Llama la atención en este sentido la frecuencia y peligrosidad de las confusiones en medicamentos a consecuencia de denominaciones similares.



TERCERO.- Por su parte, la representación de la Administración demandada formuló contestación a la demanda en la que, de acuerdo con los hechos y fundamentos que entendió oportunos, pidió la desestimación de este recurso y la confirmación de la resolución impugnada.



CUARTO.- Mediante resolución y fecha 28 de mayo de 2015 se fijó la cuantía del recurso como indeterminada.

Acto seguido se aceptó la prueba propuesta con el resultado que consta en los autos. Posteriormente las partes formularon conclusiones ratificando sus respectivas pretensiones.

Finalmente, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

Fundamentos

PRIMERO.- La actora es titular de la marca 'APIROFENO', inscrita en la clase 5, de productos farmacéuticos. Impugna en este recurso la resolución dictada en fecha 3 de abril de 2014 por la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió el registro de la marca 'APLIFEN 600', así como la posterior resolución de 22 de octubre de 2014 que desestimó el subsiguiente recurso de alzada. Consideró en este sentido la citada oficina que existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre las marcas, puesto que la que es objeto de recurso consta de tres sílabas, mientras que la marca prioritaria es de cinco silabas, difiriendo una y otra tanto la raíz como en la desinencia, a parte de que la primera lleva incorporado un número.

La recurrente argumenta en su recurso que la similitud en la denominación y la identidad en los campos aplicativos de la nueva marca y la prioritaria supone un riesgo de confusión que impide el registro de la marca impugnada de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.1.b/ de la Ley 17/2001 de marcas.

Más concretamente, argumenta que la cifra añadida al final de la marca discutida no es significativa puesto que es común en los medicamentos para indicar la composición cuantitativa del producto. Por lo demás, coincide la secuencia de las vocales y también la de consonantes, con muy leves diferencias, siendo muy similares también los inicios de ambas denominaciones, aparte que la nueva denominación queda incluida casi en su totalidad en la denominación de la marca prioritaria. Llama la atención en este sentido sobre las frecuentes confusiones que ocasionan las denominaciones semejantes de los medicamentos y la peligrosidad que ello conlleva.



SEGUNDO.- El derecho a la marca es un derecho subjetivo vinculado a la libertad de empresa, de forma que la denegación de su inscripción es un acto reglado estrictamente sometido a la ley. La marca constituye un patrimonio muy significativo de la empresa comercial o industrial en tanto que identifica sus productos distinguiéndolos de la oferta de los competidores y a la vez condensa el prestigio y el atractivo que puedan tener en el mercado. Precisamente la protección de tal derecho impone la denegación del registro de una nueva marca cuando su utilización pueda perjudicar al titular de una marca idéntica o similar ya registrada; esto es, al titular de un mejor derecho.

En el mismo sentido, la protección de la marca existente es una manifestación de defensa de los consumidores y de su capacidad de elección sin riesgo de confusión. En definitiva, la marca tiene la finalidad de distinguir en el mercado los productos de una empresa determinada respecto a los productos de otras empresas, de forma que lo determinante para admitir una nieva marca es el riesgo de asociación o confusión.

Tampoco resulta admisible la apropiación por parte de una iniciativa comercial o industrial de denominaciones usuales en el mercado con la correspondiente exclusión de su uso ordinario en el tráfico económico por parte común de los ciudadanos, pues en definitiva el lenguaje es un bien colectivo.

En este contexto, la Ley 17/2001 admite el registro de marcas siempre que no sean idénticas o similares a una marca anterior ni generen un riesgo de confusión o asociación con marcas ya existentes por ser idénticos o similares los productos o servicios designados -artículo 6- . Asimismo, el artículo 4 impide registrar las marcas que no tengan carácter distintivo, las que queden integradas exclusivamente por signos o indicaciones que se puedan utilizar en el mercado para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, la época de obtención del producto o servicio u otras características del producto; ni tampoco los signos e indicaciones que sean habituales para designar productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres del comercio, los relativos a la forma del producto o los que puedan inducir a error sobre la naturaleza, la calidad o procedencia geográfica del producto.

El Tribunal Supremo ha establecido en este sentido una doctrina ya consolidada en el sentido que la prohibición de acceso al registro prevista en el artículo 6 de la Ley de marcas se produce por la coincidencia acumulativa de dos condiciones. Una condición queda referida a la identidad o similitud fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente establecidos. La otra coincidencia se refiere a la identidad o similitud de los productos o servicios designados por la nueva marca en relación a los amparados por la marca ya registrada o solicitada, de forma que la falta de alguna de las anteriores coincidencias abre el paso a la inscripción de la nueva marca. Por tanto, la disimilitud en los campos económicos en los que opera la nueva marca según el nomenclátor internacional es suficiente para compensar la similitud en los signos distintivos de la marca. Inversamente, también resulta aceptable la inscripción si se constata una diferencia significativa en los signos de identidad de la marcas enfrentadas, aunque coincidan los campos de aplicación ( Tribunal Supremo, sentencia de 20 de octubre de 2004, recurso núm. 5288 / 2001 ).

Según ha establecido la citada jurisprudencia, la comparación debe hacerse teniendo y cuenta la pauta habitual en el comportamiento colectivo, específicamente por referencia al comportamiento presumible de los clientes potenciales, y atendiendo al conjunto de denominación y representación gráfica y los otros signos distintivos con los que la marca se presenta ( Tribunal Supremo, sentencia de 12 de abril de 2002, recurso núm. 553/1996 ). Esta valoración global impide atribuir una relevancia determinante a alguno de los elementos aislados que configuran la marca, a menos que tome un protagonismo especial en la identificación del producto o servicio ofrecido. Dicho en otras palabras, eh el momento de valorar la similitud entre marcas enfrentadas habrá que considerar el conjunto de las marcas en cuestión y a la vez los elementos más significativos de las mismas a los efectos de la demanda de los productos en el mercado, normalmente la representación fonética puesto que es habitual que los consumidores identifiquen y soliciten los productos oralmente.

En el caso que nos ocupa el conflicto se genera entre la nueva marca reconocida por la oficina demandada y una marca anterior, de forma que hay que afrontar la cuestión a partir de la valoración del grado de similitud de ambas marcas consideradas en su conjunto y teniendo en cuenta la posibilidad de confusión por parte los usuarios o los operadores en el segmento de mercado en el que concurren, de forma que lo determinante en este caso es la singularidad propia de las marcas en conflicto.

Pues bien, aunque coincidan en las dos marcas el campo de aplicación, debemos suscribir la apreciación efectuada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. En efecto, es cierto que ambas denominaciones comparten algunas letras, pero no es menos cierto que la construcción silábica de una y otra es netamente diferente puesto que en un caso consta de tres silabas y en el otro de cinco. También son dispares el ritmo y la acentuación fonéticos de una y otra denominación. La raíz es así mismo marcadamente diferente y, también las desinencias, aunque en este último caso la diferencia sea menor. Desde un punto de vista conceptual, la raíz de la marca prioritaria tiene una etimología griega 'apyros', ausencia de fuego, alusiva a los efectos antipiréticos del medicamento, referencia que no existe en la marca aquí discutida cuya raíz se refiere al concepto 'aplicación', absolutamente dispar.

A ello debe añadirse que la marca 'APLIFEN', incorpora un número. Cierto es que en farmacología es habitual esa adición para mostrar la cantidad del principio activo que contiene la presentación, pero no es menos cierto que al incorporar la marca dicho número, incorpora también un factor diferencial de relevancia respecto la marca oponente.

En definitiva, ambas marcas muestran diferencias suficientemente significativas como para evitar razonablemente el riesgo de confusión entre ambas marcas.



TERCERO.- El artículo 139 de la Ley Jurisdiccional dispone que se impondrán las costas procesales a la parte que vea desestimadas sus pretensiones. Atendidas las circunstancias del caso y su escasa complejidad sustantiva y procesal, corresponde limitar las costas a un máximo de 1.000 euros.

Considerando los fundamentos mencionados,

Fallo

HEMOS RESUELTO Primero.-Desestimar el recurso presentado por Laboratorios Ern, SA contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que registró la marca 'APLIFEN 600'.

Segundo.- Imponer las costas procesales a la actora, costas que en ningún caso superarán el máximo total de 1.000 euros.

Notifiqueu aquesta sentència a les parts fent saber que contra aquesta es pot interposar, si s'escau, recurs de cassació, que s'haurà de preparar davant d'aquesta Secció en el termini de 30 dies des de la seva notificació, d'acord amb l' art. 89.1 LJCA en la redacció donada per la LO 7/2015, en relació amb allò previst a l' art. 86 i següents de la LJCA Porteu-ne testimoniatge a les actuacions principals.

Així, per aquesta nostra sentència, ho pronunciem, manem i signem.

PUBLICACIÓ.- El dia d'avui i en audiència pública, l'Il lm. Sr. Magistrat ponent ha llegit i publicat la sentència anterior. En dono fe.