Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 761/2018, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 443/2015 de 09 de Octubre de 2018

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
SECCIÓN QUINTA
Recurso núm. 443/2015
SENTENCIA Nº 761/2018
Ilustrísimos señores:
Presidente:
D. Alberto Andrés Pereira
Magistrados:
D. José Manuel de Soler Bigas
Sr. Francisco Sospedra Navas
Dª Ana Rubira Moreno
D. Eduardo Paricio Rallo
En la ciudad de Barcelona, a 9 de octubre de 2018.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sección
quinta) ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo núm. 443/2015,
interpuesto por la Fundación Española de Enfermedades Neurológicas, representado por el Procurador Sr.
Jesús de Lara Cidoncha y dirigido por la Letrada Sra. Teresa González Martínez, contra la Oficina Española
de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.
Ha sido ponente el Magistrado Ilustrísimo Sr. D. Eduardo Paricio Rallo, que expresa el parecer de la
Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 18 de diciembre de 2015 la representación de la parte actora presentó en la secretaría de esta Sala escrito de interposición del presente recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 15 de octubre de 2015, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de concesión de la marca número 3527588 'FEN FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN', clases 16 y 41.



SEGUNDO.- En fecha 22 de febrero de 2016 la actora presentó escrito de demanda mediante el cual pidió sentencia que declare nulas las resoluciones impugnadas y que ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas que disponga la denegación de la marca 'FEN FUNDACION ESPAÑOLA DE LA NUTRICIÓN' y diseño en las cases 16 y 41.

La actora fundamenta el recurso en el riesgo de confusión que deriva de la similitud entre las marcas enfrentadas y con los nombres comerciales que también tiene registrados la actora, así como la identidad en los campos de aplicación; unas circunstancias que impiden el registro de la marca impugnada de acuerdo con lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley 17/2001 de marcas. La recurrente pone especial énfasis en el principio de interdependencia entre la similitud entre las marcas enfrentadas y en los campos de aplicación de las mismas, en la similitud entre el primer vocablo de ambas marcas que es el vocablo dominante, en que la coincidencia entre la marca solicitada y la denominación de la entidad solicitante no es un dato relevante, y en la prevalencia de la denominación sobre el diseño grafico de ambas marcas. Finalmente pone de relieve que la misma Oficina denegó la marca mixta 'MINI FEN' promovida por la misma entidad, precisamente por colisión con la marca de la actora.



TERCERO.- Por su parte, la representación de la Administración demandada formuló contestación a la demanda en la que, de acuerdo con los hechos y fundamentos que entendieron oportunos, pidió la desestimación de este recurso y la imposición de las costas procesales a la actora.



CUARTO.- Mediante resolución y fecha 18 de octubre de 2016 se fijó la cuantía del recurso como indeterminada.

Acto seguido se aceptó la prueba propuesta con el resultado que consta en los autos. Posteriormente las partes formularon conclusiones ratificando sus respectivas pretensiones.

Finalmente, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

Fundamentos

PRIMERO.- La actora es titular de la marca mixta 'feen fundación española de enfermedades neurológicas' y también de los nombres comerciales 'feen' y 'FEEN La Fundación del Cerebro' en las clases 16 y 41. Impugna en este recurso la resolución dictada en fecha 30 de marzo de 2015 por la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió el registro de la marca mixta 'FEN FUNDACION ESPAÑOLA DE LA NUTRICIÓN' en las mismas clases 16 y 41.

Como se ha adelantado, la recurrente argumenta en su recurso el riesgo de confusión que deriva de la similitud entre las marcas enfrentadas y también con los nombres comerciales que igualmente tiene registrados, siendo así que coinciden los campos de aplicación. Unas circunstancias éstas que considera que impiden el registro de la marca impugnada de acuerdo con lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley 17/2001 de marcas.

La recurrente pone especial énfasis en el principio de interdependencia entre la similitud entre las marcas enfrentadas y en los campos de aplicación de las mismas; en la similitud entre el primer vocablo de ambas marcas, que es el vocablo dominante; pone de relieve que la coincidencia entre la marca solicitada y la denominación de la entidad solicitante no es un dato relevante, e invoca la prevalencia de la denominación sobre el diseño grafico de ambas marcas. Finalmente pone énfasis en que la misma Oficina denegó la marca mixta 'MINI FEN' promovida por la misma entidad, precisamente por colisión con la marca de la actora.



SEGUNDO.- El derecho a la marca es un derecho subjetivo vinculado a la libertad de empresa, de forma que la denegación de su inscripción es un acto reglado estrictamente sometido a la ley. La marca constituye un patrimonio muy significativo de la empresa comercial o industrial en tanto que identifica sus productos distinguiéndolos de la oferta de los competidores y a la vez condensa el prestigio y el atractivo que puedan tener en el mercado. Precisamente la protección de tal derecho impone la denegación del registro de una nueva marca cuando su utilización pueda perjudicar al titular de una marca idéntica o similar ya registrada; esto es, al titular de un mejor derecho.

En el mismo sentido, la protección de la marca existente es una manifestación de defensa de los consumidores y de su capacidad de elección sin riesgo de confusión. En definitiva, la marca tiene la finalidad de distinguir en el mercado los productos de una empresa determinada respecto a los productos de otras empresas, de forma que lo determinante para admitir una nieva marca es el riesgo de asociación o confusión.

Tampoco resulta admisible la apropiación por parte de una iniciativa comercial o industrial de denominaciones usuales en el mercado con la correspondiente exclusión de su uso ordinario en el tráfico económico por parte común de los ciudadanos, pues en definitiva el lenguaje es un bien colectivo.

En este contexto, la Ley 17/2001 admite el registro de marcas siempre que no sean idénticas o similares a una marca anterior ni generen un riesgo de confusión o asociación con marcas ya existentes por ser idénticos o similares los productos o servicios designados -artículo 6- . Asimismo, el artículo 4 impide registrar las marcas que no tengan carácter distintivo, las que queden integradas exclusivamente por signos o indicaciones que se puedan utilizar en el mercado para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, la época de obtención del producto o servicio u otras características del producto; ni tampoco los signos e indicaciones que sean habituales para designar productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres del comercio, los relativos a la forma del producto o los que puedan inducir a error sobre la naturaleza, la calidad o procedencia geográfica del producto.

El Tribunal Supremo ha establecido en este sentido una doctrina ya consolidada en el sentido que la prohibición de acceso al registro prevista en el artículo 6 de la Ley de marcas se produce por la coincidencia acumulativa de dos condiciones. Una condición queda referida a la identidad o similitud fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente establecidos. La otra coincidencia se refiere a la identidad o similitud de los productos o servicios designados por la nueva marca en relación a los amparados por la marca ya registrada o solicitada, de forma que la falta de alguna de las anteriores coincidencias abre el paso a la inscripción de la nueva marca. Por tanto, la disimilitud en los campos económicos en los que opera la nueva marca según el nomenclátor internacional es suficiente para compensar la similitud en los signos distintivos de la marca. Inversamente, también resulta aceptable la inscripción si se constata una diferencia significativa en los signos de identidad de la marcas enfrentadas, aunque coincidan los campos de aplicación ( Tribunal Supremo, sentencia de 20 de octubre de 2004, recurso núm. 5288 / 2001 ).

Según ha establecido la citada jurisprudencia, la comparación debe hacerse teniendo y cuenta la pauta habitual en el comportamiento colectivo, específicamente por referencia al comportamiento presumible de los clientes potenciales, y atendiendo al conjunto de denominación y representación gráfica y los otros signos distintivos con los que la marca se presenta ( Tribunal Supremo, sentencia de 12 de abril de 2002, recurso núm. 553/1996 ). Esta valoración global impide atribuir una relevancia determinante a alguno de los elementos aislados que configuran la marca, a menos que tome un protagonismo especial en la identificación del producto o servicio ofrecido. Dicho en otras palabras, eh el momento de valorar la similitud entre marcas enfrentadas habrá que considerar el conjunto de las marcas en cuestión y a la vez los elementos más significativos de las mismas a los efectos de la demanda de los productos en el mercado, normalmente la representación fonética puesto que es habitual que los consumidores identifiquen y soliciten los productos oralmente.

En el caso que nos ocupa tanto la marca prioritaria como la marca solicitada son mixtas ya que ambas combinan denominación y diseño gráfico. Como se ha argumentado, hay que apreciar las marcas en su conjunto, sin valorando aisladamente los vocablos utilizados, sin que sea admisible descomponer los distintivos en las partes que integran la marca y teniendo en cuenta la posibilidad de confusión por parte los usuarios o los operadores en el segmento de mercado en el que concurren.

Pues bien, es bien cierto que ambas marcas se asemejan en su primer vocablo, que es el dominante y el que centra la atención en el diseño gráfico, también es cierta la identidad en los campos aplicativos y que la Oficina Española de Patentes y Marcas rechazó la marca 'MINI FEN' promovida por la misma solicitante, y lo hizo por colisión con la marca de la actora.

Ahora bien, como se ha mencionado, lo relevante es la comparación de las dos marcas en su conjunto.

Una comparación que se debe hacer desde la perspectiva del riesgo de asociación o confusión por parte de los operadores en el mercado. Pues bien, en el caso que nos ocupa no se puede establecer una similitud que pueda llevar a confusión por lo siguiente: En primer lugar, ambas son marcas mixtas y constan de diseños dispares, de forma que ese es un elemento determinante de diferenciación en un contexto en el que no es probable que la denominación fonética sea particularmente relevante para los usuarios o consumidores como sucede en otros sectores.

En segundo lugar, la denominación de la nueva marca incorpora un subtitulo que no admite dudas en cuanto a que se refiere a una entidad diferente a la actora.

En cuanto a los campos aplicativos, aunque coinciden, la actora limitó voluntariamente las actividades de la clase 41 para las que solicita la marca. En todo caso, se trata de entidades totalmente diferentes en cuanto a sus finalidades y a su actividad sustantiva, la una abocada a las enfermedades neurológicas y cerebrales y la otra a la nutrición, lo que hace que aunque puedan coincidir en las actividades instrumentales como publicaciones, seminarios o congresos, difieren en cuanto a los contenidos y en cuanto a los destinatarios, lo que relativiza mucho el riesgo de confusión.

Cabe añadir que la eventual contradicción de la OEPM al denegar la marca 'MINI FEN' y en cambio admitir la marca aquí impugnada 'FEN FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA NUTRICIÓN' no significa necesariamente que deba resolverse la cuestión denegando ambas marcas, puede que lo procedente hubiera sido admitirlas. En todo caso, la marca impugnada incorpora un subtitulo que ayuda a distinguir las marcas en conflicto y permite identificar de forma precisa la entidad con la que se corresponde, lo que no sucedía en el caso de la marca rechazada.

Las anteriores consideraciones nos llevan a confirmar la resolución impugnada y a desestimar este recurso jurisdiccional.



TERCERO.- El artículo 139 de la Ley Jurisdiccional dispone que se impondrán las costas procesales a la parte que vea desestimadas sus pretensiones. Atendidas las circunstancias del caso y su escasa complejidad sustantiva y procesal, corresponde limitar als costas a un máximo de 800 euros.

Considerando los fundamentos mencionados,

Fallo

Primero.- Desestimar el recurso presentado por la Fundación Española de Enfermedades Neurológicas contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que registró la marca mixta 'FEN FUNDACION ESPAÑOLA DE LA NUTRICIÓN'.

Segundo.- Imponer las costas procesales a la actora, costas que en ningún caso superarán el máximo total de 800 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, llevándose testimonio a los autos principales, haciéndoles saber que contra la misma se puede interponer, si procede, recurso de casación. El recurso deberá prepararse ante esta sección en el plazo de treinta días contado desde la notificación de la sentencia de acuerdo con lo que dispone el artículo 89.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa en la redacción efectuada por la Ley orgánica 7/15, en relación con lo previsto en los artículos 86 y siguientes de la misma Ley .

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.