Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 768/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 20/2015 de 25 de Octubre de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Recurso nº 20/2015
SENTENCIA Nº 768/2017
Ilmos. Sres.:
Presidente
D. ALBERTO ANDRÉS PEREIRA
Magistrados
D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS
D. FRANCISCO SOSPEDRA NAVAS
Dña. ANA RUBIRA MORENO
D. EDUARDO PARICIO RALLO
En la ciudad de Barcelona, a 25 de octubre de 2017.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-
administrativo nº 20/2015, interpuesto por la Sociedad GALLETAS ARTIACH SAU, representada por el
Procurador de los Tribunales D. Ignacio López Chocarro y defendida por Letrado, siendo demandada la
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Son codemandadas, la Sociedad DINOSOL SUPERMERCADOS SL, representada por la Procuradora
de los Tribunales Dña. Natalia Guadalajara Williams y defendida por Letrado, y la Sociedad MOLINOS
MODERNOS SA, representada por el Procurador de los Tribunales D. Angel Joaniquet Tamburini y defendida
por Letrado.
Ha sido ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS, quien expresa el parecer
de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO - Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala en fecha 20 de enero de 2015, se interpuso el presente recurso contra la resolución dictada en fecha 20 de noviembre de 2014 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación de la Directora General.



SEGUNDO - Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de la Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de la resolución objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.



TERCERO - Continuado el proceso, no habiéndose acordado el recibimiento a prueba, se siguió el trámite de conclusiones escritas por las partes, señalándose finalmente para deliberación, votación y fallo, el 17 de octubre de 2017.



CUARTO - En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO - 1) Constituye el objeto de este proceso, tal como se ha señalado en el primer antecedente de esta sentencia, la impugnación por la parte actora de la resolución dictada en fecha 20 de noviembre de 2014 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación de la Directora General.

2) Resulta del expediente administrativo, que por la Sociedad aquí actora, Galletas Artiach SAU, se formuló en fecha 3 de diciembre de 2013, solicitud de registro de la marca núm. 3.101.651, ' DINOHUEVOS', denominativa, para distinguir productos y servicios de la clase 9 del Nomenclátor Internacional, consistentes en 'aplicaciones informáticas descargables', y de la clase 30, consistentes en diversos productos alimenticios, entre ellos, 'café, té, cacao...; arroz...; harinas...; ...galletas con chocolate...; ...masa para productos de pastelería y repostería ; productos de confitería'.

3) Formuló oposición la aquí codemandada Dinosol Supermercados SL, como titular de la marca núm.

3.030.957, 'HIPER DINO', mixta, que ampara entre otros, productos y servicios de las clases 9 (' Aparatos e instrumentos científicos...de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes...equipos de procesamiento de datos y ordenadores ...') y 30 (' café, te, cacao, azúcar, arroz...; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería... ').

Formuló igualmente oposición la también codemandada Molinos Modernos SA, como titular de la marca núm. 2.359.958, 'DINO SANDWICH CREMES', mixta comunitaria, que ampara productos y servicios de las clases 29, 30 (' harina..., galletas saladas y dulces, pastas y en general pan, pastelería y confitería...café, té, cacao, azúcar, arroz... ') y 42.

4) Mediante resolución inicial de fecha 14 de mayo de 2014, la OEPM denegó la marca solicitada, y ello por cuanto, en lo que aquí interesa: 'Se estima de aplicación el art. 6.1b) de la...Ley de Marcas por semejanza denominativa e identidad aplicativa con la oponente...HIPER DINO (mixta), cls. 9 y 30 y en relación con la mismas clases solicitadas...

Se estima de aplicación el art. 6.1b) de la...Ley de Marcas por semejanza denominativa con la oponente...DINO SANDWICH CREMES', cl. 30 y en relación con igual clase solicitada...'.

Contra dicha resolución interpuso la aquí actora recurso de alzada.

El recurso fue desestimado mediante resolución de fecha 20 de noviembre de 2014, objeto de impugnación en este proceso.



SEGUNDO - La resolución impugnada, en sus FJ 4º y 5º, compara los signos en conflicto, y considera que : 'Analizando los elementos denominativos...podemos afirmar que existen suficientes semejanzas fonéticas y denominativas, así como de conjunto, entre ellos.

Desde un punto de vista gráfico, presentan diferencias tanto gráficas como de impacto visual.

Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto evocan ideas/pensamientos/conceptos similares e idénticos en el elemento esencial.

En cuanto a la relación aplicativa, se da en los productos de las clases solicitadas'.

Y concluye (FJ 7º), en que 'los distintivos enfrentados son semejantes en grado suficiente, lo que, unido a su confluencia aplicativa, genera un riesgo de confusión, incluido asociación, haciéndolas incompatibles, por lo que en este caso es aplicable la prohibición relativa expuesta'.

Frente a la conclusión de incompatibilidad entre los signos de la resolución impugnada, se extraen del escrito de demanda, en esencia, como motivos de impugnación: 1) Existencia de otras marcas de la actora de las que forma parte el término 'DINO', como las internacionales que reseña con las denominaciones (o que incluyen la denominación) ' DINOSAURUS ' y ' DINOSAURIUS', en clase 30.

2) Coexistencia pacífica de diversas marcas registradas a nombre de distintos titulares que incorporan el elemento denominativo ' DINO' y que protegen productos en clases 9 y 30.

3) No concurren los factores determinantes de la aplicación del art. 6.1 b) LM .

Se solicita por tanto en el suplico de la demanda, que se anule la resolución recurrida, y que se ordene a la OEPM que preceda a la concesión de la marca que postula la actora.

El Abogado del Estado, actuando en representación procesal de la OEPM demandada, así como las representaciones procesales de las codemandadas, al contestar respectivamente a la demanda, han solicitado la confirmación de la resolución recurrida y la desestimación del recurso contencioso interpuesto.



TERCERO - 1) Con arreglo al art. 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de las otras.

Entre las prohibiciones absolutas y relativas que, conforme a la naturaleza de las marcas y a las finalidades de su registro, establecen los arts. 5 a 10 de la Ley, el art. 6.1 prevé, como prohibición relativa, que no podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos; y b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Precepto este último asimilable en sus previsiones al derogado y correlativo art. 12.1 a) de la LM 32/88, de 10 de noviembre.

2) Señala la Sentencia de esta Sala y Sección de 29 de mayo de 2013, rec. 5/2012 , en su FJ 5º, que: 'La STS, de 28 de enero de 2005 , se hace eco de la doctrina jurisprudencial (así, STSS, de 27 de septiembre de 2004 y 25 de octubre de 2004), señalando que ' el parámetro para enjuiciar la legalidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.... debe realizarse desde los criterios hermenéuticos propios del Derecho público, atendiendo a los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o contractual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad'.

Y recuerda, citando la STS, de 12 de abril de 2002 , que en orden a los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas, que: 'a) En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto; b) El análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) La existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas '.

(En el mismo sentido, Sentencia de esta Sala y Sección de 11 de octubre de 2013, rec. 309/2011 , FJ 2º).

3) A su vez, conforme a la STS, Sala 3ª, de 29 de junio de 2012, rec. 3166/2011 : FJ 4º: '...dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres'.

Y con arreglo a la STS, Sala 3ª, de 29 de octubre de 2013, rec. 3053/2012 : FJ 6º: '...El examen y la comparación de cada una de las marcas aspirantes con las que se les opongan ha de hacerse a la vista de las características propias de unas y de otras, a fin de juzgar sobre su compatibilidad respectiva en función de los componentes singulares que presenten. Si es cierto que los precedentes pueden servir de ayuda para emitir el juicio de contraste, no pueden sustituir a éste en el obligado análisis pormenorizado de los factores denominativos, gráficos y aplicativos de cada uno de los signos en liza, como parece pretender en este último motivo la parte recurrente'.

Bien entendido en fin, que tal como pone de manifiesto la STS, Sala 3ª, de 6 de julio de 2011, rec.

4771/2010 : FJ 4º: '...es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala que, en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto'.



CUARTO- En el presente supuesto, la resolución administrativa impugnada, que puso fin a la vía administrativa, consideró que concurría la prohibición relativa contemplada en el art. 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

Este Tribunal comparte el criterio de la resolución de la OEPM que se revisa .

Las marcas enfrentadas son, en este caso, las prioritarias inscritas 'HIPER DINO' y DINO SANDWICH CREMES', por una parte, denominativas y gráficas en ambos casos, y por otro la aspirante que pretende inscribir la actora, ' DINOHUEVOS', denominativa.

Debe partirse de la identidad aplicativa entre todas ellas, en la clase 30, que comprende productos alimenticios de origen vegetal, según se ha puesto de manifiesto en el FJ 1º precedente.

Y asimismo, concurre un solapamiento aplicativo entre las marcas 'HIPER DINO' (' Aparatos e instrumentos científicos...de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes...equipos de procesamiento de datos y ordenadores ...'), y ' DINOHUEVOS', (' aplicaciones informáticas descargables '), en la clase 9.

Partiendo de lo antedicho, ciertamente, el término ' DINO' no es apropiable por una sola marca, como lo demuestran las muchas inscritas que lo contienen, según resulta de los datos aportados por las partes al respecto.

Y como término compartido aunque relevante por su capacidad distintiva, precisa por ende de otros elementos, que singularicen la marca en relación con las restantes que lo contienen.

Tal condición la cumplen las marcas aquí prioritarias, 'HIPER DINO' y ' DINO SANDWICH CREMES', cuyo respectivos conjuntos, denominativos y gráficos, con caractéres de fantasía en ambos casos, componen conjuntos con la suficiente distintividad, fonética, visual y conceptual.

Tal condición no la cumple por contra la marca aspirante ' DINOHUEVOS', denominativa, cuyo segundo vocablo, ' huevos', carece por sí mismo de la necesaria capacidad para singularizar un producto en el mercado.

Siendo así que, quien desee acceder a ese mercado sirviéndose del vocablo compartido ' DINO', debe incorporar a la nueva marca, para distinguirse necesariamente de las ya inscritas y evitar de este modo los riesgos de confusión y de asociación con las prioritarias, otros elementos con suficiente capacidad diferenciadora, denominativos, fonéticos, gráficos o conceptuales, que no contiene la marca solicitada por la aquí actora.

En cuanto a que esta última es titular de otras marcas con las denominaciones (o que incluyen la denominación) ' DINOSAURUS ' y ' DINOSAURIUS', en clase 30, no resulta aquí de aplicación el principio de continuidad registral invocado en la demanda, por cuanto: a) Dicho principio, de acuerdo con la jurisprudencia, parte del supuesto de una nueva marca como ' extensión de la prioritaria ', de ' una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones ', u ' otra marca con la misma denominación o muy semejante' ( STS, Sala 3ª, de 30 de abril de 2015, rec.1588/2014 , FJ 3º; y 22 de septiembre de 2016, rec. 254/2015, FJ 2º; entre otras).

Condición que no cabe reconocer entre denominaciones tan distintas como 'DINO' y DINOSAURUS ' o ' DINOSAURIUS', por más que compartan la raíz constituida por las 4 primeras letras; y b) Dicho principio, en cualquier caso, no impide que ' Las nuevas marcas que sobre la base de las «primitivas» pretendan su registro, ya sea como extensión, derivación o ampliación de aquéllas, han de respetar la protección de que legítimamente gozan las marcas «intermedias» en relación con los productos que identifican' ( STS, Sala 3ª, de 9 de enero de 2017, rec. 159/2016 , FJ 5º).

Siendo así que 'el argumento de la continuidad registral...no puede hacer que se prescinda de la comparación de la marca aspirante con las concretas marcas opuestas que gozan de prioridad'. ( STS, Sala 3ª, de 23 de febrero de 2016, rec. 3434/2014 , FJ 4º).

Procede pues desestimar el presente recurso contencioso.



QUINTO - Procede igualmente, con arreglo al art. 139.1 LJCA la condena en costas de la parte actora, si bien, conforme al apdo. 4 del mismo precepto legal, se limita dicha condena a un máximo de 3.000 euros, a razón de 1.000 euros por cada una de las partes demandada y codemandadas.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido: 1º.- DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la resolución dictada en fecha 20 de noviembre de 2014 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación de la Directora General, la cual se confirma por estimarse ajustada a derecho.

2º.-CONDENAR a la parte actora al pago de las costas devengadas a su instancia, hasta el límite de 3.000 euros, a razón de 1.000 euros por cada una de las partes demandada y codemandadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales.

Contra esta Sentencia cabe, en su caso, recurso de casación, que se deberá preparar ante esta Sección en el plazo de 30 días desde su notificación, con arreglo al art. 89.1 LJCA en la redacción conferida por la L.O. 7/2015, en relación con lo previsto en el art. 86 y siguientes LJCA .

Así, por esta Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.