Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 772/2019, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 243/2016 de 30 de Septiembre de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
SECCIÓN QUINTA
Recurso núm. 243/2016
SENTENCIA Nº 772/2019
Ilustrísimos señores:
Presidente:
D. José Manuel de Soler Bigas
Magistrados:
D. Francisco José Sospedra Navas
D. Eduardo Paricio Rallo
Dª Elsa Puig Muñoz
En la ciudad de Barcelona, a 30 de septiembre de 2019.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sección quinta) ha
pronunciado la siguiente sentencia en el recurso núm. 243/2016, interpuesto por Monty, SL, representada por
el procurador Sr. Daniel Font Berkhemer y dirigido por la letrada Sra. Susana Correa Rodríguez, contra la Oficina
Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.
Ha sido ponente el magistrado Ilustrísimo Sr. D. Eduardo Paricio Rallo, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 6 de junio de 2016 la representación de la parte actora presentó en la secretaría de esta Sala escrito de interposición del presente recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de marzo de 2016, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra el acuedo de conesión de la marca número 3551967 'LA TRUITERA'.



SEGUNDO.- En fecha 23 de setiembre de 2016 la actora presentó escrito de demanda mediante el cual pidió sentencia que declare nulas y no conformes a derecho las resoluciones impugnadas y ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas que acuerde la denegación de la marca española nº 3551967 'LATRUITERIA', en la clase 43.

La actora fundamenta el recurso en los siguientes motivos: A/ Que la Oficina Española de Patentes y Marcas no respetó el procedimiento en la medida debía de haber suspendido el procedimiento de oficio para poner de manifiesto a la solicitante la insuficiente distintividad de la marca solicitada; y B/ La infracción del artículo 5.1 b/ y c/ de la Ley 17/01, de marcas, al carecer la marca 'latruiteria' de carácter distintivo, sin que la unión de las palabras o el uso de una concreta tipografía de las letras sea suficiente para inducir al consumidor a percibirla como una marca específica o distinguir sus productos en el mercado respecto de los de otras empresas.



TERCERO.- Por su parte, la representación de la Administración demandada formuló contestación a la demanda en la que, de acuerdo con los hechos y fundamentos que entendió oportunos, pidió la desestimación de este recurso.



CUARTO.- Mediante resolución y fecha 2 de noviembre de 2016 se fijó la cuantía del recurso como indeterminada. Acto seguido se aceptó la prueba propuesta con el resultado que consta en los autos.

Posteriormente las partes formularon conclusiones ratificando sus respectivas pretensiones.

Finalmente, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

Fundamentos

PRIMERO.- Se impugna en este recurso la resolución dictada en fecha 17 de setiembre de 2015 por la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió el registro de la marca mixta 'latruiteria' en la clase 43. Dicha resolución desestimó la oposición ejercida por la recurrente al apreciar que no concurre la prohibición del artículo 6.1.b/ Ley de marcas respecto a la anterior marca 'FLASH FLASH TORTILLERIA' y otras. Consideró en este sentido que no existe riesgo de confusión por haber suficientes diferencias entre ambas marcas en conflicto, como la tipografía utilizada o la unión de las palabras que componen la marca. Añade la resolución impugnada que tampoco se aprecia la concurrencia de las prohibiciones de los artículos 5.1.b/ y 5.1.c/ de la Ley ya que, al tratarse de un signo mixto, la marca solicitada goza de suficientes elementos distintivos para identificar en el mercado los productos o servicios, y que no está compuesta exclusivamente de signos o indicaciones referidos a las características de los servicios prestados.

Como se ha avanzado, la actora opone un primer motivo de recurso de carácter formal en el sentido que la Oficina Española de Patentes y Marcas no respetó el procedimiento en la medida debía de haber suspendido el procedimiento de oficio para poner de manifiesto a la solicitante la insuficiencia de la distintividad de la marca solicitada.

En cuanto al fondo, alega que el reconocimiento de la marca 'latruiteria' infringe el artículo 5.1, apartados b/ y c/, de la Ley 17/01 de marcas al carecer dicha marca de carácter distintivo, sin que la unión de las palabras o el uso de una concreta tipografía de las letras sea suficiente, para inducir al consumidor a percibirla como una marca específica o distinguir sus productos en el mercado respecto los de otras empresas.

En cuanto al primero de los motivos, cabe señalar que, si la Oficina demandada consideraba que la marca solicitada no incurría en ninguna de las prohibiciones absolutas, no debía suspender de oficio el procedimiento de registro, de forma que la infracción procedimental queda reconducida a la alegación de fondo, esto es, determinar si marca en cuestión tiene suficiente carácter distintivo.



SEGUNDO.- El artículo 5 de la Ley 17/2001, de marcas, establece diferentes supuestos de prohibición absoluta de registro de marcas. El apartado b/ se refiere a las marcas que carezcan de carácter distintivo; el apartado c/, a las que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. Por su parte el apartado d/ prohíbe el registro de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

Por consiguiente, si el signo que pretende inscribirse como marca no tiene la capacidad de distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa en relación a los de otras empresas que operan en el segmento del mercado no puede ser considerada como tal marca de acuerdo con el artículo 4.1 de la Ley. Estamos en este caso ante una objeción que no requiere una comparación de la marca pretendida con anteriores marcas -inscritas o no- sino, sino ante un análisis de la marca autónomamente considerada en orden a verificar su capacidad distintiva en el mercado.

Ciertamente el análisis de la capacidad distintiva de una concreta marca debe efectuarse de forma casuística en función de la marca en cuestión y el mercado contextual en el que ha de operar. Lo mismo sucede en buena medida respecto la prohibición establecida en el artículo 5.c/ de la Ley en cuanto a la suficiente distintividad u originalidad respecto lo que sería una mera descripción de las condiciones del producto, su destino, procedencia geográfica u otras características del mismo. Una situación ésta en la que el registro avalaría la pura y simple apropiación de un patrimonio colectivo o de un segmento de mercado.

Pues bien, la denominación 'latruiteria', designa en lengua catalana un establecimiento o empresa en el que se elaboran o venden tortillas. Estamos ante una marca que responde a la denominación de un tipo genérico de establecimientos. Es verdad que la marca objeto de recurso incluye algunos elementos originales como una grafía especifica caracterizada por un concreto tipo de letra y la unión del artículo y el sustantivo, pero estas peculiaridades no son muy significativas y se manifiestan solo en la representación gráfica de la marca, no en su uso oral. Por otro lado, el registro de la marca en los términos solicitados autorizaría a su titular para impedir a terceras personas el uso de una denominación que es patrimonio común.

La actora invoca en este sentido una anterior resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 28 de junio de 2013 que no reconoció carácter distintivo a la denominación 'latortilleria'. También la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2011 que denegó la inscripción de la marca 'serveis funeraris integrals' asociada a un gráfico.

Debemos compartir la anterior objeción, sobre todo en el primer caso donde la similitud con el caso planteado en este recurso es obvia.

En este sentido nos pronunciamos en su momento respecto una situación substancialmente igual, concretamente respecto la solicitud de registro de la denominación 'La viniteca'. En la sentencia dictada en fecha 20 de junio de 2016 por esta Sala y sección -recurso nº 228/2013- decíamos lo siguiente, que aquí reproducimos: ' Estamos en consecuencia ante una denominación genérica que inicialmente no puede ser objeto de registro.

Cabe señalar además que la prohibición de denominaciones que han devenido genéricas para designar los productos o los servicios a los que se refieren es una prohibición absoluta, de forma que las excepciones tienen un carácter particularmente restrictivo según ha señalado la jurisprudencia ( Tribunal Supremo, sentencia de 25 de enero de 2010, recurso nº 1007/2009 ).

Ciertamente no se puede descartar en absoluto la posibilidad de incorporar denominaciones genéricas en una marca cuando vayan acompañadas de otros vocablos y gráficos que les otorguen un carácter suficientemente distintivo en el conjunto del género de productos o servicios al que pertenecen. En este sentido y como se ha indicado, la resolución impugnada reconoce que la denominación 'LA VINITECA' es genérica y descriptiva para los servicios solicitados, aunque considera que el conjunto grafico-denominativo incluye una diferencia suficiente, específicamente la anteposición del articulo determinado 'LA' y la asociación a un gráfico.

Sin embargo, la anteposición de un artículo determinado no disminuye el carácter de denominación genérica que pueda tener un vocablo; si acaso, al contrario, acentúa la apropiación de la denominación en el sentido que el producto o servicio designado se presenta como el único en su género. El este contexto, el hecho que no se acompañe la denominación genérica de algún complemento que distinga específicamente la marca del género al que pertenece impide su registro.

La combinación de la denominación genérica con un gráfico no permite obviar la prohibición puesto que el uso que recibirá la marca por parte de consumidores y operadores no se limita a su presentación gráfica sino que el uso exclusivamente oral será previsiblemente significativo, uso en el que el gráfico no entra en juego.

Ciertamente, en el caso que nos ocupa la diferencia entre ambas denominaciones en liza seria por si suficiente como para vencer la prohibición relativa del artículo 6 de la Ley de marcas que la actora invoca, pero sucede que la marca impugnada se refiere a una denominación genérica sin distinción en el género de servicios al que se adscribe, de forma que debemos estimar el recurso de la actora.' Las anteriores consideraciones nos llevan también en este proceso a estimar el recurso y anular la resolución impugnada, sin que sea necesario ordenar a la Oficina demandada que deniegue formalmente el registro solicitado puesto que esta sentencia cumple dicha función.



TERCERO.- El artículo 139 de la Ley Jurisdiccional dispone que se impondrán las costas procesales a la parte que vea desestimadas sus pretensiones. Atendidas las circunstancias del caso y su escasa complejidad sustantiva y procesal, corresponde limitar las costas a un máximo de 1.000 euros.

Fallo

Considerando los fundamentos mencionados, HEMOS RESUELTO Primero.- Estimar el recurso presentado por Monty, SL, anular la resolución impugnada y denegar la inscripción de la marca 'latruiteria' como marca mixta en la clase 43.

Segundo.- Imponer las costas procesales a la Administración demandada, costas que en ningún caso superarán la cantidad de 1.000 euros.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, que no es firme. Contra la misma cabe deducir, en su caso, recurso de casación ante esta Sala de conformidad con lo dispuesto en la sección 3ª, capítulo III, título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa (LJCA). El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el artículo 89.1 LJCA.

Y adviértase que en el BOE nº 162 de 16 de julio de 2016 aparece publicado el acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Llévense testimonio a los autos principales.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.