Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 788/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 497/2014 de 25 de Octubre de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
SECCIÓN QUINTA
Recurso núm. 497/2014
SENTENCIA Nº 788/2017
Ilustrísimos señores:
Presidente:
D. Alberto Andrés Pereira
Magistrados:
D. José Manuel de Soler Bigas
Sr. Francisco Sospedra Navas
Dª Ana Rubira Moreno
D. Eduardo Paricio Rallo
En la ciudad de Barcelona, a veinticinco de octubre de 2017
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sección
quinta) ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo núm. 497/2014,
interpuesto por LABORATORIOS ERN, S.A., representado por el procurador Sr. Font Berkhemer y dirigido por
la letrada Sra. González Martínez, contra OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y
dirigida por el Señor Abogado del Estado,
Ha sido ponente el magistrado Ilustrísimo Sr. D. Francisco Sospedra Navas, que expresa el parecer
de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- La representación de la parte actora, por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada el 22 de octubre de 2014 por la Directora General de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestimaba el recurso de alzada formulado contra la resolución dictada el 3 de abril de 2014 por el Jefe del Servicio de Examen de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que concedía la inscripción de la marca nacional ' APLIFEN 400', para productos incluidos en la clase 05.



SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción.

La actora dedujo demanda en la que, tras relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba solicitando que se dictara sentencia estimando el recurso, anulando la resolución recurrida y que se deniegue el registro de la marca en la clase 05.

La Administración demandada, en la contestación a la demanda, solicitó la desestimación del recurso.



TERCERO.- Se prosiguió el trámite correspondiente y, practicadas las pruebas que propuestas fueron declaradas pertinentes, con el resultado que obra en las actuaciones, se pasó al trámite de conclusiones sucintas, señalándose el recurso para votación y fallo, la cual tuvo lugar en la fecha señalada.



CUARTO.- En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La actora es titular de la marca 'APIROFENO', inscrita en la clase 5, de productos farmacéuticos. Impugna en este recurso la resolución dictada en fecha 3 de abril de 2014 por la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió el registro de la marca 'APLIFEN 400', así como la posterior resolución de 21 de octubre de 2014 que desestimó el subsiguiente recurso de alzada. Consideró en este sentido la citada oficina que existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre las marcas, puesto que la que es objeto de recurso consta de tres sílabas, mientras que la marca prioritaria es de cinco silabas, difiriendo una y otra tanto la raíz como en la desinencia, a parte de que la primera lleva incorporado un número.

La recurrente argumenta en su recurso que la similitud en la denominación y la identidad en los campos aplicativos de la nueva marca y la prioritaria supone un riesgo de confusión que impide el registro de la marca impugnada de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.1.b/ de la Ley 17/2001 de marcas.

Más concretamente, argumenta que la cifra añadida al final de la marca discutida no es significativa puesto que es común en los medicamentos para indicar la composición cuantitativa del producto. Por lo demás, coincide la secuencia de las vocales y también la de consonantes, con muy leves diferencias, siendo muy similares también los inicios de ambas denominaciones, aparte que la nueva denominación queda incluida casi en su totalidad en la denominación de la marca prioritaria. Llama la atención en este sentido sobre las frecuentes confusiones que ocasionan las denominaciones semejantes de los medicamentos y la peligrosidad que ello conlleva.

La demandante interpuso el recurso 498/2014 dirigido a impugnar la marca APLIFEN 600 en el que se ha dictado sentencia número 758/2017, de 20 de octubre , cuyos fundamentos se trasladan al presente caso por plantearse idéntica controversia.



SEGUNDO.- El derecho a la marca es un derecho subjetivo vinculado a la libertad de empresa, de forma que la denegación de su inscripción es un acto reglado estrictamente sometido a la ley. La marca constituye un patrimonio muy significativo de la empresa comercial o industrial en tanto que identifica sus productos distinguiéndolos de la oferta de los competidores y a la vez condensa el prestigio y el atractivo que puedan tener en el mercado. Precisamente la protección de tal derecho impone la denegación del registro de una nueva marca cuando su utilización pueda perjudicar al titular de una marca idéntica o similar ya registrada; esto es, al titular de un mejor derecho.

En el mismo sentido, la protección de la marca existente es una manifestación de defensa de los consumidores y de su capacidad de elección sin riesgo de confusión. En definitiva, la marca tiene la finalidad de distinguir en el mercado los productos de una empresa determinada respecto a los productos de otras empresas, de forma que lo determinante para admitir una nieva marca es el riesgo de asociación o confusión.

Tampoco resulta admisible la apropiación por parte de una iniciativa comercial o industrial de denominaciones usuales en el mercado con la correspondiente exclusión de su uso ordinario en el tráfico económico por parte común de los ciudadanos, pues en definitiva el lenguaje es un bien colectivo.

En este contexto, la Ley 17/2001 admite el registro de marcas siempre que no sean idénticas o similares a una marca anterior ni generen un riesgo de confusión o asociación con marcas ya existentes por ser idénticos o similares los productos o servicios designados -artículo 6- . Asimismo, el artículo 4 impide registrar las marcas que no tengan carácter distintivo, las que queden integradas exclusivamente por signos o indicaciones que se puedan utilizar en el mercado para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, la época de obtención del producto o servicio u otras características del producto; ni tampoco los signos e indicaciones que sean habituales para designar productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres del comercio, los relativos a la forma del producto o los que puedan inducir a error sobre la naturaleza, la calidad o procedencia geográfica del producto.

El Tribunal Supremo ha establecido en este sentido una doctrina ya consolidada en el sentido que la prohibición de acceso al registro prevista en el artículo 6 de la Ley de marcas se produce por la coincidencia acumulativa de dos condiciones. Una condición queda referida a la identidad o similitud fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente establecidos. La otra coincidencia se refiere a la identidad o similitud de los productos o servicios designados por la nueva marca en relación a los amparados por la marca ya registrada o solicitada, de forma que la falta de alguna de las anteriores coincidencias abre el paso a la inscripción de la nueva marca. Por tanto, la disimilitud en los campos económicos en los que opera la nueva marca según el nomenclátor internacional es suficiente para compensar la similitud en los signos distintivos de la marca. Inversamente, también resulta aceptable la inscripción si se constata una diferencia significativa en los signos de identidad de la marcas enfrentadas, aunque coincidan los campos de aplicación ( Tribunal Supremo, sentencia de 20 de octubre de 2004, recurso núm. 5288 / 2001 ).

Según ha establecido la citada jurisprudencia, la comparación debe hacerse teniendo y cuenta la pauta habitual en el comportamiento colectivo, específicamente por referencia al comportamiento presumible de los clientes potenciales, y atendiendo al conjunto de denominación y representación gráfica y los otros signos distintivos con los que la marca se presenta ( Tribunal Supremo, sentencia de 12 de abril de 2002, recurso núm. 553/1996 ). Esta valoración global impide atribuir una relevancia determinante a alguno de los elementos aislados que configuran la marca, a menos que tome un protagonismo especial en la identificación del producto o servicio ofrecido. Dicho en otras palabras, eh el momento de valorar la similitud entre marcas enfrentadas habrá que considerar el conjunto de las marcas en cuestión y a la vez los elementos más significativos de las mismas a los efectos de la demanda de los productos en el mercado, normalmente la representación fonética puesto que es habitual que los consumidores identifiquen y soliciten los productos oralmente.

En el caso que nos ocupa el conflicto se genera entre la nueva marca reconocida por la oficina demandada y una marca anterior, de forma que hay que afrontar la cuestión a partir de la valoración del grado de similitud de ambas marcas consideradas en su conjunto y teniendo en cuenta la posibilidad de confusión por parte los usuarios o los operadores en el segmento de mercado en el que concurren, de forma que lo determinante en este caso es la singularidad propia de las marcas en conflicto.

Pues bien, aunque coincidan en las dos marcas el campo de aplicación, debemos suscribir la apreciación efectuada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. En efecto, es cierto que ambas denominaciones comparten algunas letras, pero no es menos cierto que la construcción silábica de una y otra es netamente diferente puesto que en un caso consta de tres silabas y en el otro de cinco. También son dispares el ritmo y la acentuación fonéticos de una y otra denominación. La raíz es así mismo marcadamente diferente y, también las desinencias, aunque en este último caso la diferencia sea menor. Desde un punto de vista conceptual, la raíz de la marca prioritaria tiene una etimología griega 'apyros', ausencia de fuego, alusiva a los efectos antipiréticos del medicamento, referencia que no existe en la marca aquí discutida cuya raíz se refiere al concepto 'aplicación', absolutamente dispar.

A ello debe añadirse que la marca 'APLIFEN', incorpora un número. Cierto es que en farmacología es habitual esa adición para mostrar la cantidad del principio activo que contiene la presentación, pero no es menos cierto que al incorporar la marca dicho número, incorpora también un factor diferencial de relevancia respecto la marca oponente.

En definitiva, ambas marcas muestran diferencias suficientemente significativas como para evitar razonablemente el riesgo de confusión entre ambas marcas.



TERCERO.- El artículo 139 de la Ley Jurisdiccional dispone que se impondrán las costas procesales a la parte que vea desestimadas sus pretensiones. Atendidas las circunstancias del caso y su escasa complejidad sustantiva y procesal, corresponde limitar las costas a un máximo de 800 euros.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ha decidido:
PRIMERO.Desestimar el recurso interpuesto por Laboratorios Ern, S.A., contra la resolución dictada el 22 de octubre de 2014 por la Directora General de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.



SEGUNDO. Imponer el pago de las costas a la parte actora, cuya cuantía máxima se fija en ochocientos (800) euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos.

Contra esta Sentencia cabe, en su caso, recurso de casación, que se deberá preparar ante esta Sección en el plazo de 30 días desde su notificación, con arreglo al art. 89.1 LJCA en la redacción conferida por la L.O. 7/2015, en relación con lo previsto en el art. 86 y siguientes LJCA .

Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes, llevándose testimonio de la misma a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.