Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 803/2018, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 738/2017 de 28 de Noviembre de 2018

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2017/0014558
RECURSO 738/2017
SENTENCIA Nº 803/2018
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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lustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Natalia de la Iglesia Vicente
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En la Villa de Madrid, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia,
los autos del recurso contencioso-administrativo número 738/2017, interpuesto por la mercantil PAT &
TRADEMARKS SERVICES, S.L., representada por la Procuradora Dª. Rosalía Rosique Samper y dirigida
por la Letrada Dª. M. Isabel Lehmann Novo, contra la resolución de 22 de mayo de 2017 dictada por la
Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución
dictada el 15 de diciembre de 2016 que resuelve denegar la inscripción de la marca número 3617092 'My
Flower' (mixta), en clase 5. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS,
representada por el Abogado del Estado y estando personada como interesada la mercantil SERVIDEU, S.L.,
representada por la Procuradora Dª. María del Carmen Moreno Ramos y dirigida por la Letrada Dª Inmaculada
Miralles Llorca.

Antecedentes

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se anule el acuerdo de denegación registral y en consecuencia acordando al concesión de la marca.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.

En igual sentido se opuso la interesada personada.



TERCERO.- Recibido el pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 22 de noviembre de 2018, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 22 de mayo de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 15 de diciembre de 2016 que resuelve denegar la inscripción de la marca número 3617092 'My Flower' (mixta), en clase 5.

La citada resolución desestima el recurso de alzada y acuerda la denegación del registro de la marca por considerar que concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas, por existir entre los signos enfrentados una evidente similitud (fonética, gráfica denominativa o conceptual), así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, lo que generaría en el público consumidor un riesgo de confusión (asociación).



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Considera que la marca impugnada no está incursa en la prohibición relativa de registro del art. 61.b) de la Ley de Marcas, pues la comparación global de los signos arroja unas importantísimas diferencias, teniendo la marca solicitada un gráfico muy destacado que conforma la parte más distintiva de la marca. A ellos se añade que la denominación en que consiste la marca oponente tiene una distintividad muy limitada ya que está formada por una palabra de uso común y conocida por el público consumidor y que se utiliza muy frecuentemente como integrante de marcas. A ello añade que no hay colisión entre los campos aplicativos pues las marcas enfrentadas se refieren a productos muy diferentes.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

La interesada personada se opone al recuso alegando que concurre una elevada semejanza denominativa y fonética entre las marcas solicitadas y el registro anterior, debiendo atenderse en esa comparación, primordialmente, al elemento denominativo. A ello añade que los servicios solicitados son idénticos.



TERCERO.- El artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, ' a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'.



CUARTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.



QUINTO.- Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso no se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada.

El signo denegado está formado por los vocablos 'My Flower', encuadrados en un conjunto gráfico formado por la imagen de fantasía representando una flor y estando el elemento denominativo en el tallo de dicha imagen y de forma muy secundaria. El signo prioritario es denominativo y está formado por el vocablo 'FLOWER'.

A la vista de ello y pese a que hay que apreciar una semejanza denominativa por el uso en ambos signos del mismo vocablo 'Flower', hay que considerar que dicho vocablos es en el signo denegado muy secundario, siendo el elemento gráfico el más distintivo y el que, en una visón estructural del signo, resalta muy por encima del elemento denominativo, lo que evita el riesgo de confusión en los consumidores.

Aparte de ello, ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

En el presente caso, descartado el riesgo de confusión por lo anteriormente razonado, sería irrelevante el examen de la relación aplicativa. No obstante, tampoco apreciamos semejanza en los campos aplicativos.

La marca denegada se solicita en clase 5 para proteger 'ambientadores, desodorantes de ambiente'. Y la marca prioritaria protege en clase 5: 'Insecticidas, ahuyentadores de insectos (productos), anticriptogámicos (productos), antiparasitarios (excepto los de uso humano), caldo bordoles para la desinfección de las plantas, criptogamicidas, desinsectantes, exterminadores de insectos (productos), fungicidas, germicidas, herbicidas, larvicidas, nicotínicos para usos insecticidas (productos), parasiticidas (excepto los de usos humano), pelitre, productos para combatir las enfermedades de las plantas, productos para combatir la filoxera, productos para combatir las plagas del campo, productos cúpricos insecticidas, productos para la destrucción de animales y plantas, productos para la esterilización de frutos, productos para la esterilización de granos, raticidas, vermicidas'.

A la vista de estos productos debemos concluir que tampoco hay semejanza aplicativa.

Por todo ello, debemos apreciar que no concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por lo que debe estimarse el recurso.



SEXTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso se imponen a la parte demandada las costas causadas, con el límite de 1.500 euros en cuanto a la minuta del letrado de la parte recurrente, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de demanda y la actividad desplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador que correspondan, a cuyo pago responderán al 50% cada parte codemandada.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil PAT & TRADEMARKS SERVICES, S.L contra la resolución de 22 de mayo de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 15 de diciembre de 2016 que resuelve denegar la inscripción de la marca número 3617092 'My Flower' (mixta), en clase 5 y debemos ANULAR la resolución recurrida acordando que la Oficina Española de Patentes y Marcas proceda a conceder la inscripción de la marca en el Registro; con expresa imposición a las demandadas de las costas causadas, con el límite establecido en el FD

SEXTO de esta sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0738-17 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0738-17 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. Natalia de la Iglesia Vicente