Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 84/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 879/2017 de 06 de Febrero de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2017/0017953
Procedimiento Ordinario 879/2017
RECURSO 879/17
SENTENCIA NÚMERO 84/19
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
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Iltmos. Señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dña. Mª Soledad Gamo Serrano
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En la villa de Madrid, a seis de febrero de dos mil diecinueve.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 879/2017, interpuesto
por Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., representada por Dª María Jesús Gutiérrez Aceves
y defendida por D. José Carlos Erdozain López en materia de propiedad industrial, figurando como parte
demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
representada y defendida por el Abogado del Estado, siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. Mª Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de
la Sala.

Antecedentes

Primero .- En fecha 20 de septiembre de 2017 Dª María Jesús Gutiérrez Aceves, en representación de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de julio de 2017, el cual fue admitido a trámite mediante decreto de fecha 21 de septiembre de 2017, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo .- El 28 de noviembre de 2017 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. solicitó el 30 de junio de 2016 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro como marca española del signo 'CORREOSPAQ' (mixta) para proteger los productos de la clase 16 y los servicios de las clases 35 y 39 del Nomenclátor Internacional, incoándose expediente en el que fue formulada oposición por la mercantil R-TRES y M-CUATRO, S.L., titular de la marca M-2.099.981 ('CORRESPACK'), registrada en clase 39 del Nomenclátor con base en la prohibición de los artículos 6.1a) y b); reputando existente gran semejanza tanto gráfica-denominativa como fonética y conceptual entre las marcas aludidas y que una y otra amparan productos y servicios íntimamente relacionados la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el signo solicitado, siendo confirmada dicha resolución en vía de alzada; el artículo 33 de la Ley del Servicio Postal Universal concede a la demandante el derecho a la utilización, en exclusiva, de la denominación 'Correos', por lo que la actora no solo tiene derecho a utilizar la marca sino también a registrar cuantas marcas estime conveniente con dicho término para el correcto desarrollo de su actividad, siendo percibida la marca 'Correos' como una marca con origen empresarial concreto; además de no existir coincidencia aplicativa respecto de las clases 16 y 35 no existe riesgo de confusión en este caso, no habiendo tenido tampoco en consideración la Oficina el hecho de que la entidad actora tiene una amplia familia de marcas no solo para la denominación de 'Correos' sino también para la denominación 'Paq', existiendo continuidad registral, además de existir diferencias de conjunto (denominativas y gráficas) y conceptuales entre la marca solicitada y la de la oponente.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se revoque la resolución recurrida y, en su lugar, declare la procedencia del registro de la marca núm. 3.621.313 'CORREOSPAQ' (mixta), condenando en costas a la demandada.

Tercero .- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir entre los signos enfrentados, apreciados globalmente, riesgo de confusión, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales citados por la parte actora en su escrito de demanda, al no vincular la actuación del Registro a los Tribunales ni al propio Registro, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente y gozando las conclusiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de una presunción de veracidad y exactitud por su pericia que no ha quedado en este caso desvirtuada.

Cuarto .- No habiendo solicitado las partes más prueba que la documental y no estimándose necesaria la celebración de vista fue concedido trámite de conclusiones escritas, que demandante y Administración demandada evacuaron en tiempo y forma con el resultado que consta, señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 31 de enero de 2019.

Quinto .- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

Primero .- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de julio de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 16 de febrero de ese mismo año, por cuya virtud fue denegado el registro de la marca solicitada ('CorreosPaq'), para la protección de productos de la clase 16 y servicios de las clases 35 y 39 del Nomenclátor Internacional, por su incompatibilidad con la marca previa española núm. M-2.099.981 ('Correspack'), registrada en clase 39 del Nomenclátor.

La precitada resolución estima que concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A..

Segundo .- El análisis de las cuestiones controvertidas aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular '.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007 ) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014 ) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores.

Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible '.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París .

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015 ) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015 ), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero .- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014 ), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007 ), 27 enero 2010 (casación 4306/2008 ) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013 ), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992 ) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares ', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002 ) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004 )].

Cuarto .- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria tratándose de productos o servicios de la clase 39 (transporte, embalaje, almacenamiento y distribución de mercancías, reparto de correo y de paquetes, entrega de mensajes, cartas, regalos y productos pedidos por correo, recogida de cartas, paquetes y documentos, recogida de productos y servicios de recepción de paquetes y de depósito de documentos y mercancías) la identidad en cuestión no existe tratándose de las clases 16 (papel, cartón, cajas de cartón o papel y, en general, artículos de papelería y de oficina) y 35 (servicios de marketing y promoción de ventas para terceros y servicios publicitarios, de intermediación en negocios comerciales y de importación y exportación), al tratarse de productos y/o ser vicios de distinta naturaleza y con diferentes ámbitos de comercialización lo que, por directa aplicación del principio de especialidad, determina la improcedencia de denegar la marca solicitada respecto a los productos y servicios de las indicadas clases 16 y 35.

Así las cosas y en cuanto a la existencia de un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporte riesgo de confusión en los consumidores en el caso de los servicios de la clase 39 del Nomenclátor Internacional son de apreciar en este caso, en efecto, algunas diferencias denominativas entre los signos en liza.

Difiere, en primer término, el vocablo que inicia la composición. Tratándose de la marca que pretende inscribirse por la recurrente se utiliza la denominación 'Correos' que, en su acepción gramatical, no es sino el 'Servicio público que tiene por objeto el transporte de la correspondencia oficial y privada', según definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En la marca previamente inscrita el primer componente del vocablo -'corres'- o bien se trata de la segunda persona del presente de indicativo del verbo 'correr' o bien nos encontramos ante las primeras letras que conforman el sustantivo 'correspondencia' (esto es, conjunto de cartas que se despachan o reciben). Existen, igualmente, diferencias entre los vocablos que conforman la que podemos considerar segunda parte de la composición. 'Paq' en el caso de la marca que pretende inscribirse, que se corresponde con las primeras letras de la palabra 'paquete', en tanto que el signo distintivo previo finaliza con el vocablo inglés correlativo ('pack'), que también podría evocar o referirse a un 'conjunto' o 'paquete' de servicios.

La primera, por último, aparece escrita en minúsculas, con la excepción de las letras 'C' y 'P' con las que comienzan los dos términos que forman la composición 'CorreosPaq', el segundo de los cuales se corresponde con las primeras letras de la palabra 'paquete', representado con la correspondiente grafía a la izquierda del signo a la que viene referida la solicitud contra cuya desestimación se ha entablado el presente recurso, en tanto que la marca previa aparece escrita en mayúsculas, en su totalidad, y difiere de la anterior en los dos vocablos que la componen ('corres' y 'pack'), siendo el último de ellos un vocablo expresado en idioma distinto.

No obstante lo anterior lo cierto es que el análisis comparativo conjunto entre uno y otro signo arroja un grado importante de similitud desde la perspectiva denominativa, fonética, conceptual y gráfica que, junto con la coincidencia del ámbito aplicativo en el caso de los servicios de la clase 39, nos llevan a compartir el criterio acogido por la Oficina de Patentes y Marcas en cuanto a la efectiva concurrencia de un riesgo de confusión y/o asociación que hace incompatible su coexistencia en el mercado.

No es óbice a lo anterior el hecho de que la recurrente sea titular del derecho al uso o utilización en exclusiva del término 'Correos' al amparo de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre del Servicios Postal Universal , puesto que la marca solicitada no está conformada por dicha denominación en exclusiva, sino por la combinación de dos términos, añadiendo al indicado vocablo la abreviatura 'Paq'.

Quinto .- En cuanto al alegato de la pertenencia a una familia de marcas que tienen en común los términos 'Correos' o 'Paq' y a la continuidad registral, debemos comenzar por significar, con la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), que una reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso -Administrativo de ese Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto que el principio de continuidad registral trata de armonizar los principios de prioridad registral y de especialidad, facultando al titular de una marca a solicitar nuevas inscripciones con las mismas o similares denominaciones siempre que sea para el mismo o similar campo de actividad o de productos y no se genere riesgo de confusión o riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios designados.

Como expone la STS 30 noviembre 2015 (casación 930/2015 ), por remisión a la doctrina contenida en la STS 30 abril 2015 (casación 1588/2014 ) y las que en esta última se citan, quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella no puede alegar, frente al titular de la prioritaria, un derecho de preferencia del que carece ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente se inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación o muy semejante no hace sino extender a otros productos, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que la nueva inscripción impugnada viene a constituir una continuidad registral de la primitiva, y ha de seguirse con ella un criterio más flexible.

Para aquellos supuestos en los que el titular de una marca más antigua pretende registrar otras ulteriores con la misma denominación y han sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas 'intermedias', esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella, afirma el Alto Tribunal en la Sentencia citada y en la STS 10 noviembre 2015 (casación 310/2015 ), entre otras muchas, que ' Si bien es cierto que la titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otros productos sino que se requiere la tramitación de los oportunos expedientes independientes para conseguir la armonización entre los principios de prioridad registral y de especialidad, también lo es que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos '. Esta jurisprudencia se basa en conceder prioridad a la marca que primero tuvo acceso al registro, entendiendo que la que posteriormente pretende inscribir es continuadora de la primera.

Trasladando las anteriores consideraciones al supuesto concreto aquí examinado no puede operar la prioridad registral pretendida, pues la nueva marca 'CorreosPaq' no puede reputarse meramente continuadora de la marca 'Correos' de la que era titular la entidad actora para designar servicios de la clase 39. No se trata, en suma, de una nueva inscripción con idéntica o similar denominación a la primitiva de que era titular la solicitante sino de una nueva conformada por otras dos distintas de su titularidad que no generando por separado riesgo alguno de confusión con la marca intermedia 'Correspack', si presenta evidentes similitudes con la nueva que pretende registrarse ('CorreosPaq') coincidiendo, como hemos visto, el campo de actividad o productos tratándose de los comprendidos en la clase 39 del Nomenclátor Internacional.

Pero es que, además y aún de entenderse que la nueva marca es continuadora de las otras dos de las que era anteriormente titular la entidad actora (esto es, 'Correos' y 'Paq'), al conformarse por la combinación de ambas, la coincidencia del ámbito aplicativo a que acabamos de hacer mención habría de operar, en todo caso, como obstativa a su concesión para los servicios aludidos pues, como destacan las SSTS 6 noviembre 2015 (casación 965/2013 ) y 9 enero 2017 (casación 159/2016), reproduciendo la doctrina contenida en anteriores resoluciones de la Sala Tercera , no puede registrarse válidamente una nueva marca aspirante que coincida con las 'marcas primitivas' en su denominación pero que coincida con las intermedias en su ámbito aplicativo, desde el momento en que permitir el registro de un nuevo signo así configurado sería tanto como negar de modo absoluto la eficacia propia de las marcas intermedias que hayan accedido al registro, añadiendo la Sentencia comentada que ' Las nuevas marcas que sobre la base de las 'primitivas' pretendan su registro, ya sea como extensión, derivación o ampliación de aquéllas, han de respetar la protección de que legítimamente gozan las marcas 'intermedias' en relación con los productos que identifican (...) . La preexistencia de la marca primitiva no le permite ampliar sus efectos hasta este punto '.

Sexto .- Las consideraciones que anteceden y la falta de virtualidad en este ámbito sectorial específico de los precedentes, puesta de manifiesto por reiterada doctrina jurisprudencial, comportan la estimación meramente parcial del recurso contencioso administrativo, sin estimar que concurran méritos para la imposición de las costas procesales causadas.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ANTECEDENTES DE HECHO Primero .- En fecha 20 de septiembre de 2017 Dª María Jesús Gutiérrez Aceves, en representación de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de julio de 2017, el cual fue admitido a trámite mediante decreto de fecha 21 de septiembre de 2017, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo .- El 28 de noviembre de 2017 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. solicitó el 30 de junio de 2016 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro como marca española del signo 'CORREOSPAQ' (mixta) para proteger los productos de la clase 16 y los servicios de las clases 35 y 39 del Nomenclátor Internacional, incoándose expediente en el que fue formulada oposición por la mercantil R-TRES y M-CUATRO, S.L., titular de la marca M-2.099.981 ('CORRESPACK'), registrada en clase 39 del Nomenclátor con base en la prohibición de los artículos 6.1a) y b); reputando existente gran semejanza tanto gráfica-denominativa como fonética y conceptual entre las marcas aludidas y que una y otra amparan productos y servicios íntimamente relacionados la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el signo solicitado, siendo confirmada dicha resolución en vía de alzada; el artículo 33 de la Ley del Servicio Postal Universal concede a la demandante el derecho a la utilización, en exclusiva, de la denominación 'Correos', por lo que la actora no solo tiene derecho a utilizar la marca sino también a registrar cuantas marcas estime conveniente con dicho término para el correcto desarrollo de su actividad, siendo percibida la marca 'Correos' como una marca con origen empresarial concreto; además de no existir coincidencia aplicativa respecto de las clases 16 y 35 no existe riesgo de confusión en este caso, no habiendo tenido tampoco en consideración la Oficina el hecho de que la entidad actora tiene una amplia familia de marcas no solo para la denominación de 'Correos' sino también para la denominación 'Paq', existiendo continuidad registral, además de existir diferencias de conjunto (denominativas y gráficas) y conceptuales entre la marca solicitada y la de la oponente.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se revoque la resolución recurrida y, en su lugar, declare la procedencia del registro de la marca núm. 3.621.313 'CORREOSPAQ' (mixta), condenando en costas a la demandada.

Tercero .- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir entre los signos enfrentados, apreciados globalmente, riesgo de confusión, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales citados por la parte actora en su escrito de demanda, al no vincular la actuación del Registro a los Tribunales ni al propio Registro, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente y gozando las conclusiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de una presunción de veracidad y exactitud por su pericia que no ha quedado en este caso desvirtuada.

Cuarto .- No habiendo solicitado las partes más prueba que la documental y no estimándose necesaria la celebración de vista fue concedido trámite de conclusiones escritas, que demandante y Administración demandada evacuaron en tiempo y forma con el resultado que consta, señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 31 de enero de 2019.

Quinto .- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes, FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero .- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de julio de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 16 de febrero de ese mismo año, por cuya virtud fue denegado el registro de la marca solicitada ('CorreosPaq'), para la protección de productos de la clase 16 y servicios de las clases 35 y 39 del Nomenclátor Internacional, por su incompatibilidad con la marca previa española núm. M-2.099.981 ('Correspack'), registrada en clase 39 del Nomenclátor.

La precitada resolución estima que concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A..

Segundo .- El análisis de las cuestiones controvertidas aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular '.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007 ) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014 ) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores.

Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible '.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París .

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015 ) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015 ), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero .- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014 ), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007 ), 27 enero 2010 (casación 4306/2008 ) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013 ), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992 ) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares ', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002 ) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004 )].

Cuarto .- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria tratándose de productos o servicios de la clase 39 (transporte, embalaje, almacenamiento y distribución de mercancías, reparto de correo y de paquetes, entrega de mensajes, cartas, regalos y productos pedidos por correo, recogida de cartas, paquetes y documentos, recogida de productos y servicios de recepción de paquetes y de depósito de documentos y mercancías) la identidad en cuestión no existe tratándose de las clases 16 (papel, cartón, cajas de cartón o papel y, en general, artículos de papelería y de oficina) y 35 (servicios de marketing y promoción de ventas para terceros y servicios publicitarios, de intermediación en negocios comerciales y de importación y exportación), al tratarse de productos y/o ser vicios de distinta naturaleza y con diferentes ámbitos de comercialización lo que, por directa aplicación del principio de especialidad, determina la improcedencia de denegar la marca solicitada respecto a los productos y servicios de las indicadas clases 16 y 35.

Así las cosas y en cuanto a la existencia de un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporte riesgo de confusión en los consumidores en el caso de los servicios de la clase 39 del Nomenclátor Internacional son de apreciar en este caso, en efecto, algunas diferencias denominativas entre los signos en liza.

Difiere, en primer término, el vocablo que inicia la composición. Tratándose de la marca que pretende inscribirse por la recurrente se utiliza la denominación 'Correos' que, en su acepción gramatical, no es sino el 'Servicio público que tiene por objeto el transporte de la correspondencia oficial y privada', según definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En la marca previamente inscrita el primer componente del vocablo -'corres'- o bien se trata de la segunda persona del presente de indicativo del verbo 'correr' o bien nos encontramos ante las primeras letras que conforman el sustantivo 'correspondencia' (esto es, conjunto de cartas que se despachan o reciben). Existen, igualmente, diferencias entre los vocablos que conforman la que podemos considerar segunda parte de la composición. 'Paq' en el caso de la marca que pretende inscribirse, que se corresponde con las primeras letras de la palabra 'paquete', en tanto que el signo distintivo previo finaliza con el vocablo inglés correlativo ('pack'), que también podría evocar o referirse a un 'conjunto' o 'paquete' de servicios.

La primera, por último, aparece escrita en minúsculas, con la excepción de las letras 'C' y 'P' con las que comienzan los dos términos que forman la composición 'CorreosPaq', el segundo de los cuales se corresponde con las primeras letras de la palabra 'paquete', representado con la correspondiente grafía a la izquierda del signo a la que viene referida la solicitud contra cuya desestimación se ha entablado el presente recurso, en tanto que la marca previa aparece escrita en mayúsculas, en su totalidad, y difiere de la anterior en los dos vocablos que la componen ('corres' y 'pack'), siendo el último de ellos un vocablo expresado en idioma distinto.

No obstante lo anterior lo cierto es que el análisis comparativo conjunto entre uno y otro signo arroja un grado importante de similitud desde la perspectiva denominativa, fonética, conceptual y gráfica que, junto con la coincidencia del ámbito aplicativo en el caso de los servicios de la clase 39, nos llevan a compartir el criterio acogido por la Oficina de Patentes y Marcas en cuanto a la efectiva concurrencia de un riesgo de confusión y/o asociación que hace incompatible su coexistencia en el mercado.

No es óbice a lo anterior el hecho de que la recurrente sea titular del derecho al uso o utilización en exclusiva del término 'Correos' al amparo de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre del Servicios Postal Universal , puesto que la marca solicitada no está conformada por dicha denominación en exclusiva, sino por la combinación de dos términos, añadiendo al indicado vocablo la abreviatura 'Paq'.

Quinto .- En cuanto al alegato de la pertenencia a una familia de marcas que tienen en común los términos 'Correos' o 'Paq' y a la continuidad registral, debemos comenzar por significar, con la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), que una reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso -Administrativo de ese Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto que el principio de continuidad registral trata de armonizar los principios de prioridad registral y de especialidad, facultando al titular de una marca a solicitar nuevas inscripciones con las mismas o similares denominaciones siempre que sea para el mismo o similar campo de actividad o de productos y no se genere riesgo de confusión o riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios designados.

Como expone la STS 30 noviembre 2015 (casación 930/2015 ), por remisión a la doctrina contenida en la STS 30 abril 2015 (casación 1588/2014 ) y las que en esta última se citan, quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella no puede alegar, frente al titular de la prioritaria, un derecho de preferencia del que carece ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente se inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación o muy semejante no hace sino extender a otros productos, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que la nueva inscripción impugnada viene a constituir una continuidad registral de la primitiva, y ha de seguirse con ella un criterio más flexible.

Para aquellos supuestos en los que el titular de una marca más antigua pretende registrar otras ulteriores con la misma denominación y han sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas 'intermedias', esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella, afirma el Alto Tribunal en la Sentencia citada y en la STS 10 noviembre 2015 (casación 310/2015 ), entre otras muchas, que ' Si bien es cierto que la titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otros productos sino que se requiere la tramitación de los oportunos expedientes independientes para conseguir la armonización entre los principios de prioridad registral y de especialidad, también lo es que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos '. Esta jurisprudencia se basa en conceder prioridad a la marca que primero tuvo acceso al registro, entendiendo que la que posteriormente pretende inscribir es continuadora de la primera.

Trasladando las anteriores consideraciones al supuesto concreto aquí examinado no puede operar la prioridad registral pretendida, pues la nueva marca 'CorreosPaq' no puede reputarse meramente continuadora de la marca 'Correos' de la que era titular la entidad actora para designar servicios de la clase 39. No se trata, en suma, de una nueva inscripción con idéntica o similar denominación a la primitiva de que era titular la solicitante sino de una nueva conformada por otras dos distintas de su titularidad que no generando por separado riesgo alguno de confusión con la marca intermedia 'Correspack', si presenta evidentes similitudes con la nueva que pretende registrarse ('CorreosPaq') coincidiendo, como hemos visto, el campo de actividad o productos tratándose de los comprendidos en la clase 39 del Nomenclátor Internacional.

Pero es que, además y aún de entenderse que la nueva marca es continuadora de las otras dos de las que era anteriormente titular la entidad actora (esto es, 'Correos' y 'Paq'), al conformarse por la combinación de ambas, la coincidencia del ámbito aplicativo a que acabamos de hacer mención habría de operar, en todo caso, como obstativa a su concesión para los servicios aludidos pues, como destacan las SSTS 6 noviembre 2015 (casación 965/2013 ) y 9 enero 2017 (casación 159/2016), reproduciendo la doctrina contenida en anteriores resoluciones de la Sala Tercera , no puede registrarse válidamente una nueva marca aspirante que coincida con las 'marcas primitivas' en su denominación pero que coincida con las intermedias en su ámbito aplicativo, desde el momento en que permitir el registro de un nuevo signo así configurado sería tanto como negar de modo absoluto la eficacia propia de las marcas intermedias que hayan accedido al registro, añadiendo la Sentencia comentada que ' Las nuevas marcas que sobre la base de las 'primitivas' pretendan su registro, ya sea como extensión, derivación o ampliación de aquéllas, han de respetar la protección de que legítimamente gozan las marcas 'intermedias' en relación con los productos que identifican (...) . La preexistencia de la marca primitiva no le permite ampliar sus efectos hasta este punto '.

Sexto .- Las consideraciones que anteceden y la falta de virtualidad en este ámbito sectorial específico de los precedentes, puesta de manifiesto por reiterada doctrina jurisprudencial, comportan la estimación meramente parcial del recurso contencioso administrativo, sin estimar que concurran méritos para la imposición de las costas procesales causadas.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª María Jesús Gutiérrez Aceves, en nombre de SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de julio de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 16 de febrero de ese mismo año, revocando y dejando sin efecto el acto administrativo impugnado en el extremo concerniente a la denegación del registro de la marca solicitada ('CorreosPaq'), para la protección de productos y servicios de las clases 16 y 35 del Nomenclátor Internacional y declarando el derecho de la recurrente a la concesión de la marca aludida con relación a dichos productos y servicios.

No se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante una Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la composición que determina el artículo 86.3 de la Ley jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, recurso que habrá de prepararse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el artículo 89.2 del mismo Cuerpo legal y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley Orgánica del Poder Judicial , que habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2612-000-85-0879-17 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dña. Mª Soledad Gamo Serrano