Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 901/2017, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 930/2016 de 22 de Diciembre de 2017

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2016/0019777
RECURSO 930/2016
SENTENCIA NÚMERO 901/2017
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
-----
Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
Dª. Natalia de la Iglesia Vicente
-------------------
En la Villa de Madrid, a veintidós de diciembre de dos mil diecisiete.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso contencioso-administrativo número 930/2016, interpuesto por D. Armando , representado
por el Procurador D. Carlos Piñeira de Campos y dirigido por el Letrado D. Iñigo González-Mogena González,
contra la resolución dictada el 29 de agosto de 2016 por la Oficina Española de Patentes y Marcas,
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 2 de febrero de 2016, que
deniega la inscripción de la marca número 3573431 'COMPOSTELA NET HOTELS', en clase 38. Ha sido
parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del
Estado y la mercantil HOTEL COMPOSTELA, S.A., representada por el Procurador D. Pedro Antonio González
Sánchez y dirigida por el Letrado D: José Antonio Calderón Chavero.

Antecedentes

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se acuerde estimar el recurso y se anule la resolución recurrida y se ordene la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca nº 3573431, denominada 'COMPOSTELA NET HOTELS', en clase 38.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.

Igualmente se confirió traslado a la representación de la mercantil personada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por su representación procesal, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.



TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento a aprueba y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 21 de diciembre de 2017, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 29 de agosto de 2016 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 2 de febrero de 2016, que deniega la inscripción de la marca número 3573431 'COMPOSTELA NET HOTELS', en clase 38.

La citada resolución desestima el recurso de alzada y deniega la inscripción de la marca por considerar que los signos enfrentados se configuran como realidades incompatibles dadas las similitudes que entre ambos se establecen en desde una perspectiva de conjunto, no acogiendo la alegación en cuanto a las diferencias aplicativas pues si bien es cierto que se trata de clases diferentes 'también lo es el hecho de que el registro solicitado al incorporar el término HOTELS hace alusión directa a los servicios protegidos por el registro oponente por lo que su conexión es innegable'.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Alega que la denegación de la marca en la clase 38, infringe el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas pues expone que entre la marca denegada y la prioritaria existen diferencias en los campos aplicativos; que hay diferencias denominativas por el diferente número de términos en los signos; hay diferente composición gráfica y que debe realizarse un estudio de los signos de forma conjunta. Para terminar invoca precedentes de otras marcas registradas con la palabra 'COMPOSTELA'.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

La interesada personada se opone al recurso alegando que es ajustada a derecho la denegación del registro de la marca por cuanto los conjuntos denominativos de las marcas enfrentadas son muy similares, recordando la marca denegada indefectiblemente al signo prioritario. Añade que hay identidad aplicativa y que los precedentes registrales no son vinculantes.



TERCERO.- El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos .

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».



CUARTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .



QUINTO.- Para resolver si concurre o no la prohibición relativa de registro del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas debemos resaltar que en sentencia de esta misma Sala y Sección, de esta misma fecha y recaída en autos de PO 562/2016, seguidos entre las mismas partes, hemos dicho que si bien es indudable que en el caso concreto existe cierta semejanza denominativa y fonética puesto que ambas marcas incluyen el vocablo COMPOSTELA, así como ambas incluyen el término genérico HOTEL (oponente) / HOTELS (solicitada), ' cabe recordar que, conforme a una reiteradísima jurisprudencia, recordada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 (rec. 6803/2010 ), los signos compuestos por nombres genéricos y geográficos no alcanzan protección registral como marcas cuando conforman exclusivamente las mismas, pero nada obsta a que, en combinación con otros signos o términos, puedan formar parte de una marca cuya denominación compuesta sea plenamente protegible como un conjunto con identidad propia; aunque, en tales casos, el titular de la marca no puede impedir que el mismo nombre genérico o geográfico sea incorporado a otra marca de denominación compuesta, siempre y cuando los demás signos o términos que forman parte del conjunto impidan la confusión entre ambas marcas a pesar de la identidad del nombre genérico o geográfico de que se trate.

Bien es verdad que las marcas así reconocidas suelen ser marcas débiles, de escasa virtualidad impugnatoria frente a marcas posteriores toda vez que el ius prohibendi atribuido a esta clase de marcas no se extiende a cada uno de los componentes no distintivos del signo sino solo a su conjunto, de forma que serán admitidas otras marcas que incluyan algunos de esos elementos no monopolizables en exclusiva.

Y esto es, precisamente, lo que aquí acontece. Por un lado, el recurrente-oponente no puede monopolizar el uso de los vocablos COMPOSTELA Y HOTEL, ni impedir que dichos vocablos (geográfico y genérico) puedan ser incorporados a otra marca siempre y cuando en la marca novel se incluyan otros elementos (denominativos, gráficos, ...), cuyo examen de conjunto, impidan la confusión entre ambas marcas.

En el caso que nos ocupa, es de advertir que, como pone de manifiesto la resolución administrativa impugnada, los signos enfrentados insertan un conjunto gráfico-denominativos lo suficientemente dispares como para que puedan ser percibidos por el público consumidor como realidades distintas. Dichas disparidades se advierten, en primer lugar, en el propio gráfico que insertan ambos signos enfrentados. En segundo lugar, se advierten igualmente diferencias en el conjunto denominativo que conforman, donde se advierte una diferente composición denominativa y donde la ubicación del vocablo COMPOSTELA juega un papel también diferente (al principio en la solicitada, al final en la prioritaria oponente). A ello debemos añadir, igualmente, la inclusión del término NET en la solicitada, y el añadido en esta de una S al vocablo HOTEL'.

A la vista de ello, en esa sentencia dictada en los autos PO 562/2016, llegamos a la conclusión que entre los signos enfrentados, pese la identidad aplicativa existente en ese caso concreto que examinábamos (pues ambos signos protegen servicios de hospedaje y restauración) y partiendo de la debilidad de la marca oponente, existen suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca compatibilidad, siendo percibidos por el consumidor medio como realidades suficientemente diferenciadas.

A esta misma conclusión debemos llegar ahora por idénticas consideraciones que damos por reproducidas.

Pero en el caso que ahora examinamos existe otro motivo añadido para estimar el recurso. Ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro, se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas). Ya hemos examinado que no apreciamos suficiente similitud de conjunto en el presente caso, por lo que sería innecesario examinar la relación aplicativa.

No obstante en los campos aplicativos se aprecian diferencias también. El signo prioritario está registrado en la clase 42 para proteger: 'servicios prestados procurando alojamiento de hoteles, residencias, pensiones, campamentos, hogares turísticos, casas de reposo. Servicios para procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo. Tales servicios pueden ser prestados por restaurantes cantinas, autoservicios e instalaciones similares que satisfacen necesidades individuales o colectivas'.

El signo denegado se solicita para proteger, en la clase 38: 'telecomunicaciones. Telecomunicaciones de información (incluyendo páginas web). Facilitación de acceso a páginas web'.

A la vista de ello es clara y evidente la disparidad aplicativa, debiendo significarse que el examen de la relación aplicativa debe hacerse desde el prisma de la comparación de los productos y servicios que aparecen registrados y cuyo registro se solicita y no valorando aquellos productos o servicios que puedan deducirse de los vocablos que conforman el elemento denominativo de las marcas enfrentadas.

Por todo ello, debemos considerar que no concurre la prohibición relativa de registro del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas , lo que nos debe llevar a estimar el recurso.



SEXTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso se imponen a los demandados las costas causadas, con el límite de 1.500 euros en cuanto a la minuta del Letrado del recurrente, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de demanda y la actividad desplegada en el presente recurso, a satisfacer al 50% por cada uno de los demandados, más los derechos de Procurador que correspondan.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Armando contra la resolución dictada el 29 de agosto de 2016 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 2 de febrero de 2016, que deniega la inscripción de la marca número 3573431 'COMPOSTELA NET HOTELS', en clase 38 y debemos ANULAR la resolución recurrida, acordando que la Oficina Española de Patentes y Marcas proceda a la inscripción de la marca en el Registro; con expresa imposición a las demandadas de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el FD SÉPTIMO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612- 0000-93-0930-16 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0930-16 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera Dª. Natalia de la Iglesia Vicente Procedimiento Ordinario 930/2016 LA LETRADA DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID CERTIFICA: Que la anterior fotocopia, compuesta de 10 folios, es fiel reflejo de la sentencia original firmada por los Magistrados que figuran en la misma, la cual ha sido publicada y entregada a esta Secretaría en el día de hoy y, una vez expedida la presente certificación para su unión al rollo y copias para su notificación, ha quedado archivado el original para su unión al libro de sentencias originales. Madrid a 29 de diciembre de 2017.