Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 910/2019, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 328/2016 de 07 de Noviembre de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
SECCIÓN QUINTA
Recurso núm. 328/2016
SENTENCIA Nº 910/2019
Ilustrísimos señores:
Presidente:
D. José Manuel de Soler Bigas
Magistrados:
D. Eduardo Paricio Rallo
Dª Elsa Puig Muñoz
En la ciudad de Barcelona, a 7 de noviembre de 2019.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sección quinta) ha
pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo núm. 328/2016, interpuesto por
Iberplant Jardineria i Vivers SL, representada por el procurador Sr. Daniel Font Berkhemer y dirigida por el
letrado Sr. David Pellisé Urquiza, contra la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado
del Estado.
Ha sido ponente el magistrado Ilustrísimo Sr. D. Eduardo Paricio Rallo, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 15 de julio de 2016 la representación de la parte actora presentó en la secretaría de esta Sala escrito de interposición del presente recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de noviembre de 2015, por la que se denegó la inscripción de la marca número 3.563.250 MACRO BONSAI y el acuerdo de 26 de mayo de 2016 por el que se desestima el recuso de alzada interpuesto contra el acuerdo inicial de denegación.



SEGUNDO.- En fecha 17 de noviembre de 2016 la actora presentó escrito de demanda mediante el cual pidió sentencia que disponga la inscripción de la marca que es objeto de recurso.

La actora fundamenta el recurso en los siguientes motivos: A/ Que la marca propuesta tiene carácter distintivo al consistir en un neologismo original creado por la recurrente, vocablo que no responde a un producto existente en el mercado puesto que no queda referido a la comercialización de bonsáis, ni siquiera a bonsáis de talla grande -que reciben otros nombres en el mercado-, sino a olivos de tamaño normal tratados de una forma especial, siendo así que los bonsáis son por su propia naturaleza de tamaño muy reducido; B/ Que la marca solicitada es mixta e incorpora un diseño gráfico original que ha sido ignorado por la demandada; y C/ Que la recurrente es titular de la marca en cuestión en el registro de la Unión Europea y viene usándola desde hace más de 10 años, de forma que ha adquirido una distintividad sobrevenida, de forma que resulta aplicable la excepción del artículo 5.2 de la Ley de marcas.



TERCERO.- Por su parte, la representación de la Administración demandada formuló contestación a la demanda en la que, de acuerdo con los hechos y fundamentos que entendió oportunos, pidió la desestimación de este recurso, la confirmación de la resolución impugnada y la imposición de las costas procesales a la actora.



CUARTO.- Mediante resolución de fecha 1 de febrero de 2017 se fijó la cuantía del recurso como indeterminada.

Acto seguido se aceptó la prueba propuesta con el resultado que consta en los actos. Posteriormente las partes formularon conclusiones ratificando sus respectivas pretensiones.

Finalmente, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

Fundamentos

PRIMERO.- Se impugna en este recurso la resolución dictada en fecha 5 de noviembre de 2015 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, posteriormente confirmada mediante resolución de 26 de mayo de 2016 que desestimó el recurso de alzada.

Dicha resolución denegó el registro de la marca mixta 'MACROBONSAI' en la clase 31 por apreciar que concurre la prohibición absoluta del artículo 5.1.c/ ya que la marca solicitada está compuesta por una conjunción de términos y un gráfico de carácter genérico descriptivo, sin incorporar ningún elemento característico que permita identificar la marca con una concreta procedencia empresarial.

Como se ha avanzado, la actora formula un primer motivo de recurso en el sentido que la marca propuesta tiene carácter distintivo al consistir en un neologismo original creado por ella misma, vocablo que no responde a un producto existente en el mercado puesto que no queda referido a la comercialización de bonsáis, ni siquiera a bonsáis de talla grande -que reciben otros nombres en el mercado-, sino a olivos de tamaño normal tratados de una forma especial, siendo así que los bonsáis son por su propia naturaleza de tamaño muy reducido.

Añade la actora que la marca solicitada es mixta e incorpora un diseño gráfico original que ha sido ignorado por la demandada y que, en todo caso, la marca habría ganado distintividad a partir del uso continuado que ha efectuado de la misma en su actividad.



SEGUNDO.- El artículo 5 de la Ley 17/2001, de marcas, establece diferentes supuestos de prohibición absoluta de registro de marcas. El apartado b/ se refiere a las marcas que carezcan de carácter distintivo; el apartado c/, a las que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. Por su parte el apartado d/ prohíbe el registro de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

A su vez los apartados 2 y 3/ del mismo precepto admiten la posibilidad de inscripción de la marca si la misma ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya efectuado en el mercado, también cuando se trata de una asociación de varios signos que inicialmente y por separado incurran en las prohibiciones antes señaladas si la conjunción tiene por sí misma una distintividad suficiente.

Así pues, si el signo que pretende inscribirse como marca no tiene la capacidad de distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa en relación a los de otras empresas, o no ha adquirido esa distintividad de forma sobrevenida en atención al uso recibido, no puede ser considerado como tal marca de acuerdo con el artículo 4.1 de la Ley. Estamos en este caso ante una objeción que no requiere una comparación de la marca pretendida con anteriores marcas -inscritas o no- sino, sino un análisis de la marca autónomamente considerada en orden a verificar su capacidad distintiva en el mercado.

En el caso que nos ocupa la marca objeto de recurso es ''MACROBONSAI', asociada a una concreta grafía.

Se trata de un sintagma de dos componentes 'Macro', indicativo de un tamaño grande y 'bonsái', que hace referencia a un arte japonés de cultivo de árboles o plantas en miniatura.

Como se ha dicho, la Oficina demandada considera que la suma de ambos componentes no tienen capacidad distintiva por referirse genéricamente a una categoría de bonsáis.

Como se ha dicho, la ley admite en principio que una marca compuesta por dos expresiones genéricas pueda sin embargo revestir capacidad distintiva si la conjunción tiene originalidad y no se refiere específicamente a algún producto o servicio así denominado según los usos del mercado.

En este sentido nos hemos manifestado en la sentencia dictada por esta Sala y sección en fecha 31 de marzo de 2011 -recurso 304/08-. En ella se toma la referencia de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en fecha 20 de setiembre de 2001, asunto C-383/99, para manifestar lo siguiente: 'el objeto de la prohibición del registro como marca de signos o de indicaciones exclusivamente descriptivos es evitar que se registren como marcas signos o indicaciones que, por su identidad con medios habituales de designación de los productos o de los servicios de que se trate o de sus características, no permitan cumplir la función de identificación de la empresa que los comercializa y que, por tanto, carezcan del carácter distintivo que tal función requiere. Por consiguiente, los signos y las indicaciones genéricos y carentes de valor distintivo son únicamente los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, un producto o un servicio como aquél para el que se solicita el registro. Además, solo debe denegarse el registro de una marca que contenga signos o indicaciones que respondan a dicha definición si no contiene otros signos u otras indicaciones y, además, los signos y las indicaciones exclusivamente descriptivos de que esté compuesta no se presentan o disponen de una manera que distinga el conjunto resultante de las formas habituales de designación de los productos o servicios de que se trate o de sus características esenciales.

En especial, por lo que respecta a las marcas compuestas por palabras, afirma la sentencia referida que cualquier diferencia perceptible entre la expresión del sintagma propuesto para el registro y los términos utilizados, en el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada, para designar el producto o el servicio o sus características esenciales es adecuada para conferir a ese sintagma un carácter distintivo que le permite ser registrado como marca.' Pues bien, con base en el anterior marco legal hemos de estimar este recurso de acuerdo con las siguientes consideraciones: - Como se ha dicho, la conjunción de dos términos usuales puede tener carácter distintivo si resulta original y no se puede asociar a algún tipo de producto o procedencia usuales en el mercado. La unión de los términos 'macro' y 'bonsái' es original en la medida que resulta paradójica la calificación de grande a un tipo de planta que por su naturaleza es de tamaño marcadamente pequeño. Ni la resolución impugnada ni en la información aportada a este pleito se identifica algún producto en el mercado que pueda coincidir con la significación de la marca; esto es, bonsais de tamaño grande o arboles ordinarios podados y tratados para tomar la estética bonsái, que es lo que comercializa la actora, de forma que no puede identificarse la palabra compuesta que es objeto de este recurso con la denominación en el mercado de alguna especie o categoría de plantas.

- La marca solicitada es mixta e incluye una grafía y estilo de letra originales que le ayudan a distinguir la marca en el mercado, sin que se haya alegado que en este sector el uso fonético de la marca sea predominante al gráfico.

- La OEPM ha admitido normalmente la inscripción de marcas que incluyen el prefijo macro o micro asociado a una denominación genérica, como 'MACROTUNEL', 'MICROFRUIT' o 'MICROLUZ', entre otras muchas señaladas en la demanda. Ciertamente el precedente no vincula a la Administración cuando el mismo pueda resultar contrario a la Ley, pero cuando exista un margen de apreciación, como sucede, sí se puede establecer un precedente a menos que la Administración motive adecuadamente la separación del criterio anteriormente seguido.

- La actora ha acreditado que en 2008 promovió ante la Unión Europea una marca que incluye el termino controvertido, también que dispone de un catálogo con la denominación de la marca que nos ocupaa, que desde 2005 ha ido inscribiendo diversos dominios en internet con tal denominación y que ha venido realizando una actividad de comercialización con dicha marca tanto en territorio español como en otros países europeos al menos desde 2006, habiendo reivindicado tal marca frente a otras empresas, de forma que puede reconocerse una distintividad derivada de la actividad que la recurrente ha mantenido en el mercado bajo la marca en cuestión.



TERCERO.- El artículo 139 de la Ley Jurisdiccional dispone que se impondrán las costas procesales a la parte que vea desestimadas sus pretensiones. Atendidas las circunstancias del caso y su escasa complejidad sustantiva y procesal, corresponde limitar las costas a la cantidad de 1.000 euros.

Considerando los fundamentos mencionados,

Fallo

Primero.- Estimar el recurso presentado por Iberplant Jardineria i Vivers SL contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de noviembre de 2015, y reconocer el derecho de la actora a la inscripción de la marca 'MACROBONSAI'.

Segundo.- Imponer las costas procesales a la Administración demandada, costas que no superarán la cantidad de 1.000 euros.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, que no es firme. Contra la misma cabe deducir, en su caso, recurso de casación ante esta Sala de conformidad con lo dispuesto en la sección 3ª, capítulo III, título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa (LJCA). El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el artículo 89.1 LJCA.

Y adviértase que en el BOE nº 162 de 16 de julio de 2016 aparece publicado el acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Llévese testimonio a los autos principales.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.