Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 95/2019, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 38/2016 de 14 de Febrero de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
SECCIÓN QUINTA
Recurso núm. 38/2016
SENTENCIA Nº 95/2019
Ilustrísimos señores:
Presidente:
D. Alberto Andrés Pereira
Magistrados:
D. José Manuel de Soler Bigas
Sr. Francisco José Sospedra Navas
D. Eduardo Paricio Rallo
En la ciudad de Barcelona, a 14 de febrero de 2019.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sección
quinta) ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo núm. 38/2016,
interpuesto por el Sr. Luis , representado por la Procuradora Sra. Cristina Garcia Girbés y dirigido por el
Letrado Sr. Francesc Bonet Lluch, contra la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el
Abogado del Estado y contra Santa Eulalia SA, representada por el Procurador Sr. Ricard Simó Pascual.
Ha sido ponente el Magistrado Ilustrísimo Sr. D. Eduardo Paricio Rallo, que expresa el parecer de la
Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 9 de febrero de 2016 la representación de la parte actora presentó en la secretaría de esta Sala escrito de interposición del presente recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 3 de diciembre de 2015, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de denegación de la marca número 3532359, clase 03, 'LA ESENCIA DE STA EULALIA'.



SEGUNDO.- En fecha 22 de abril de 2016 el actor presentó escrito de demanda mediante el cual pidió sentencia que anule y deje sin efectos la resolución impugnada.

Fundamenta el recurso en los siguientes motivos: A/ Que el establecimiento de la recurrente está situado enfrente de la capilla Santa Eulalia, que es patrona de la ciudad de Barcelona y, tratándose tal denominación de un patrimonio común de los barceloneses, no puede ser objeto de apropiación exclusiva; y B/ que no existe peligro de confusión ya que la marca solicitada es naturaleza mixta y queda asociada a un logo que la diferencia de las marcas oponentes, aparte de que en el caso de la actora se trata de una tienda de barrio cuyos clientes conocen perfectamente el origen de sus productos, mientras que la codemandada es una tienda de mucho mas alcance, de forma que no comparten clientela.



TERCERO.- Por su parte, la representación de la Administración demandada y la codemandada formularon contestación a la demanda en la que, de acuerdo con los hechos y fundamentos que entendieron oportunos, pidieron la desestimación de este recurso, la confirmación de la resolución impugnada y la imposición de las costas procesales a la actora.



CUARTO.- Mediante resolución de fecha 19 de octubre de 2016 se fijó la cuantía del recurso como indeterminada.

Acto seguido se aceptó la prueba propuesta con el resultado que consta en los actos. Posteriormente las partes formularon conclusiones ratificando sus respectivas pretensiones.

Finalmente, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

Fundamentos

PRIMERO.- La actora solicitó en su momento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca 'LA ESENCIA DE SANTA EULALIA' como una marca mixta parta la clase 03 referida a 'jabones, productos de perfumería, aceites esenciales y cosméticos'. La solicitud fue desestimada mediante resolución de fecha 10 de junio de 2015, posteriormente ratificada mediante resolución de 3 de diciembre del mismo año que desestimó el recurso de alzada.

Consideró en este sentido la citada Oficina que la marca solicitada resulta incompatible con las marcas ya registradas por la codemandada, concretamente la marca española y la marca comunitaria 'SANTA EULALIA' y también el nombre comercial 'ALMACENES SANTA EULALIA SL', todas ellas denominativas y registradas en las clases 03 y 35. Argumenta en este sentido la resolución de la citada Oficina que las marcas en conflicto presentaban semejanza denominativa y aplicativa, con el consiguiente riesgo de confusión y asociación con los signos ponentes.

El actor impugna la citada resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Alega en el recurso que el establecimiento de la recurrente está situado frente a la capilla Santa Eulalia, que es patrona de la ciudad de Barcelona y, tratándose tal denominación de un patrimonio común de los barceloneses, no puede ser objeto de apropiación exclusiva.

Añade el recurrente que no existe peligro de confusión ya que la marca solicitada es naturaleza mixta y queda asociada a un logo que la diferencia de las marcas oponentes, aparte de que en el caso de la actora se trata de una tienda de barrio cuyos clientes conocen perfectamente el origen de sus productos, mientras que la codemandada regenta una tienda de mucho mas alcance, de forma que no comparten clientela.



SEGUNDO.- como hemos manifestado ya en múltiples sentencias, el derecho a la marca es un derecho subjetivo vinculado a la libertad de empresa, de forma que la denegación de su inscripción es un acto reglado estrictamente sometido a la ley. La marca constituye un patrimonio muy significativo de la empresa comercial o industrial en tanto que identifica sus productos distinguiéndolos de la oferta de los competidores y a la vez condensa el prestigio y el atractivo que puedan tener en el mercado. Precisamente la protección de tal derecho impone la denegación del registro de una nueva marca cuando su utilización pueda perjudicar al titular de una marca idéntica o similar ya registrada; esto es, al titular de un mejor derecho.

En el mismo sentido, la protección de la marca existente es una manifestación de defensa de los consumidores y de su capacidad de elección sin riesgo de confusión. En definitiva, la marca tiene la finalidad de distinguir en el mercado los productos de una empresa determinada respecto a los productos de otras empresas, de forma que lo determinante para admitir una nieva marca es el riesgo de asociación o confusión.

Tampoco resulta admisible la apropiación por parte de una iniciativa comercial o industrial de denominaciones usuales en el mercado con la correspondiente exclusión de su uso ordinario en el tráfico económico por parte común de los ciudadanos, pues en definitiva el lenguaje es un bien colectivo.

En este contexto, la Ley 17/2001 admite el registro de marcas siempre que no sean idénticas o similares a una marca anterior ni generen un riesgo de confusión o asociación con marcas ya existentes por ser idénticos o similares los productos o servicios designados -artículo 6- . Asimismo, el artículo 4 impide registrar las marcas que no tengan carácter distintivo, las que queden integradas exclusivamente por signos o indicaciones que se puedan utilizar en el mercado para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, la época de obtención del producto o servicio u otras características del producto; ni tampoco los signos e indicaciones que sean habituales para designar productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres del comercio, los relativos a la forma del producto o los que puedan inducir a error sobre la naturaleza, la calidad o procedencia geográfica del producto.

El Tribunal Supremo ha establecido en este sentido una doctrina ya consolidada en el sentido que la prohibición de acceso al registro prevista en el artículo 6 de la Ley de marcas se produce por la coincidencia acumulativa de dos condiciones. Una condición queda referida a la identidad o similitud fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente establecidos. La otra coincidencia se refiere a la identidad o similitud de los productos o servicios designados por la nueva marca en relación a los amparados por la marca ya registrada o solicitada, de forma que la falta de alguna de las anteriores coincidencias abre el paso a la inscripción de la nueva marca. Por tanto, la disimilitud en los campos económicos en los que opera la nueva marca según el nomenclátor internacional es suficiente para compensar la similitud en los signos distintivos de la marca. Inversamente, también resulta aceptable la inscripción si se constata una diferencia significativa en los signos de identidad de la marcas enfrentadas, aunque coincidan los campos de aplicación ( Tribunal Supremo, sentencia de 20 de octubre de 2004, recurso núm. 5288 / 2001 ).

Según ha establecido la citada jurisprudencia, la comparación debe hacerse teniendo y cuenta la pauta habitual en el comportamiento colectivo, específicamente por referencia al comportamiento presumible de los clientes potenciales, y atendiendo al conjunto de denominación y representación gráfica y los otros signos distintivos con los que la marca se presenta ( Tribunal Supremo, sentencia de 12 de abril de 2002, recurso núm. 553/1996 ). Esta valoración global impide atribuir una relevancia determinante a alguno de los elementos aislados que configuran la marca, a menos que tome un protagonismo especial en la identificación del producto o servicio ofrecido. Dicho en otras palabras, eh el momento de valorar la similitud entre marcas enfrentadas habrá que considerar el conjunto de las marcas en cuestión y a la vez los elementos más significativos de las mismas a los efectos de la demanda de los productos en el mercado, normalmente la representación fonética puesto que es habitual que los consumidores identifiquen y soliciten los productos oralmente.

En el caso que nos ocupa el conflicto se genera entre la marca solicitada y unas marcas anteriores, de forma que hay que afrontar la cuestión a partir de la valoración del grado de similitud de ambas marcas consideradas en su conjunto y teniendo en cuenta la posibilidad de confusión por parte los usuarios o los operadores en el segmento de mercado en el que concurren, de forma que lo determinante en este caso es la singularidad propia de las marcas en conflicto.

Es bien cierto que en vía administrativa la actora aportó referencia de un buen número de marcas registradas que incluyen la denominación 'Santa Eulalia', bien en solitario, bien como vocablos determinantes en las respectivas denominaciones. También es cierto que la marca solicitada por el actor es mixta e incluye un diseño propio, mientras que la marca prioritaria es denominativa. Así mismo sucede que la denominación 'Santa Eulalia' queda referida a una figura histórica y religiosa relevante en la cultura barcelonesa, donde se ubican los establecimientos en conflicto.

Ahora bien, como se ha mencionado, lo relevante es la comparación de las dos marcas en su conjunto, una comparación que se debe hacer desde la perspectiva del riesgo de asociación o confusión por parte de los operadores en el mercado. Pues bien, en el caso que nos ocupa se puede establecer una similitud que pueda llevar a confusión por lo siguiente: -Se da una coincidencia entre la marca prioritaria y la parte distintiva de la marca solicitada, coincidiendo también el campo aplicativo, en este caso el mercado de la perfumería. Una doble coincidencia que extrema el riesgo de confusión.

- Si bien la denominación 'Santa Eulalia' no constituye una creación original sino que coincide con una figura que es patrimonio cultural y religioso, el caso es que la codemandada obtuvo en su momento el registro de tal denominación como marca, de forma que le beneficia la protección que dispensa la Ley a las marcas registradas.

- Con independencia de que en el momento actual la naturaleza de los respectivos establecimientos y los mercados en los que operan los productos de uno y otro sean más o menos diferentes -quizás no tanto porque coinciden en la misma ciudad y probablemente en el mismo segmento de mercado-, el caso es que registro de la marca solicitada por la actora protegería una eventual expansión o una transformación futura de sus productos, de forma que no puede descartarse una evolución de las marcas que les coloque en situación de conflicto y riesgo de confusión.

Las anteriores consideraciones llevan a confirmar la resolución impugnada.



TERCERO.- El artículo 139 de la Ley Jurisdiccional dispone que se impondrán las costas procesales a la parte que vea desestimadas sus pretensiones. Atendidas las circunstancias del caso y su escasa complejidad sustantiva y procesal, corresponde limitar las costas a un máximo de 800 euros.

Considerando los fundamentos mencionados,

Fallo

HEMOS RESUELTO Primero.- Desestimar el recurso presentado por el Sr. Luis contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó el registro de la marca 'LA ESENCIA DE SANTA EULALIA'.

Segundo.- Imponer las costas procesales al actor, costas que en ningún caso superarán el máximo total de 800 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, llevándose testimonio a los autos principales, haciéndoles saber que contra la misma se puede interponer, si procede, recurso de casación. El recurso deberá prepararse ante esta sección en el plazo de treinta días contado desde la notificación de la sentencia de acuerdo con lo que dispone el artículo 89.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa en la redacción efectuada por la Ley orgánica 7/15, en relación con lo previsto en los artículos 86 y siguientes de la misma Ley .

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.