Sentencia Contencioso-Administrativo 1236/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1369/2023 de 06 de octubre del 2025

PRIMERO.- Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación

1. La Sentencia recurrida

Ha sido objeto de casación la sentencia nº 716/2022 de 13 de diciembre de 2022 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 503/2021, que señala en la argumentación que sirve como fundamento al Fallo:

"TERCERO. - Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en relación con la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1c) de Ia Ley de Marcas , que establece que no podrán registrarse como marcas "los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio".

Pues bien, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2010, rec. 5297/2009 , recordando la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 9 de febrero de 2009 (rec. 5934/2006 ), señala que la razón de dicha prohibición, en relación con los artículos 4.1 y 5.3 de la Ley de Marcas "es impedir que accedan al registro como marcos aquellos signos o conjunción de varios signos que, intrínsecamente, carezcan del presupuesto de distintividad que permite distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las demás competidoras, con la finalidad de garantizar que las expresiones o gráficos que describen las propiedades o las características de los productos o servicios estén a la libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un solo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente. una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto o del servicio designado por la marca".

Pues bien, descendiendo al análisis de la concreta marca que nos ocupa,(y se reproduce) la resolución impugnada llega a la conclusión de que dicha marca se halla incursa para los productos solicitados en las clases 1 y 5 en la prohibición del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas , conclusión que no comparte la Sala, máxime cuando la misma aparece huérfana de toda motivación: no se expresa razonamiento alguno del que pueda inferirse la conclusión por la OEPM alcanzada. Esto es, no se expresa razonamiento alguno que explique, aunque sea mínimamente, porque considera que el signo solicitado "está constituido exclusivamente por un signo o indicación que sirve en, el comercio para designar la naturaleza y características de [os servicios solicitados", limitándose a argumentar que el porqué considera que el elemento gráfico no dota de un mínimo de distintividad.

Adviértase, por otra parte, como la resolución impugnada no hace el más mínimo esfuerzo de relacionar el signo distintivo con los productos y servicios concretos que con él se pretenden amparar, necesario e imprescindible paso para poder examinar si el signo solicitado se compone "exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de /a prestación del servicio u otras características del producto o del servicio", tal como dispone el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas .

En efecto, estimamos que el signo solicitado goza de capacidad distintiva propia, ya que tiene la suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origen empresarial de los productos reivindicados. En efecto, se trata de un conjunto denominativo no vinculado ni impuesto por Ia naturaleza de los productos o servicios que se pretenden distinguir con la misma.

Por otra parte, la expresión "MAQUINASONLlNE" no basta para indicar la naturaleza ni el destino de productos y servicios que se pretenden amparar en las clases 35ª y 37ª.

De igual modo cabe concluir que Ia citada expresión no suministra información sobre los productos o servicios que pretende distinguir ni de forma directa o automática ni de manera indirecta o implícita.

Tampoco constituye una expresión que necesariamente hayan de tener a su disposición los potenciales competidores del sector para designar, publicitar o comercializar sus productos y servicios que con ella pretende el recurrente proteger.

Por último, dicha expresión no traslada al consumidor ninguna de las informaciones proscritas por Ia prohibición contenida en el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas , pues no se refiere para nada a la especie, calidad, cantidad, destino, valor ni procedencia geográfica de los concretos productos de las clases 35 ª y 37ª amparados por el signo solicitado.

Adviértase, además, que la prohibición contenida en el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas requiere para su apreciación que los signos que se compongan "exclusivamente" de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, Ia época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio, lo que aquí no ocurre, evidentemente, con la peculiar composición gráfica que acompaña al elemento denominativo de la marca.

En consecuencia, de cuanto antecede se desprende la procedencia de estimar el recurso Contencioso-Administrativo origen de las presentes actuaciones."

Es de interés reseñar que la misma estima el recurso frente a la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (y su confirmación por vía de recurso administrativo) que denegó la solicitud de registro de la marca efectuada en fecha 1 de Julio de 2.020, por GOTERDONE, S.L.U. para la inscripción de la marca identificada en los Antecedentes para distinguir Clase 35ª: "Servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento y explotación de franquicias; servicios de promoción de ventas para terceros; servicios de representaciones comerciales, importación y exportación; servicios de venta al menor y mayor en comercios y a través de redes mundiales de informática de toda clase de vehículos, máquinas maquinaria de construcción y obras públicas, maquinaria de movimientos de tierra, herramientas de mano, plataformas elevadoras, carretillas elevadoras, grupos electrógenos, soldadoras, compresores y torres de iluminación"y 37ª: "Servicios de alquiler de herramientas, herramientas de mano, plataformas elevadoras, carretillas elevadoras, grupos electrógenos, soldadoras, compresores, torres de iluminación y maquinas, maquinaria y equipamientos para la construcción y obras públicas; servicios de información sobre alquiler de maquinaria para la construcción".

La Oficina Española de Patentes y Marcas en esencia denegó la inscripción con base a los siguientes fundamentos:

"7. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

CONSIDERANDO: El artículo 5.1.c) de la Ley 17/2001, de Marcas , establece que no podrán registrarse como marca los signos que "se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o servicio". Por lo tanto, para la aplicación de esta prohibición deberán concurrir dos requisitos: (i) que el distintivo sea descriptivo de los productos o servicios designados y (ii) que este compuesto, exclusivamente, por ese carácter descriptivo. La finalidad de este precepto es evitar que sobre una denominación o gráfico sin eficacia distintiva, recaiga un derecho exclusive de utilización que, por resultar necesario en el tráfico mercantil, debe estar a disposición de todos los agentes o empresarios del sector que se trate. Además, esta prohibición se justifica en que estos signos no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por Ia marca (en este sentido, véase las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2009 , de 7 de julio de 2010 y de 16 de febrero de 2011 , entre otras).

CONSIDERANDO: De este modo, no se permite el acceso al Registro de signos que designan directamente el producto o servicio a distinguir (o bien su género), así como de aquellos que designan o transmiten información de forma directa sobre cualesquiera de las características, rasgos o propiedades de los productos o servicios reivindicados. Igualmente, la prohibición también comprende aquellos signos potencialmente descriptivos, A este respecto, la jurisprudencia establece que esta potencialidad se asienta, no en una posibilidad remota o especulativa sobre la necesidad de que el signo se mantenga libre en el futuro, sino en la invocación de indicios concretos, ciertos y razonables que, de manera lógica y referidos al momento de la solicitud, permitan afirmar que el signo en cuestión esta inmerso, de forma más o menos avanzada, en un proceso de conversión en un signo descriptivo, lo que evidentemente dependerá del producto o servicio descrito y del dinamismo del mercado en que se desenvuelve. En lo que a nombres geográficos se refiere, Ia prohibición solo comprende el registro de aquellos que designan lugares que presenten actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada.

Cuando la marca consiste en un vocablo de un idioma extranjero, en principio, este término se considera un nombre caprichoso o de fantasía, sin que se pueda tener en cuenta su significado en el idioma de origen, salvo que este pueda conocerse por el público interesado; bien porque no requiera unos especiales conocimientos lingüísticos o bien porque pertenezca al acervo terminológico utilizado en el sector del que se trate (en este sentido, véase las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de Octubre de 2004 y 20 de febrero de 2009 .)Finalmente, destacar que no están prohibidos Ios signos evocativos, esto es, aquellos que informan indirectamente acerca de las características del producto o servicio de manera que, para captar el mensaje informativo, el consumidor debe realizar un esfuerzo intelectual o creativo (en este sentido y entre otras, la STJUE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 , BABY DRY).

CONSIDERANDO: Aplicando estes pautas al caso que nos ocupa, resulta que la marca mixta "MAQUINASONLlNE.COM" está constituido exclusivamente por un signo o indicación que sirve en el comercio para designar la naturaleza y características de los servicios solicitados, sin que el elemento gráfico presente dote al signo de un mínimo de distintividad, al consistir en(y la reproduce).

Hay que tomar en consideración por una parte el tamaño del elemento gráfico en el conjunto y en el presente caso es secundario y por otra la propia fuerza distintiva de tal elemento gráfico. En este caso es la típica representación de una máquina retroexcavadora, por lo que no aporta fuerza distintiva, Por lo que no puede acceder a la protección registral."

2. Posiciones de las partes

El Abogado del Estado, en representación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, considera infringido el artículo 5.1 c) en relación con el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), así como la doctrina de este Tribunal Supremo sentada en la sentencia de 19-7-2022, RCA 2394/2021.

Aduce que "No se discutiría que las palabras que figuran en la marca (maquinasonline.com) son signos que designan una característica general del producto o servicio, de manera que quedarían incluidas en el ámbito de la prohibición del art. 5.1.c) LM y serían por sí solas insuficientes para sostener el carácter distintivo de la marca.

Lo que se cuestiona, como decimos, es si el gráfico que acompaña a las palabras permite atribuir a la marca carácter distintivo, cuestión que está vinculada a la determinación o interpretación de la noción de "exclusividad" empleada en el precepto mencionado, tal como destaca el auto de admisión."

Niega que el sufijo".com" confiera distintividad conforme a nuestra doctrina, y tampoco el elemento figurativo de la marca, citando la práctica común europea "CP3. Carácter distintivo-Marcas figurativas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo" , de la que concluye que "como norma general, una combinación de elementos figurativos y denominativos que, examinados de forma individual, carecen de carácter distintivo, no da lugar a una marca distintiva. Solamente, en aquellos casos en los que la impresión global de la combinación de esos elementos produce una impresión general suficientemente alejada del mensaje descriptivo o carente de distintividad, el signo podrá ser considerado marca al poder cumplir con la función de la marca identificando un origen empresarial.

En el caso que nos ocupa, ninguno de los elementos, ni denominativos ni figurativos que componen la marca tienen distintividad por sí mismos, pues todos ellos hacen referencia al ámbito de aplicación en el que eventualmente se utilizaría el signo. La combinación de elementos resulta a todas luces insuficiente para dotarle de distintividad para que el consumidor medio español pueda identificar el signo con in origen empresarial concreto."

Niega que la visualización de colores otorgue distintividad, y cita Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la que entiende se desprende que "la mera combinación de elementos descriptivos de las características de los productos o servicios que se pretenden registrar, sin introducir ninguna modificación inusual, es en sí misma descriptiva y no puede dar lugar sino a una marca que conste de signos e indicaciones que puede servir, en el comercio, para designar características de los productos o servicios en cuestión.

Y es que, en el presente caso, la reproducción de una retroexcavadora no puede considerarse un elemento distintivo, en primer término, porque es característico de la actividad de alquiler de maquinaria (en el mercado de alquiler de maquinaria para obras, la mejor representación o la representación más común es una retroexcavadora, es decir, un vehículo con una pala para extraer tierra). Y, en segundo lugar, porque el hecho de que la retroexcavadora esté rodeada por un círculo abierto por arriba, similar al símbolo de encendido de un dispositivo electrónico, no añade nada, porque no se percibe con claridad y porque si aceptamos que se aprecia de manera suficiente, no identifica a la empresa sino que hace referencia a la utilización de recursos informáticos, en definitiva, a la contratación on line en general."

Y añade:

"Llegados a este punto, trataremos de responder a la cuestión planteada en el auto de admisión, relativa al alcance de la noción de "exclusividad" empleada en el art. 5.1.c) LM .

La Sala de instancia, transcribe el art. 5.1.c) LM remarcando que, para que se aprecie la prohibición, requiere que las marcas se compongan "exclusivamente" de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie...del producto o servicio u otras características del producto o servicio, concluyendo que "aquí no ocurre, evidentemente, con la peculiar composición gráfica que acompaña al elemento denominativo de la marca."

Esa exigencia de exclusividad que contiene el art. 5.1.c) LM no parece referirse a los signos, imponiendo una restricción a su forma o número. Por eso, la marca puede incurrir en la prohibición, tanto si se limita a una o varias palabras, a un elemento gráfico o a una combinación de elementos (palabras, dibujos, letras, cifras, colores..., enumerados en el art. 4 LM ).

La exigencia de exclusividad se predica de la nota que permite calificar al signo o los signos empleados como designativo o denominativo de la especie, calidad, etc., o de otra característica de los productos o servicios.

Desde esta perspectiva, la exclusividad se rompería cuando alguno de los signos empleados o incluidos en la marca presenta la suficiente concreción para identificar de manera singularizada al productor o al prestador del servicio, aunque los demás signos no reúnan esa condición....

En el art. 3.1.c) de la Directiva 89/104 , y en el art. 5.1.c) LM , el adverbio exclusivamente, impide que se reconozca una marca cuando todos los signos, uno o varios, solamente compuesto por palabras o por elementos gráficos, o por ambos, son inapropiables por el titular del producto o prestador del servicio que pretende registrar la marca, porque no la individualizan."

Aplica tal doctrina a la marca que se pretende registrar, y concluye: "Ni las palabras que forman la marca, ni el elemento gráfico, ni ambos considerados en su conjunto, son suficientes para individualizar los servicios ofrecidos por la empresa."

Y, respecto de la doctrina que se fije:

"En relación con la inclusión en la marca de términos identificativos del comercio electrónico, parece que sería suficiente ratificar la doctrina fijada en la sentencia del Tribunal Supremo de 19-7-2022, RCA 2394/2021 .

Y respecto del alcance del adverbio "exclusivamente" contenido en el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas , puede decirse que tiene por objeto advertir al intérprete de que solo en el caso de que todos los signos que constituyen la marca hagan referencia a la "especie, calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios" podrá aplicarse la prohibición establecida en ese precepto, pues en ese caso todos los signos empleados, como ha dicho el TJUE, "deben quedar a libre disposición de todas las empresas para que puedan utilizarlos al describir las mismas características de sus propios productos."

-Por su parte, GOTERDONE, S.L.U.,en su oposición a la casación, considera en esencia que "toda la argumentación del Recurso de Casación se basa en combatir la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal "a quo", pero sin demostrar en ningún momento que dicho Tribunal ha incurrido en uno de los escasos supuestos en que dicha valoración es revisable en casación.";citando numerosa Jurisprudencia según la cual no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que la legislación marcaría contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca.

Añade que "resulta evidente que el conjunto resultante de vocablos en español y en inglés, así como el especial grafismo que incorpora esta marca da como resultado una marca totalmente caprichosa y plenamente inscribible, ya que la denominación resultante carece de significado específico para los servicios solicitados."

Por lo que suplica la desestimación de la casación.

SEGUNDO- Marco jurídico aplicable

A. Normativa

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, señala:

"Artículo 4. Concepto de Marca.

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

-Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.

...

2. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.

Es de destacar que el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (que, según su Según la Exposición de Motivos del RDL, contiene en el título I las modificaciones de la normativa marcaría derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas), suprimió el apartado 3 de este artículo 5, que decía:

"3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley."

La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, señala:

"Artículo 3

Signos que pueden constituir una marca:

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letra s), las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

a)distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;

b)ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.

Artículo 4

Motivos de denegación absolutos o causas de nulidad absoluta

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

a)los signos que no puedan constituir una marca;

b)las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c)las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los productos o servicios;

...

4. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud de registro, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo. No se declarará nula una marca por los mismos motivos si, antes de la fecha de la solicitud de nulidad, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo.

..."

B. Jurisprudencia

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12-2-2004, dictada en el asunto C-363/99 (referido al registro del signo «Postkantoor»), en interpretación de la Directiva 89/104/CEE de 21-12-1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (de redacción similar en el asunto que nos ocupa9 señaló:

"31. En segundo lugar, cuando la autoridad competente examina una solicitud de registro de una marca y, a tal efecto, debe determinar en particular si la marca carece o no de carácter distintivo, si es o no descriptiva de las características de los productos o servicios de que se trate, o si se ha vuelto o no genérica, no puede realizar un examen in abstracto.

32. En efecto, al realizar ese examen, la autoridad competente debe tomar en consideración las características propias de la marca cuyo registro se solicita, entre ellas, el tipo de marca (denominativa, figurativa, etc.) y, si se trata de una marca denominativa, su significado, para determinar si dicha marca incurre o no en alguna de las causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva.

33. Además, dado que el registro de una marca se solicita siempre en relación con productos o servicios que se mencionan en la solicitud de registro, la cuestión de si la marca incurre o no en alguna de las causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva debe apreciarse in concreto en relación con dichos productos o servicios.

34. El carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva debe apreciarse, por una parte, en relación con esos productos o servicios y, por otra, en relación con la percepción de éstos por parte del público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de dichos productos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en particular, las sentencias de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01 , Rec. p. I-3161, apartado 41, y de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01 , Rec. p.I-3793, apartados 46 y 75).

35. En el marco de su apreciación, la autoridad competente debe tomar en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes, incluidos, en su caso, los resultados de un estudio presentado por el solicitante con objeto de demostrar, por ejemplo, que la marca no carece de carácter distintivo o que no induce a error.

...

53. Por lo que respecta a la primera parte de la cuestión, es preciso recordar que, a tenor del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, será denegado el registro de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar características de los productos o servicios para los que se solicita dicho registro.

54. Como ha declarado anteriormente el Tribunal de Justicia (sentencias, antes citadas, Windsurfing Chiemsee, apartado 25; Linde y otros, apartado 73, y Libertel, apartado 52), el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que tales signos o indicaciones puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que dichos signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

55. En efecto, ese interés general implica que todos los signos o indicaciones que puedan servir para designar características de los productos o servicios para los que se solicite el registro deben quedar a libre disposición de todas las empresas para que puedan utilizarlos al describir las mismas características de sus propios productos. Por lo tanto, las marcas compuestas exclusivamente por tales signos o indicaciones no pueden registrarse, salvo por aplicación del artículo 3, apartado 3, de la Directiva.

56. En estas circunstancias, en virtud del artículo 3 apartado 1, letra c), de la Directiva, la autoridad competente debe apreciar si una marca cuyo registro se solicita constituye actualmente, para los sectores interesados, una descripción de las características de los productos o servicios considerados, o si cabe razonablemente pensar que, en el futuro, pueda ser así (véase, en este sentido, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 31). Si, tras este examen, la autoridad competente llega a la conclusión de que éste es el caso, con arreglo a dicha disposición debe denegar el registro de la marca.

57. Es irrelevante que existan otros signos o indicaciones más usuales que los que componen dicha marca para designar las mismas características de los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro. En efecto, si bien el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva dispone que, para incurrir en la causa de denegación del registro contemplada en él, la marca debe componerse «exclusivamente» de signos o indicaciones que puedan servir para designar características de los productos o servicios en cuestión, no exige, en cambio, que tales signos o indicaciones sean el único modo de designar dichas características.

58. De igual forma, tampoco es determinante que el número de competidores que puedan estar interesados en utilizar los signos o indicaciones de los que se compone la marca sea o no elevado. En efecto, cualquier operador que ofrezca actualmente, o que pueda ofrecer en el futuro, productos o servicios que compitan con aquellos para los que se solicita el registro, debe poder utilizar libremente los signos o indicaciones que pueden servir para describir características de sus productos o servicios.

...61. Así pues, procede responder a la cuarta cuestión que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva se opone al registro de una marca compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, aun cuando existan signos o indicaciones más usuales para designar las mismas características y cualquiera que sea el número de competidores que puedan estar interesados en utilizar los signos o las indicaciones de los que se compone la marca.

...67. Por lo que respecta a la primera parte de la cuestión, por un lado, se desprende del artículo 3, apartado 1, de la Directiva que cada una de las causas de denegación del registro mencionadas en dicha disposición es independiente de las demás y debe ser examinada separadamente (véase, en particular, la sentencia Linde y otros, antes citada, apartado 67). Así ocurre, en particular, con las causas de denegación del registro enunciadas en las letras b), c) y d), respectivamente, de esa misma disposición, aunque exista una superposición evidente de sus respectivos ámbitos de aplicación (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2001, Merz ? Krell, C-517/99 , Rec. p. I-6959, apartados 35 y36).

68. Además, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, procede interpretar las distintas causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva a la luz del interés general que subyace en cada una de ellas (véanse, en particular, las sentencias de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99 , Rec. p.I-5475, apartado 77; Linde y otros, antes citada, apartado 71, y Libertel, antes citada, apartado51).

...

...93. A tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, se denegará el registro de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de éstos.

94. Como se ha puesto de relieve en el apartado 68 de la presente sentencia, procede interpretar las distintas causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva a la luz del interés general que subyace en cada una de ellas.

95. Se desprende de los apartados 54 y 55 de la presente sentencia que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivos de las características de los productos o servicios para los que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones queden reservados a una sola empresa debido a su registro como marca.

96. Para que una marca constituida por una palabra resultante de una combinación de elementos, como la que es objeto del litigio principal, se considere descriptiva, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, no basta con que se compruebe un posible carácter descriptivo de cada uno de esos elementos. Debe establecerse que la propia palabra tiene dicho carácter.

97. Además, no es necesario que los signos o indicaciones integrantes de la marca, a los que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para describir productos o servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o características de tales productos o servicios. Como indica el propio tenor de dicha disposición, basta con que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate [véase, en este sentido, a propósito de las disposiciones idénticas del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), la sentencia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p.I-0000, apartado32].

98. Por regla general, la mera combinación de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de dichas características en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva. En efecto, el mero hecho de unir tales elementos sin introducir ninguna modificación inusual, en particular de tipo sintáctico o semántico, sólo puede dar como resultado una marca compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar características de dichos productos o servicios.

99. No obstante, dicha combinación puede no ser descriptiva, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, siempre que cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos. Si se trata de una marca denominativa, que está destinada a ser oída y leída, dicho requisito deberá cumplirse respecto a la impresión simultánea auditiva y visual producida por la marca.

100. Así pues, una marca constituida por una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de dichas características, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, salvo si existe una diferencia perceptible entre la palabra y la mera suma de los elementos que la componen, lo cual implica o bien que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, la palabra cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos, o bien que la palabra haya pasado a formar parte del lenguaje corriente y haya cobrado en él un significado propio, de forma que en lo sucesivo goce de autonomía con respecto a los elementos que la componen. En este último caso, procede verificar si la palabra que ha adquirido un significado propio no es a su vez descriptiva en el sentido de la misma disposición.

101. Además, por la razón expuesta en el apartado 57 de la presente sentencia, para apreciar si una marca de este tipo incurre en la causa de denegación del registro enunciada en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, es irrelevante que existan o no sinónimos que permitan designar las mismas características de los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro.

102. Carece igualmente de pertinencia que las características de los productos o servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial. En efecto, la redacción del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no hace distinción alguna en función de las características que los signos o indicaciones que componen la marca puedan designar. De hecho, a la luz del interés general que subyace en dicha disposición, toda empresa debe poder utilizar libremente tales signos o indicaciones para describir cualquier característica de sus propios productos, sea cual fuere su importancia en el aspecto comercial."

-La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12-2-2004, C-265/2000, referida al Signo «BIOMILD» y en interpretación también de la Directiva de 1988, indicó:

"15. Con carácter preliminar, es pacífico entre las partes, en primer lugar, que las cuestiones planteadas se refieren al registro de una marca. Por tanto, procede entenderlas en el sentido de que el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva.

16. En segundo lugar, como se desprende del apartado 12 de la presente sentencia, en el litigio principal, el BMB se basó en el carácter «exclusivamente descriptivo» del neologismo «biomild», que «refleja únicamente el carácter "biológico" y "suave" de los productos [de que se trata]», para deducir que la marca BIOMILD no tenía carácter distintivo.

17. Así pues, la eventual falta de carácter distintivo imputada a la marca BIOMILD procede de la afirmación de que dicha marca es descriptiva de características de los productos de que se trata, por estar compuesta exclusivamente de elementos que a su vez son descriptivos de las citadas características.

18. A este respecto, aunque del artículo 3, apartado 1, de la Directiva se deduce que cada una de las causas de denegación del registro enunciadas en dicha disposición es independiente de las demás y debe ser examinada separadamente (véase, en especial, la sentencia de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01 , Rec. p. I-3161, apartado 67), existe una superposición evidente de los respectivos ámbitos de aplicación de las causas enumeradas en las letras b), c) y d) de dicha disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2001, Merz ? Krell, C-517/99 , Rec. p. I-6959, apartados 35 y36).

19. En particular, una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido de la letra b) de dicha disposición. Una marca puede, no obstante, carecer de carácter distintivo con respecto a productos o servicios por razones diferentes de su eventual carácter descriptivo.

20. Por lo tanto, con el fin de dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, debe entenderse que, mediante sus cuestiones, que procede examinar conjuntamente, éste pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que permite considerar que una marca constituida por un neologismo, compuesto de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro no es a su vez descriptiva de las características de dichos productos o servicios y, en su caso, con qué requisitos. En particular, pregunta, si tiene importancia el hecho de que cada uno de los elementos que compone el neologismo tenga o no sinónimos.

...

33. A tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, se denegará el registro de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de éstos.

34. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, procede interpretar las distintas causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva a la luz del interés general que subyace en cada una de ellas (véanse, en particular, las sentencias de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p . I-5475, apartado 77; Linde y otros, antes citada, apartado 71, y de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01 , Rec. p.I-3793, apartado 51)

35. Por lo que respecta al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, el Tribunal de Justicia reconoció que dicha disposición persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivos de las características de los productos o servicios para los que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. La citada disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones queden reservados a una sola empresa debido a su registro como marca ( sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97 , Rec. p.I-2779, apartado 25; Linde y otros, antes citada, apartado 73, y Libertel, antes citada, apartado52)

36. En efecto, ese interés general implica que todos los signos o indicaciones que puedan servir para designar características de los productos o servicios para los que se solicita el registro queden a la libre disposición de todas las empresas a fin de que los puedan utilizar para describir las mismas características de sus propios productos. Las marcas compuestas exclusivamente de tales signos o indicaciones no pueden, por ello, ser objeto de registro, excepto por aplicación del artículo 3, apartado 3, de la Directiva.

37. Para que una marca constituida por un neologismo resultante de una combinación de elementos, como la que es objeto del litigio principal, se considere descriptiva, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, no basta con que se compruebe un posible carácter descriptivo de cada uno de esos elementos. Debe establecerse igualmente que el propio neologismo tiene dicho carácter.

38. Además, no es necesario que los signos o indicaciones integrantes de la marca, a los que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva, se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para describir productos o servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o características de tales productos o servicios. Como indica el propio tenor de dicha disposición, basta con que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos unos de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate [véase, en este sentido, a propósito de las disposiciones idénticas del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria (DO 1994, L11, p.1), la sentencia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, aún no publicada en la Recopilación, apartado32].

39. Por regla general, la mera combinación de elementos descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro es a su vez descriptiva de dichas características, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, aunque dicha combinación forme un neologismo. En efecto, el mero hecho de unir tales elementos sin introducir ninguna modificación inusual, en particular de tipo sintáctico o semántico, sólo puede dar como resultado una marca compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar características de dichos productos o servicios.

40. No obstante, dicha combinación puede no ser descriptiva, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, siempre que se cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos. Si se trata de una marca denominativa, que está destinada a ser oída y leída, dicho requisito deberá cumplirse respecto a la impresión simultánea auditiva y visual producida por la marca.

41. Así, pues una marca constituida por un neologismo compuesto de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro es a su vez descriptiva de dichas características, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo componen, lo cual implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, el neologismo cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos.

42. Para apreciar si a tal marca le es aplicable la causa de denegación mencionada en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, es irrelevante que existan o no sinónimos que permitan designar las mismas características de los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro. En efecto, si bien esta disposición prevé que, para incurrir en la causa de denegación de registro contemplada en ella, la marca debe componerse «exclusivamente» de signos o indicaciones que puedan servir para designar características de los productos o servicios en cuestión, no exige, en cambio, que tales signos o indicaciones sean el único modo de designar dichas características.

43. Por tanto, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que una marca constituida por un neologismo compuesto de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios, en el sentido de dicha disposición, salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo componen, lo que implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, el neologismo cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos.

Para apreciar si una marca de este tipo incurre en la causa de denegación del registro enunciada en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, es irrelevante que existan o no sinónimos que permitan designar las mismas características de los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro."

-La Sentencia del Tribunal de Justicia de 25-2-2010, C- 408/2008, referida a la marca denominativa «COLOR EDITION» para productos cosméticos y de maquillaje (casación marca comunitaria), dijo:

"61. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que, por regla general, la mera combinación de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro es a su vez descriptiva de dichas características en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. No obstante, dicha combinación puede no ser descriptiva, en el sentido de la misma disposición, siempre que cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos (véanse las sentencias de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99 , Rec. p. I-1619, apartados 98 y 99; Campina Melkunie, C-265/00 , Rec. p. I-1699, apartados 39 y 40, y de 19 de abril de 2007, OAMI/Celltech, C-273/05 P, Rec. p. I-2883, apartados 77 y 78).

62. Así, una marca constituida por una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios, salvo si existe una diferencia perceptible entre la palabra y la mera suma de los elementos que la componen, lo cual implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, la palabra cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos (véanse las sentencias, antes citadas, Koninklijke KPN Nederland, apartado 100, y Campina Melkunie, apartado 41).

63. En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia, después de haber considerado que el signo «COLOR EDITION» se componía exclusivamente de indicaciones que podían servir para designar determinadas características de los productos controvertidos, declaró, en el apartado 49 de la citada sentencia, que la asociación de los términos «color» y «edition» no presenta una estructura poco habitual, sino corriente con arreglo a las normas léxicas de la lengua inglesa, y que la marca cuyo registro se había solicitado no crea, en el público al que se dirige, una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de los elementos que la componen que pueda modificar su sentido o alcance.

64. Este razonamiento, como señaló el Abogado General en el punto 98 de sus conclusiones, no incurre, en vista de la jurisprudencia recordada en los apartados 61 y 62 de la presente sentencia, en ningún error de Derecho.

65. De lo antedicho resulta que las imputaciones formuladas por Lancôme en el marco del segundo motivo son infundadas y que, por lo tanto, procede desestimar este motivo.

66. De las consideraciones precedentes resulta que el recurso de casación debe desestimarse."

-Mientras que la Sentencia de 15-3-2012, C-90/2011 (marca denominativa «Multi Markets Fund MMF), en interpretación de la misma norma comunitaria:

"19. Puesto que las causas de denegación o de nulidad previstas en el artículo 3, apartado 1, letras b ) y c), de la Directiva son idénticas a las causas de denegación contempladas en el artículo 7, apartado 1, letras b ) y c), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a dichos Reglamentos es aplicable a las disposiciones de la Directiva sobre las que versan los litigios principales.

20. Al haber hecho referencia el órgano jurisdiccional remitente -ya sea conjunta o alternativamente- a las dos causas de denegación del registro o de nulidad que figuran en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva, procede recordar en primer lugar que, si bien es cierto que cada una de las causas de denegación del registro mencionadas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva es independiente de las demás y exige un examen por separado, no es menos verdad que existe, no obstante, una superposición evidente de los ámbitos de aplicación respectivos de las causas enunciadas en las letras b) y c) de la referida disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99 , Rec. p. I-1619, apartado 85).

21. De este modo, un signo que tiene, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita su registro como marca, carácter descriptivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido de la letra b) de la misma disposición (véanse las sentencias Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 86, y de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, Rec. p. I-0000, apartado 33 y jurisprudencia citada).

22. Por otra parte, tales causas de denegación deben interpretarse a la luz del interés general que subyace en cada una de ellas. El interés general tomado en consideración al examinar dichas causas puede, e incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función de la causa de denegación de que se trate (véanse las sentencias de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartados 45 y 46, y de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI, C-329/02 P, Rec. p. I-8317, apartado 25).

23. Por lo que respecta a las expresiones verbales constituidas por una combinación de elementos, el Tribunal de Justicia ha precisado que un eventual carácter descriptivo puede examinarse, en parte, respecto de cada uno estos elementos, considerados separadamente, si bien debe también apreciarse, en cualquier caso, respecto del conjunto que forman (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de abril de 2007 OAMI/Celltech R&D, C-273/05 P, Rec. p. I-2883, apartados 76 y 79, y jurisprudencia citada).

...

30. A este respecto es preciso señalar que, mediante su artículo 3, apartado 1, letra b), la Directiva se propone impedir el registro de marcas que carezcan de carácter distintivo, que es lo único que les permite cumplir su función esencial, a saber, garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse las sentencias de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99 , Rec. p. I-5475, apartado 30, y SAT.1/OAMI, antes citada, apartado 23).

31. Por lo que se refiere al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, el interés general que subyace en esta disposición consiste en garantizar que signos descriptivos de alguna o de varias de las características de los productos o de los servicios para los cuales se solicita el registro como marca puedan ser libremente utilizados por todos los operadores económicos que ofrezcan tales productos o servicios (véase la sentencia Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, antes citada, apartado 37 y jurisprudencia citada).

32. En el caso de autos, debe tenerse en cuenta que, en cada uno de los dos asuntos, las tres letras mayúsculas objeto de los litigios principales -esto es, «MMF» y «NAI», respectivamente- representan las iniciales de las combinaciones de palabras que las preceden o siguen. De este modo, la combinación de palabras y el grupo de letras, en cada uno de los supuestos, sirven para explicitarse recíprocamente y para subrayar el vínculo que existe entre los mismos. En consecuencia, cada grupo de letras está concebido para reforzar la percepción por parte del público de la combinación de palabras, simplificando su uso y facilitando su memorización.

33. A este respecto, carece absolutamente de importancia el hecho de que el grupo de letras se sitúe antes o después de la combinación de palabras.

34. Por lo que se refiere a la composición «NAI - Der Natur-Aktien-Index», debe señalarse asimismo que el grupo de letras «NAI» va seguido por un guión que lo une a la combinación de palabras. Tal como se desprende de la resolución de remisión, este guión permite reforzar la impresión de conjunto de que se trata de una mera abreviatura de la combinación de palabras que viene a continuación. Por otra parte y tal como indicó el órgano jurisdiccional remitente, esta apreciación no queda desvirtuada por el hecho de que el grupo de letras «NAI» no contenga la inicial del artículo determinado «Der» que figura en la posterior combinación de palabras, ya que el artículo «Der» constituye un elemento accesorio respecto de los sustantivos cuyas iniciales conforman el grupo de letras en cuestión.

35. Además, ningún elemento adicional permite considerar que la yuxtaposición de la combinación de palabras y del grupo de letras no sea habitual o tenga un significado propio que permita distinguir, en la percepción del público pertinente, los servicios en cuestión de los que tienen otro origen comercial (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2008, Eurohypo/OAMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, apartado 69).

36. Por el contrario, el mero hecho de unir un grupo de letras que funciona como abreviatura a una combinación de palabras, sin introducir ninguna modificación inusual, puede crear una expresión verbal compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar las características de los correspondientes servicios (véase, en este sentido, la sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 98).

37. Por otra parte, si los grupos de letras objeto de los litigios principales son percibidos por el público pertinente como abreviaturas de las combinaciones de palabras a las que van unidos, como sugiere el órgano jurisdiccional remitente, tales grupos de letras no pueden prevalecer sobre el conjunto de todos los elementos de la marca considerada en su conjunto, incluso en el supuesto de que quepa considerar que dichos grupos de letras presentan, como tales, un carácter distintivo.

38. Por el contrario, tal como precisó el Abogado General en el punto 56 de sus conclusiones, el grupo de letras que reproduce las iniciales de los términos que componen la combinación de palabras sólo ocupa, con respecto a ésta, una posición accesoria. Como sugiere el órgano jurisdiccional remitente, cada uno de los grupos de letras en cuestión, pese a revestir un carácter no descriptivo aisladamente considerado, puede adquirir un carácter descriptivo cuando se combina, en el contexto de la marca de que se trata, con una expresión principal, en sí misma descriptiva, respecto de la cual ese grupo de letras se perciba como su abreviatura.

39. Así pues, si el público pertinente percibe que las marcas objeto de los litigios principales, consideradas en su conjunto, ofrecen información acerca de las características de los servicios financieros que designan, en tal caso dichas marcas deberán considerarse descriptivas en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva y, por lo tanto, carentes de carácter distintivo respecto de los servicios de que se trate en el sentido de la letra b) de la misma disposición (véase, en esta línea, la sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 86).

40. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una marca denominativa formada por la yuxtaposición de una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras no descriptivo, considerado aisladamente, cuando el público percibe este grupo de letras como siglas de dicha combinación de palabras porque reproducen sus iniciales y, de este modo, la marca en cuestión, tomada en su conjunto, puede considerarse una combinación de indicaciones o abreviaciones descriptivas que, por lo tanto, carece de carácter distintivo."

Y, en cuanto a nuestra Jurisprudencia nacional, debemos citar la siguiente:

-La Sentencia del Tribunal Supremo de 22-7-2015, RCA 91/2015 (referida al registro de la marca denominativa "«SPAIN'S NATIONAL TREASURE»), recordó, con cita de la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) "en relación con el concepto de marca a que alude el precedente artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas a que se refiere el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas":

"«[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.».

Asimismo, cabe poner de relieve que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sostenido en la sentencia de 19 de junio de 2014 (C-217/13 y C-218/13 ), que para apreciar el carácter distintivo de una marca debe ponderarse, por un lado, en relación con los productos o servicios reivindicados que tiene la marca, y, por otro, la percepción que se presume produce en los consumidores o usuarios de los sectores interesados, respecto de la fuerza individualizadora del signo marcario, a los efectos de determinar si la marca es intrínsecamente idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como perteneciente a una empresa determinada."

-La Sentencia del Tribunal Supremo de 14-7-2010, RCA 5582/2009, señaló:

"Hemos de resaltar que la valoración de los signos ha de realizarse teniendo presente la percepción del usuario medio, destinatario de los servicios reivindicados, entre los que destacamos las siguientes actividades reivindicadas por el nombre comercial "INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES, S.A.": publicidad, consultoría en materia de publicidad e información sobre difusión de anuncios, estudios de mercado y análisis de datos estadísticos, telecomunicaciones, informaciones en materia de comunicación y de anuncios, agencias de información y de prensa, y consultas en comunicaciones. Compartimos con la Sala de Instancia el criterio adoptado porque para este sector el nombre solicitado no solo define sintéticamente las diversas actividades reivindicadas, sino que se percibe como una información sin paliativos. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en el precepto que aplica la Sala, prohíbe el acceso a registro de un signo compuesto por un conjunto de términos descriptivos que en su conjunto no resultan distintivos y por el contrario resultan necesarios para el sector de la información, publicidad y control de comunicaciones. No desvirtúa la aplicabilidad de este precepto el argumento de la recurrente, alegando que se trata de una razón social, y por ello y por las siglas S.A., dotado de sustantividad. La ley no exceptúa a las denominaciones sociales del examen de aptitud distintiva y la Sala, consecuentemente, examina la razón social y aplica el precepto que a su juicio vulnera la denominación adoptada."

-Y nuestra Sentencia de 27-5-2013, RCA 2809/2012, referida a la marca: "Centro Comercial.es", con gráfico:

"Pues bien, las prohibiciones absolutas que invoca la recurrente se subsumen en los apartados b ) y c) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas (pese a la formulación de la segunda de un modo un tanto confuso en la demanda). Tales prohibiciones consisten en la carencia de carácter distintivo del nuevo signo y en su composición exclusiva mediante conceptos genéricos, lo que, según la recurrente, es apreciable en este caso porque la expresión «centro comercial» es genérica, sin que el elemento gráfico tenga entidad para evitarlo, al ser un logotipo muy simple y sin significado conceptual.

Efectivamente, la denominación «centro comercial» es genérica y «sin significación específica alguna», en palabras de la Sentencia recurrida. Consiste en una expresión hoy habitual, dentro del lenguaje común, definitoria de aquellos edificios o instalaciones donde concurren pequeños y medianos comercios, usualmente acompañados de una gran superficie de alimentación y, con frecuencia, establecimientos de ocio. La variedad de productos y servicios dispensados en estos centros elimina el carácter distintivo de las marcas compuestas por los términos «centro comercial», a no ser, lógicamente, que incorporen otros elementos que contribuyan a identificar el origen empresarial de quien los produce o presta.

En este caso la Sala considera que los aditamentos que presenta la marca cuestionada no disponen de tal cualidad. En primer término, el gráfico que acompaña a la denominación es una composición simple, configurada por la disposición de unos escasos trazos sin alcance figurativo. En segundo lugar, el elemento «.es» con que se adiciona la denominación es la indicación en internet del origen geográfico de un dominio, y constituye un complemento común del nombre de las páginas o sitios de origen español; su utilización vincula el signo donde se integra con el ámbito de la comunicación electrónica. Esta especificad de la mera denominación «centro comercial» tampoco la dota de fuerza distintiva.

El ámbito en que la marca habría de operar es, como se dijo, el de la clase 38 del nomenclátor internacional, en concreto «Telecomunicaciones. Servicios de telecomunicaciones, especialmente telemáticos, servicios de transmisión y recepción de mensajes e imágenes por ordenador, servicios de comunicación accesibles vía redes mundiales.

Pues bien, la expresión «centro comercial.es» evoca un establecimiento electrónico de venta o suministro de productos o servicios dispensados en los centros comerciales, cuya gama es amplísima y, por supuesto, comprensiva de productos informáticos. Por tal motivo, en el ámbito de las telecomunicaciones informáticas en que habría de operar la marca, esta carece de distintividad, en cuanto no cumple la esencial función de permitir al consumidor la segura identificación y reconocimiento del origen empresarial de los servicios.

La Sala de instancia debió examinar, y apreciar, el carácter genérico de la nueva marca y estimar el recurso formulado por la demandante, por lo que debemos casar la sentencia y efectuar el correspondiente pronunciamiento estimatorio sobre el fondo del asunto sin necesidad de resolver el segundo motivo de casación. "

-Por último, en nuestra Sentencia núm. 1.032/2022 de 19 de julio 2022, RCA 2394/2021, referida a la marca VENDERCOCHE.ES" (mixta), hemos señalado, con cita de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

"SEGUNDO. La presente controversia se centra, tal y como se afirmó en el Auto de admisión, en torno a la aplicación de la prohibición absoluta prevista en el artículo 5.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en concreto si la adición del sufijo ".es" a una denominación genérica y sin significación específica alguna puede dotarla de fuerza identificadora suficiente o, si, por el contrario, dicho sufijo tiene un mero carácter genérico o técnico que no la dota de fuerza distintiva.

La sentencia del TSJ de Madrid concedió la marca solicitada también para las clases y servicios que habían sido denegados en vía administrativa, utilizando como principal argumento la fuerza identificadora del sufijo ".es" cuando se incorpora a un conjunto denominativo genérico. A tal efecto razona que «[...] ciertamente, el elemento denominativo aparece conformado por la conjunción de dos palabras perfectamente identificables que, tanto si son aisladamente contempladas como desde la perspectiva del conjunto que resulta de su utilización asociada, tienen un carácter genérico y descriptivo. Sin embargo, es preciso tener en cuenta, que al añadir al anterior conjunto la terminación .ES, se dota al signo de fuerza identificadora, resultando la marca intrínsecamente idónea para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial o corporativo de los servicios reivindicados respecto de los de otras empresas u organismos -o, dicho de otro modo, para identificar el servicio en cuestión como perteneciente a una empresa determinada- a lo que se añade la fuerza distintiva que proporciona a la marca cuyo registro se pretende en la presente litis el componente gráfico o visual».

Dicha conclusión no es compartida por este tribunal, que considera que el sufijo ".es" añadido a los vocablos que conforman una marca no les dota de fuerza identificativa alguna dado que constituye el dominio de país correspondiente a España que puede ser utilizado por todas las personas o entidades que tengan intereses o mantengan vínculos con España, siempre que reúnan los demás requisitos exigibles para la obtención de un nombre de dominio, pero que una vez asignado a un solicitante no otorga un derecho preferente para la obtención o utilización de un nombre de domino (Disp. Adicional Sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico) y tampoco su mera inclusión le otorga fuerza distintiva alguna respecto de otras marcas. Así se ha destacado también en la STS de 27 de mayo de 2013 (recurso 2809/2012 ) en la que se sostiene «[...] el elemento «.es» con que se adiciona la denominación es la indicación en internet del origen geográfico de un dominio, y constituye un complemento común del nombre de las páginas o sitios de origen español; su utilización vincula el signo donde se integra con el ámbito de la comunicación electrónica. Esta especificad de la mera denominación «centro comercial» tampoco la dota de fuerza distintiva».

Y este también es el criterio del Tribunal General de la Unión Europea negando carácter distintivo al elemento ".com" ( sentencia de 21 de noviembre de 2012, (asunto T-338/11 , Getty Images); al dominio identificador de Alemania ".de" (TGUE de 12 de diciembre de 2007 (asunto T-117/06 , DeTeMedien Deutsche) y respecto a este mismo elemento la Sentencia del TGUE de 14 de mayo de 2013 (asunto T-244/12 , Unister GmbH), que sostuvo:

«26 Debe añadirse que el hecho de unir a un término descriptivo y desprovisto de carácter distintivo un elemento que corresponde a un dominio de primer nivel (por ejemplo, el dominio de primer nivel «.de») no tiene el efecto de conferir al signo resultante -ahora espontáneamente identificable por el público pertinente como un nombre de dominio y, por tanto, como una referencia a una dirección de Internet- carácter distintivo. En efecto, la parte distintiva de tal nombre de dominio no es el dominio de primer nivel, en su caso formada por un punto y un grupo de letras que corresponden a la extensión nacional, sino a lo sumo el dominio de segundo nivel al que va unido el dominio de primer nivel.

[...] En efecto, procede señalar que un nombre de dominio, como tal, no hace referencia, a lo sumo, más que a una dirección de Internet, y no al origen comercial de los productos o servicios de un productor o de un prestador determinados. La práctica en materia de atribución de nombres de dominio y la utilización de éstos no determinan si un nombre de dominio es apto para registrarse como marca comunitaria a la luz de los motivos de denegación absolutos previstos en el Reglamento nº 207/2009.

29. A este respecto, procede recordar la necesidad de distinguir entre los derechos basados en el registro de un nombre de dominio, por un lado, y los derechos basados en el registro de un signo como marca comunitaria, por otro lado. Así, el hecho de que una parte posea un nombre de dominio, tal como el nombre de dominio «fluege.de», no implica que dicho nombre de dominio pueda, por este motivo, registrarse como marca comunitaria. Para ello, tiene que cumplir todos los requisitos exigidos por el Reglamento nº 207/2009 a este respecto [ sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2007, DeTeMedien/OAMI (suchen.de), T-117/06 , no publicada en la Recopilación, apartado 44]».

En definitiva, procede estimar el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado y en respuesta a la cuestión de interés casacional planteada ha de considerarse que, reiterando lo ya afirmando en la STS de 27 de mayo de 2013 (recurso de casación n.º 2809/2012 ), la adición del sufijo ".es", como dominio indicativo del nombre de las páginas o sitios de origen español, carece de fuerza distintiva para diferenciar una marca.

TERCERO. La estimación del recurso de casación por tal motivo obliga a este Tribunal a pronunciarse, asumiendo la consideración de tribunal de instancia, sobre la fuerza identificativa del elemento gráfico que incorpora la marca solicitante.

Tampoco el gráfico de un coche con una etiqueta con el signo de un euro constituye un elemento diferenciador relevante para evitar la aplicación de la prohibiciones contempladas en el art. 5.1 apartados b ), c ) y g), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (LM) dado que no le dotan de fuerza distintiva alguna y hace referencia explícita a la actividad de venta y tasación de coches a la que se pretende aplicar la marca en relación con los productos y servicios de la clase 12 (vehículo; vehículos para su uso en tierra; coches; vehículos de motor accionados electrónicamente) parcialmente para algunos servicios de la clase 35 y 36 (tasación financiera de automóviles).

Por todo ello, procede desestimar el recurso contencioso interpuesto por "L&L Auto Info GMBH" contra la resolución de la Oficina Española de patentes y marcas de 1 de abril de 2019 que negó la marca "VENDERCOCHE.ES" (mixta) para los productos de la clase 12 para ciertos servicios de la clase 35 y 36 del Nomenclátor internacional, confirmando la resolución administrativa impugnada."

TERCERO. - La decisión de la Sala.

La cuestión que reviste interés casacional objetivo en este proceso consiste en reforzar, completar o matizar la jurisprudencia de esta Sala a fin de interpretar el alcance de la noción de distintividad del artículo 4 LM, en relación con la prohibición absoluta del artículo 5.1.c) LM, respecto del acceso al registro de aquellas marcas en cuyo elemento denominativo se contienen términos referidos a la naturaleza, característica o especie de los servicios reivindicados y, particularmente, cuando incluyen términos identificativos del comercio electrónico; así como a fin de definir el concepto y alcance del adverbio "exclusivamente" a que se refiere el citado artículo 5.1.c) LM en relación con la apreciación del carácter distintivo o no de los signos sometidos a enjuiciamiento. Todo ello atendiendo a la interpretación del TJUE en aplicación de la Directiva 89/104 /CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Y la norma que, en principio, será objeto de interpretación son los artículos 4 y 5.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

A estos efectos, y como se expondrá, entendemos que la Sala de instancia realiza una interpretación errónea del artículo 5.1 de la Ley de Marcas que, como bien aduce el Abogado del Estado, no tiene en cuenta la Jurisprudencia europea y nacional dictada sobre la materia.

Contra lo que se alega en la oposición a la casación, no estamos en nuestro caso ante un mero supuesto de valoración de la fuerza distintiva del conjunto de elementos que componen la marca pretendida, que no puede ser sustituida por este Tribunal de casación. Por el contrario, el Tribunal de instancia no parte, al valorar el carácter descriptivo o distintivo del conjunto de signos que se pretenden registrar como marca, de la interpretación jurisprudencial que seguidamente expondremos, y yerra específicamente en su interpretación del significado y alcance del adverbio "exclusivamente" contenido en el artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas.

Así, debemos recordar que, en efecto y como propone el Auto de admisión de esta casación, se impone atender a la interpretación que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los preceptos traspuestos por nuestra normativa, dada la voluntad explícita de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Considerando 10) de "...garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros";de modo que (Considerando 12) "La consecución de los objetivos perseguidos por la presente aproximación de las legislaciones requiere que las condiciones para adquirir y seguir siendo titular de una marca registrada sean en principio idénticas en todos los Estados miembros.". Señalando en particular (Considerando 14) que "... los motivos de denegación o las causas de nulidad relativos a la propia marca, incluida la ausencia de carácter distintivo, o relativas a los conflictos entre la marca y derechos anteriores, deben ser enumeradas de manera exhaustiva, aunque algunas de esas causas sean enumeradas con carácter facultativo para los Estados miembros, que pueden así mantenerlas o introducirlas en su legislación."

Pero no solo ha de tomarse en consideración la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia prejudicial, sino que, como destaca la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 Mar. 2012, C-90/2011 (referida al registro de la marca denominativa «Multi Markets Fund MMF" y citada en nuestro SEGUNDO B), la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los Reglamentos sobre marca comunitaria es aplicable a las disposiciones de la Directiva sobre las que versan los litigios principales.

De la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea citada en nuestro Fundamento SEGUNDO B puede destacarse, como presupuestos generales, la consideración de que (como señaló la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12-2-2004, asunto c-363/99), cuando la autoridad competente examina una solicitud de registro de una marca (para determinar en particular si la marca carece o no de carácter distintivo, si es o no descriptiva de las características de los productos o servicios de que se trate, o si se ha vuelto o no genérica), no puede realizar un examen in abstracto,de modo que deben tomarse en consideración las características propias de la marca cuyo registro se solicita, en relación con los productos o servicios para los cuales se solicita, y en relación, siempre, con la percepción del consumidor medio destinatario de tales productos o servicios.

A este respecto, yerra la Sentencia de instancia cuando aprecia falta de motivación de la Resolución impugnada en este particular extremo.

Recordemos la Sentencia dice que "no se expresa razonamiento alguno del que pueda inferirse la conclusión por la OEPM alcanzada. Esto es, no se expresa razonamiento alguno que explique, aunque sea mínimamente, porque considera que el signo solicitado "está constituido exclusivamente por un signo o indicación que sirve en, el comercio para designar la naturaleza y características de [os servicios solicitados", limitándose a argumentar que el porqué considera que el elemento gráfico no dota de un mínimo de distintividad."Y adicionalmente, "Adviértase, por otra parte, como la resolución impugnada no hace el más mínimo esfuerzo de relacionar el signo distintivo con los productos y servicios concretos que con él se pretenden amparar, necesario e imprescindible paso para poder examinar si el signo solicitado se compone "exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de /a prestación del servicio u otras características del producto o del servicio", tal como dispone el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas ."

Pues bien, entiende esta Sala que la extensa motivación de la Resolución es suficiente, puesto que, como resulta con toda claridad de su redacción, reproducida en nuestro PRIMERO 1, asume que todos y cada uno de los elementos del signo compuesto cuyo registro solicita son descriptivos y relacionados con los servicios que van a ser registrados, anudando su razonamiento a estos presupuestos. El acierto o no de esta consideración pertenece al análisis de fondo de la resolución recurrida, pero no cabe imputarle la falta de motivación apreciada por la Sala de instancia.

Por otra parte, y para poder realizar una correcta interpretación teleológica del artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas en relación con su artículo 4 a), debe recordarse (como destaca la ya citada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 Mar. 2012, C-90/2011, con cita de otras varias), existe una superposición evidente de los ámbitos de aplicación respectivos de las causas de denegación referidas a la falta de distintividad -en nuestra normativa nacional, prohibición del artículo 5.1 b) de la Ley de Marcas en relación con su artículo 4- y el carácter descriptivo del signo o signos que se pretenden registrar -en nuestra normativa, prohibición del artículo 5.1 c)-; de modo que un signo que tiene, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita su registro como marca, carácter descriptivo en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra c), de nuestra Ley de Marcas, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido de la letra b) de la misma disposición.

Asimismo, esta Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea recaída en el asunto C-90/2011 y la antes citada recaída en el asunto C-363/99, señalan que las causas de denegación deben interpretarse a la luz del interés general que subyace en cada una de ellas; destacando que la prohibición que en nuestro Derecho nacional se recoge en el artículo 5, apartado 1, letra c), de la Ley de Marcas, persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones que puedan servir para designar características de los productos o servicios para los que se solicite el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que dichos signos o indicaciones se reserven a una sola empresa a través de su registro como marca.

A ello debe añadirse que, como ha señalado también nuestra Jurisprudencia (como en la Sentencia de 22-7-2015, RCA 91/2015), precisamente por la superposición o confluencia parcial entre esta prohibición del artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas y la prohibición del artículo 5.1 b) de la misma Ley, el carácter descriptivo de un signo excluye su distintividad también en perjuicio de los consumidores, pues no tiene una función identificadora del origen de los productos o servicios que permita anudarlos a un concreto prestador o productor.

Centrándonos ya en la doctrina atinente a los supuestos en que el signo que se trata de registrar está compuesto de un conjunto de elementos, como el que es objeto de este proceso, y como alega acertadamente el Abogado del Estado, la Jurisprudencia comunitaria ha tratado la cuestión de los signos compuestos por varias palabras descriptivas separadas entre sí o unidas formando un neologismo. Esta Jurisprudencia ha reiterado que (de la Sentencia citada, recaída en el asunto C-363/99, doctrina recogida por nuestra Jurisprudencia , como muestra la STS 14-7-2010, RCA 5582/2010, referida al nombre comercial "INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES"), por regla general, la mera combinación de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de dichas características en el sentido prohibido en nuestro Derecho por el artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas; pero dicha combinación puede no ser descriptiva y no incurrir en dicha prohibición, siempre que cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios (o en el supuesto, no aplicable a nuestro caso, de que se forme una nueva palabra que haya pasado a formar parte del lenguaje corriente, con los presupuestos que en tal Jurisprudencia se exponen).

No puede olvidarse a estos efectos que, como se ha expuesto en el marco normativo, el Real Decreto-Ley 23/2018 suprimió el apartado 3 del artículo 5 de la Ley de Marcas, referido a la conjunción de varios signos que, aun careciendo individualmente de distintividad, la tuvieran en su conjunto. Creemos que con ello no se supera la Jurisprudencia citada, basada en el presupuesto consolidado de que el signo ha de valorarse en su conjunto para apreciar su carácter descriptivo y su distintividad. Pero es obvio que la supresión de tal apartado refuerza que la regla general debe ser que la combinación de elementos descriptivos se considerará descriptiva e incursa en la prohibición del artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas; siendo excepcional la apreciación de que el conjunto constituya un signo susceptible de ser registrado como marca por crear una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos, que otorgue distintividad al referido conjunto.

En consecuencia de todo lo expuesto hasta ahora, y en primer lugar, el Tribunal competente ha de analizar si todos los elementos que componen el signo que se pretende registrar tienen carácter descriptivo, es decir, si trata de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.

La Sentencia de instancia ha realizado esta valoración respecto de los elementos denominativos de la marca que se pretende registrar, llegando a la conclusión de que "se trata de un conjunto denominativo no vinculado ni impuesto por la naturaleza de los productos o servicios que se pretenden distinguir con la misma",de modo que "la expresión "MAQUINASONLINE" no basta para indicar la naturaleza ni el destino de los productos y servicios que se pretenden amparar en las clases 35ª y 37ª".Pero en esta valoración ignora el presupuesto sentado por la Jurisprudencia comunitaria de que debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a lo traspuesto en nuestro Derecho en el artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas, si, en al menos uno de sus significados potenciales designa una característica de los productos o servicios de que se trate (ver Sentencia de 12-2-2004, C-265/2000, considerando 38). Y, en nuestro caso:

(i)-"máquinas": evidentemente constituye una denominación genérica del objeto del servicio (recordemos, en esencia venta y alquiler de maquinaria de construcción y obra pública);

(ii)-"on line": según la Real Academia Española (RAE) en su resolución de dudas, se refiere a algo que está conectado o disponible a través de una red de comunicación, en particular, a través de Internet, y por tanto es meramente descriptivo; sin que importe que se trate de palabras en otro idioma si son fácilmente reconocibles, como es el caso, por el consumidor destinatario ( STS de 10-6-14, RCA 2056/2013, referida a la marca "CLOUD ANTIVIRUS"). Y, en nuestro caso, se aprecia claramente relación con una característica importante de los servicios que se pretenden prestar, cual es su venta "a través de redes mundiales de informática";

No existe la desvinculación entre estos elementos y los servicios para los cuales quiere ser registrada la marca, pues la expresión "maquinas", unida a "on line", hace claramente referencia al comercio electrónico relacionado con maquinaria, lo cual está claramente vinculado a los "... servicios de venta al menor y mayor en comercios y a través de redes mundiales de informática de toda clase de vehículos, máquinas maquinaria de construcción y obras públicas, maquinaria de movimientos de tierra, herramientas de mano, plataformas elevadoras, carretillas elevadoras, grupos electrógenos, soldadoras, compresores y torres de iluminación"de la Clase 35ª; y a los "Servicios de alquiler de herramientas, herramientas de mano, plataformas elevadoras, carretillas elevadoras, grupos electrógenos, soldadoras, compresores, torres de iluminación y maquinas, maquinaria y equipamientos para la construcción y obras públicas; servicios de información sobre alquiler de maquinaria para la construcción"de la clase 37ª; para las que se pretende el registro.

Siguiendo con el análisis de los diversos elementos que componen este conjunto que se pretende registrar, hallamos:

(iii)".com" que, con arreglo a la Jurisprudencia ya citada, al representar un dominio de nivel superior, no otorga distintividad al conjunto.

A estos efectos, debemos recordar nuestra Jurisprudencia ( STS de 27-5-2013, RCA 2809/20121 y STS de 19 de julio 2022, RCA 2394/2021, citadas en nuestro SEGUNDO B), también desconocida por la Sentencia de instancia, como alega el Abogado del Estado, que ha considerado que la adición de sufijos indicadores de dominio de internet carece de distintividad para diferenciar una marca aspirante; o, dicho de otro modo, para dotar al conjunto de elementos que la componen de carácter distintivo.

(iv)Y, por último, la combinación de elementos que se pretende registrar contiene un elemento gráfico, respecto del que debemos también detenernos.

Así, es especialmente relevante en nuestro caso atender a cuál sea el impacto de la existencia de un elemento gráfico en el conjunto que constituye el signo que se pretende registrar como marca, pues la Sentencia impugnada pretende que la existencia de un elemento gráfico es suficiente para enervar el carácter descriptivo del signo, al reseñar: "Adviértase, además, que la prohibición contenida en el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas requiere para su apreciación que los signos que se compongan "exclusivamente" de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, Ia época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio, lo que aquí no ocurre, evidentemente, con la peculiar composición gráfica que acompaña al elemento denominativo de la marca."

En este punto, la Sentencia de instancia parece referir el adverbio "exclusivamente" a signos o indicaciones denominativas, con exclusión de las gráficas o figurativas; de modo que la introducción de un elemento gráfico o figurativo (en la interpretación de la Sala de instancia) bastaría para hacer distintivo el conjunto y susceptible de registro como marca.

Sin embargo, esta interpretación no se sostiene: el adverbio "exclusivamente"se refiere en el artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas a todos los elementos, denominativos o gráficos, que compongan la marca que se pretende registrar. Por tanto, la composición gráfica que acompaña al elemento denominativo de la marca debe ser también analizada para observar si tiene carácter descriptivo o no, y si en definitiva otorga distintividad al conjunto, lo que ha obviado completamente la Sala de instancia.

Con ello, la Sentencia recurrida en casación contradice nuestra Jurisprudencia, que ha impuesto analizar "todos los elementos denominativos y gráficos que componen la marca"para valorar si son o no descriptivos ( Sentencia del Tribunal Supremo de 1-12-2014, RCA 3090/2013, o nuestra Sentencia de 27-5-2013, RCA 2809/2012, referida a "Centro Comercial.es", con gráfico, extensamente citada al exponer el marco de enjuiciamiento).

La Sentencia de instancia parece entender que la mera existencia del elemento gráfico otorga distintividad al conjunto, sin proceder a analizarlo en relación con los servicios que se pretenden registrar y con la percepción que produzca en el consumidor.

Y si hubiera procedido a este análisis de tal elemento gráfico, hubiera observado que no solo resulta accesorio por su tamaño y posición, sino que es fácilmente reconocible como máquina retroexcavadora o similar, sin que se le haya dotado de ninguna característica singular; y está incluido dentro de un círculo con la apariencia de un botón de encendido y apagado de ordenador: elementos todos ellos descriptivos y relacionados igualmente con los servicios que se pretenden registrar (muy resumidamente, venta o alquiler de maquinaria para construcción, incluida a través de internet).

Por último, es también de interés reseñar que la utilización de colores en la combinación de elementos que configura el signo que se pretende registrar es intrascendente, pues, conforme a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea citada por el Abogado del Estado, salvo en circunstancias excepcionales, los colores no tienen un carácter distintivo "ab initio"(asunto C-49/02 "Heidelberger" que apartado 39; o asunto C-104/01 "Libertel", apartado 40).

Por otra parte, finalizado ya el análisis de cada uno de los elementos que componen el conjunto denominativo y gráfico que se pretende registrar como marca, debe atenderse a la impresión de conjunto.

Y atendiendo al conjunto, la Sala de instancia no ha observado que (conforme a la Jurisprudencia comunitaria ya expuesta), la regla general es que un conjunto de elementos descriptivos -como el analizado en el caso de autos- debe considerarse, en sí mismo, descriptivo e incurso en la prohibición del artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas en relación con el artículo 4; y solo excepcionalmente puede considerarse tal conjunto como distintivo y susceptible de registro si existe alguna alteración semántica o sintáctica o una disposición singularizada de dichos elementos que pueda resultar suficientemente distintiva para excluir la aplicación de esta regla general.

Pues, si hubiera realizado este análisis, la Sentencia de instancia hubiera concluido que en el caso objeto del recurso los elementos denominativos o palabras están yuxtapuestos del modo en que se leerían habitualmente, y , respecto del elemento gráfico, el mismo no contiene ninguna peculiaridad respecto de la representación habitual de una máquina destinada a la construcción y la representación de un botón de encendido y apagado habitual en informática, como ya se ha expuesto. Por ello, no se aprecia un carácter inusual de la combinación de elementos descriptivos que componen el signo que se pretende registrar, en relación con los productos o servicios para los cuales se trata de registrar, que otorgue distintividad al conjunto ; sino que la percepción que produce el conjunto está directamente relacionada con el comercio electrónico de maquinaria de construcción, y no con una concreta empresa que esté en el origen de la prestación de tales servicios, resultando pues el signo descriptivo e incurso en causa de prohibición del artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas.

Por ello, la interpretación incorrecta que ha hecho la Sala del artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas debe conducirnos a estimar el recurso de casación.

CUARTO.- Fijación de doctrina jurisprudencial

Conforme a los razonamientos jurídicos expuestos, esta Sala, en interpretación del artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con su artículo 4, en el caso de que se pretenda registrar una marca compuesta por un conjunto o combinación de elementos:

(i) La mera combinación de elementos individualmente descriptivos de las características de los productos o servicios para los que se solicita el registro de una marca enumeradas en el artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas, debe considerarse descriptiva de dichas características e incurre en la prohibición del artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas.

No obstante, y como excepción, dicha combinación puede no ser descriptiva siempre que goce de distintividad por crear una impresión suficientemente distante respecto de los productos o servicios para los que se pretende registrar, debido al carácter inusual de la combinación, a las alteraciones semánticas o sintácticas introducidas, o a otras causas.

(ii) La imposición legal de que los signos "se compongan exclusivamentede signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios" para que se incurra en la prohibición del artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas, no hace referencia únicamente a los elementos denominativos, sino también a los elementos gráficos o figurativos que se incluyan en la marca aspirante; elementos gráficos o figurativos que no otorgan distintividad al conjunto por su mera existencia y que deberán ser analizados para observar su carácter descriptivo o no, y su efecto sobre el conjunto a efectos de otorgarle distintividad.

(iii) Los sufijos identificativos del comercio electrónico, en particular, los nombres de dominio de nivel superior, carecen de fuerza distintiva para diferenciar una marca.

QUINTO.- Estimación del recurso de casación

Como hemos expuesto, la Sentencia de instancia otorga carácter distintivo a una marca aspirante compuesta de un conjunto de elementos descriptivos (por designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios), debido a la mera existencia de un elemento gráfico, sin tomar en consideración si éste puede o no ser considerado descriptivo.

Adicionalmente, no solo omite la valoración del carácter descriptivo o no de tal elemento, sino que parte de presupuestos equivocados en su apreciación valorativa del conjunto de elementos que componen la marca que se pretende registrar, tal y como se ha expuesto en nuestro Fundamento TERCERO.

En consecuencia y por las razones que allí se exponen, la Sentencia debe ser casada.

Y, actuando este Tribunal como Tribunal de instancia, debemos proceder a la desestimación del recurso contencioso-administrativo, al estar motivada la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de abril de 2021 publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 26 de abril de 2021 por la que se procede a la denegación del expediente de marca española nº 4.074.685/2 clases 35ª y 37ª, así como la posterior desestimación del recurso de fecha 1 de septiembre de 2021 (B.O.P.I. 10 de septiembre de 2021) del recurso formulado por GORTEDONE contra dicha denegación; y resultar correcta su apreciación del carácter meramente descriptivo de cada uno de los elementos que componen el signo y de su conjunto, y su consiguiente falta de distintividad,en relación con los servicios para los cuales se trataba de registrar.

SEXTO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.4 y 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no procede hacer imposición de costas del recurso de casación ni de la instancia, al generar dudas de Derecho que han llevado a la admisión y estimación de esta casación.