Sentencia Contencioso-Administrativo 3635/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 1692/2019 de 15 de septiembre del 2022

PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso contencioso-administrativo dilucidar la conformidad a derecho de la Resolución del Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por delegación de su Director General, de fecha 23 de septiembre de 2019, que desestimó el recurso de alzada formulado por Lirola Ingeniería y Obras S.L. frente a la Resolución de fecha 9 de mayo de 2019 del Director del Departamento de la Oficina de Patentes y Marcas que acordó:

1º La concesión de la marca solicitada para todos los productos/servicios originariamente solicitados en las clases siguientes: 37

2º La denegación de la marca solicitada para todos los productos/servicios solicitados en las clases siguientes: 39.

SEGUNDO.- La parte demandante funda su recurso, en síntesis, en los siguientes argumentos:

- La resolución no ha tenido en cuenta que para que opere la prohibición de registro del artículo 61. b) de la Ley de Marcas, se exige que de manera cumulativa se cumpla los tres requisitos de: similitud de signos, similitud de productos y servicios y riesgo de confusión, pues en este caso los servicios de las clases 39 en liza son diferentes y no existe riesgo de confusión.

- Los servicios solicitados, pese a estar incluidos en el mismo epígrafe, no tienen ningún aspecto en común ya que su naturaleza y propósito son completamente diferentes y tampoco son servicios en competencia, de ahí que deban ser considerados diferentes. La marca solicitada por la actora se refiere a servicios concretos de transporte y recogida de basuras y desechos, mientras que los oponentes se refieren a transporte de viajeros, por lo que nunca coincidirán en el mercado, son servicios prestados por empresas diferentes y tienen un propósito completamente distinto; además, la actora ejerce su actividad únicamente en El Ejido (Almería), que es donde tiene adjudicado el contrato administrativo de concesión de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, y gestión del punto limpio del Ayuntamiento de El Ejido.

- El hecho de que, habiendo concedido la Oficina Española de Patentes y Marcas, la marca para servicios de limpieza y recogida de basura de la clase 37, resulta paradójico que no se conceda la marca para los servicios de la clase 39, necesarios estos para prestar aquellos.

- Sobre las diferencias visuales, gráficas y cromáticas de la marca solicitada, considera que es más que razonable concluir que el consumidor medio, cuando se encuentra con la marca solicitada percibirá un signo completamente diferente a los de las marcas oponentes, tanto desde el punto de vista gráfico como cromático, aun a pesar de la coincidencia en el elemento verbal "avanza", vocablo de escasa distintividad en relación a los servicios reivindicados. Añade que ya en el procedimiento administrativo quedó acreditado que el vocablo "avanza" está registrado por diferentes titulares en la misma clase 39 que es objeto de este recurso, de ahí su escaso valor distintivo en esa calse, lo que constituye un factor relevante para descartar el riesgo de confusión.

TERCERO.- La defensa de la Administración demandada se ha opuesto a la pretensión actora, solicitando la confirmación del acto impugnado, por los fundamentos contenidos en el mismo, y argumenta:

- Entre las marcas que se confrontan existe riesgo de confusión que prohíbe el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, porque no solo hay una identidad entre el signo que se trata de registrar y los oponentes, con un protagonismo absoluto de la palabra avanza entodos ellos, sino también en el ámbito de los servicios que se prestan y que se integran en la clase 39. Las marcas registradas no lo han sido solo para el servicio de transporte de viajeros, sino de transporte y suministro con carácter general, ámbito en que se integra el de la marca de la demandante que pretende su registro para el suministro y distribución de maquinaria, herramientas, vehículos, instalaciones, materiales y equipos, mobiliario y equipamiento urbano, así como elementos de señalización.

- El hecho de que existan otras marcas con idéntico signo en la misma clase no se erige en un obstáculo a lo resuelto en vía administrativa, puesto que la recurrente no identifica los servicios concretos que prestan las empresas titulares de las mismas, de modo que se pueda comprobar que no existe una confusión clara de signo y producto.

CUARTO.- Considera la resolución administrativa impugnada en autos que existe semejanza entre las marcas enfrentadas, desde un punto de vista denominativo, pues el término principal de las marcas oponentes es AVANZA y éste está integrado en la marca solicitada, teniendo un papel relevante no solo por su colocación o el tamaño de letra empleados, sino porque además el signo comienza con esa palabra. Y considera que, aun cuando gráficamente, las marcas tienen elementos con carácter diferenciador, en el ámbito mercantil prevalece el aspecto verbal sobre el resto de elementos, siendo en este caso claramente el elemento denominativo sobre el gráfico. Partiendo del ámbito aplicativo de la marca solicitada y las registradas, relativo ambos a la clase 39, concluye que existe clara semejanza entre ambos ámbitos aplicativos. Y atendiendo a las semejanzas existentes tanto en la comparación de los signos como en los servicios a los que las marcas van destinadas, concluye que la convivencia de ambas marcas en el mercado generaría claro riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores.

QUINTO.- Dispone el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas:

"1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior"

En relación con la aplicación del citado art. 6.1.b) señala la STS, Sala 3ª, Sec. 3ª, número 2.124/2016, de 20.9.2016, dictada en el recurso de casación núm. 2363/2015:

"Al respecto, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso- administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales establecidos en los artículos 38 y 51 de la Constitución , que reconocen la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y, como principio rector de la política social y económica, la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signo distintivo del empresario, en cuanto la marca constituye un instrumento esencial para el adecuado desarrollo de la libre competencia, ya que ofrece información a los consumidores sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se introducen en el mercado, y supone un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad".

Añade a esta interpretación la STS, Sala 3ª, Sec. 3ª, núm. 256/2016, de fecha 9.2.2016, dictada en el recurso de casación núm. 3292/2014, lo siguiente (estos mismos argumentos se exponen en la STS, Sala 3ª, Sec. 3ª de fecha 30.12.2014, dictada en el recurso núm. 1875/2013 y en la STS, Sala 3ª, Sec. 3ª de 22.7.2015, dictada en el recurso de casación núm. 1909/2014):

"Por ello, sostenemos que la Sala de instancia ha respetado la doctrina de este Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), en que hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, respecto de que las marcas confrontadas pueden convivir en el mercado, se fundamenta en un juicio sobre la inexistencia de riesgo de confusión ni riesgo de asociación, teniendo en cuenta, implícitamente, el escaso carácter distintivo de las denominaciones confrontadas, que hacen referencia al origen geográfico del producto y la caracterización como elemento dominante de la figura de mujer que configura la marca aspirante, que atrae singularmente la atención del público pertinente especializado en la adquisición de aceite de oliva de reputada calidad.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que "se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras":

" [...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible. " ...

Se constata, asimismo, que la Sala de instancia ha respetado plenamente el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado", puesto que el grado de identidad denominativa y de similitud aplicativa entre las marcas en conflicto, que distinguen productos alimenticios procedentes del olivo -aceite y aceitunas-, se encuentra compensada por la disimilitud gráfica apreciable desde una visión de conjunto.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , " a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos. " .

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

" b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. " .

Para excluir el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, se advierte en las Sentencias del Tribunal General (de la Unión Europea) de 17 de septiembre de 2014 (T-356/12), y 18 de septiembre de 2014 (T-267/13), que es necesario tomar en consideración el grado de similitud global entre los distintivos enfrentados, ponderando todos aquellos factores que potencialmente contribuyan a dotar a la marca aspirante de carácter distintivo particular, con el objeto de determinar si en el público relevante, usuario de los servicios ofrecidos, se suscitaría una duda razonable sobre el verdadero origen o procedencia empresarial.

Como recordamos en otras sentencias, como la núm. 1727/2021 dictada en recurso 446/2018, como se desprende de la sentencia del Tribunal General (UE) Sala 8ª, S 1-12-2016, nº T-561/2015, " según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia de 5 de febrero de 2015, Red Bull/OAMI-Sun Mark (BULLDOG), T-78/13 , no publicada, EU:T:2015:72 , apartado 21 y jurisprudencia citada].

A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (LCEur 2009, 378) , el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que dichas marcas designan. Se trata de requisitos acumulativos (véase la sentencia de 5 de febrero de 2015, BULLDOG, T-78/13 , no publicada, EU:T:2015:72 , apartado 22 y jurisprudencia citada). Por otra parte, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos o servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [ sentencia de 23 de marzo de 2012, Barilla/OAMI - Brauerei Schlösser (ALIXIR), T-157/10 , no publicada, EU:T:2012:148 , apartado 18]".

Y en lo que concierne a la apreciación de la situación del consumidor medio, la sentencia del Tribunal General (UE) Sala 2ª, S 9-11-2016, nº T-716/2015 añade que "En el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios [véase la sentencia de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04 , EU:T:2007:46 , apartado 42 y jurisprudencia citada]".

SEXTO.- Teniendo en consideración la regulación legal al respecto y la doctrina jurisprudencial expuesta, la Sala concluye el acierto de la resolución administrativa impugnada cuando, examinando la semejanza denominativa y la de ámbito aplicativo de las marcas enfrentadas considera que la convivencia de ambas en el mercado generaría confusión y/o asociación entre los consumidores y deniega la inscripción solicitada.

Efectivamente, la marca cuyo registro se solicita es una marca mixta compuesta del vocablo "avanza" con la leyenda debajo en letra de menor tamaño "en verde" precedida de una a con una forma de flecha en su parte superior.

Las marcas oponentes, registradas, consisten en el vocablo "avanza" y "avanza" seguido en segundo nivel de "grupo", en colores rojo y amarillo.

En casos como el que nos ocupa, se ha de destacar como término de comparación aquél de los vocablos que destaca de manera preponderante o que es más característico o relevante en cada signo distintivo y, por ende, posee mayor valor identificativo, en definitiva, aquella expresión que constituye el núcleo del nombre comercial o de la marca pues en la práctica, dada la natural tendencia del usuario a abreviar las denominaciones, será ese término al que se reduzca la denominación.

El vocablo preponderante es, con claridad, "avanza", utilizado gráficamente en todos los casos con letras minúsculas; existe, pues, una absoluta identidad denominativa y, por consiguiente, igualmente fonética, en el elemento esencial o preponderante, que capta la atención del consumidor medio, sin que tenga suficiente fuerza distinta la leyenda "en verde", pues al respecto se ha de considerar que siendo una de las marcas oponentes avanza "grupo", la confusión que se origina es clara, en cuanto que la solicitada puede con facilidad ser considerada como una filial del grupo.

Por otra parte, es cierto igualmente como indica la resolución impugnada, que en ambos casos las marcas tienen como ámbito aplicativo el sector del servicio de transportes, sin que las marcas registradas se limiten única y exclusivamente al transporte de viajeros. Así, se explica y no se cuestiona ni se desvirtúa por la parte demandante, que

- "La marca solicitada M 3735525 pretende identificar "SERVICIOS DE TRANSPORTE Y RECOGIDA DE RESIDUOS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, TRASLADO Y RECOGIDA DE BASURAS; SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, VEHICULOS, INSTALACIONES, MATERIALES Y EQUIPOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO, ASI COMO ELEMENTOS DE SEÑALIZACION; ALQUILER DE VEHICULOS" de la clase 39.

- La marca oponente M 2469222 está registrada para "ALMACENAJE, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION CON EXCEPCION DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE ENERGIA, ELECTRICIDAD, GAS, CALOR DE CALEFACCION Y AGUA; TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GASES, LIQUIDOS Y SOLIDOS MEDIANTE TUBERIAS (PIPELINES)" de la clase 39,

- La marca oponente M 2522458 para "SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCIAS; SERVICIOS DE ALMACENAJE DE MERCANCIAS" de la clase 39

- y la marca oponente M 3619765 para "SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS" pertenecientes también a la clase 39.

Por ello es correcta la conclusión a que llega la resolución administrativa, pues la marca cuya inscripción se denegó pretende amparo registral para distinguir servicios en clara concomitancia, al menos en parte, con la actividad que se engloba bajo la marca prioritaria, siendo así que los mismos están dirigidos al mismo sector del tráfico mercantil en el que opera el signo distintivo de la entidad titular de aquélla de forma que, ante la utilización por ambas del mismo vocablo preponderante, "avanza", bien pudiera pensarse por el consumidor medio que ambos productos tienen la misma procedencia empresarial, perdiendo así, ambas marcas toda eficacia identificadora.

Así, si comparamos el campo aplicativo o las áreas comerciales en las cuales una y otra marca despliegan o pretenden desplegar sus efectos, existe una evidente similitud en los servicios y actividades a los que van referidos una y otra marca, con independencia de que dichos servicios se presten o no efectivamente en la actualidad, dado que mientras no exista declaración de caducidad de la marca, lo determinante en atención al precepto por el que ha sido denegada la inscripción, es que son idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca y que por tanto, existe un riesgo de confusión en el público. No advertimos ninguna contradicción en el hecho de que se concediera la inscripción para otras actividades y servicios incluidos en la clase 37, en cuanto que no presentan similitud o semejanza con las actividades y servicios de transportes amparados por las marcas ya registradas.

Por último, sobre la cuestión relativa a que el vocablo "avanza" está registrado por diferentes titulares, en la misma clase 39, de ahí su escaso valor distintivo, se ha de convenir con la defensa de la Administración demandada que la actora no identifica los servicios concretos que prestan las empresas titulares de las marcas, de ahí que no se pueda concluir que en esos casos se produzca una confusión en el consumidor y menos aun que ello determine un escaso valor distintivo del vocablo "avanza" en el área mercantil concreto que ahora se analiza.

Las razones expuestas conducen a la desestimación del recurso contencioso-administrativo con la consiguiente declaración de ser la resolución impugnada ajustada a derecho.

SEPTIMO.- Las costas causadas en esta instancia se imponen a la parte demandante, de conformidad con lo que dispone el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción , si bien, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de dicho precepto, los honorarios de Letrado se limitan a la cantidad de 1.500 euros.

En atención a lo expuesto y en nombre de S.M. El Rey, la Sala acuerda