Sentencia Contencioso-Administrativo 246/2023 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 236/2022 de 09 de marzo del 2023

PRIMERO.-ACTUACIÓN IMPUGNADA Y POSICIONES DE LAS PARTES

1.1 Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña María Rosa Rodríguez Martínez, en nombre y representación de la mercantil NORMAGRUP TECHNOLOGY SA., la resolución de 14 de enero de 2022, de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, publicada en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en fecha 19 de enero de 2022, en el expediente de marca nº. M4087663/2/ "NORMALUX (FIGURATIVA), por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución de fecha 22/07/202 por la que se estima la oposición planteada por el titular de las marcas M 1788759 "NORMAGAS" y M 1788760 "NORMAGAS" a la solicitud de inscripción de una marca comercial al que le fue asignado el número de orden registral nº. 4087663(2) "NORMALUX, formulada en fecha 6 de octubre de 2020, en clases 11 del Nomenclátor Internacional para distinguir los siguientes servicios: ACCESORIOS DE ALUMBRADO; APARATOS DE ALUMBRADO ELECTRICOS; APARATOS E INSTALACIONES DE ALUMBRADO; ELEMENTOS DE ALUMBRADO; INSTALACIONES DE ALUMBRADO; LAMPARAS DE ALUMBRADO.

1.2 La mercantil actora aduce, como motivo de impugnación, que la resolución de denegación de la marca comercial contenida en la resolución del recurso de alzada de fecha 14 de enero de 2022, se limita a señalar que procede la estimación de la oposición formulada en base a la marca prioritaria "NORMAGAS", por semejanza denominativa y relación aplicativa para la clase solicitada (11) en relación con la marca comercial solicitada, pero no se pronuncia sobre la imposibilidad de que la mera coincidencia que presentan estos signos en liza en dicho vocablo sea irrelevante para declarar su incompatibilidad tal y como se alegaba en el escrito de réplica en contestación del suspenso. Y argumenta: 1º El término "NORMA", debe ser considerado como un término no susceptible de monopolio por lo que la coincidencia que los signos aquí comparados presentan en este término resulta del todo irrelevante a efectos incompatibilizadores. 2º La resolución registral impugnada infringe claramente, por aplicación indebida, la norma prohibitiva del articulo 88 c) en relación al artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas, y la doctrina jurisprudencial dictada en interpretación de dicha norma. En este punto, sostiene: (i) que la resolución administrativa del expediente de autos no ha seguido los requisitos establecidos en el referido precepto legal para su aplicación, apartándose igualmente de las directrices comparativas que han sido elaboradas como doctrina jurisprudencial por el Tribunal Supremo. Tras cita de la doctrina aplicable, afirma que desde el examen comparativo global, se puede concluir que las marcas aquí comparadas presentan diferencias gráficas y denominativas de entidad que sin duda alguna evitarán su confusión. (ii) Así, en primer lugar, sostiene que los signos comparados son totalmente dispares desde un punto de vista gráfico, puesto que diferentes son el tipo de letra, colores y elementos de diseño de uno y otro. (iii) Por otro lado, desde el punto de vista estrictamente denominativo, estamos ante signos que presentan las suficientes diferencias en denominación para permitir su perfecta individualización y ello porque el elemento común entre "NORMAGRUP" y "NORMAGAS", aparecen en uno y otro signo con una configuración bien distinta y acompañado en el caso del nombre comercial solicitado. Reprocha la actora que la Resolución impugnada se centre en la coincidencia de un elemento aislado, como es el vocablo "NORMA", de contenido genérico, no significativo ni diferenciador, olvidándose que de la confrontación de uno y otro signo, el solicitante y el oponente, no puede llevarse a efecto en cuanto a elementos aislados y coincidentes como medio para reflejar el repudio de la peticionaria, sino que debe afectar a la integridad de lo que constituye la marca, y desde esta perspectiva global o sintética. Y desde esta perspectiva existen diferencias sustanciales que evitan la confusión del consumidor. (iv) Se remite a los distintos criterios y antecedentes jurisprudenciales que cita, para concluir que en el presente caso, las diferencias entre los signos priman sobre las coincidencias en el uso del término "NORMA" y dado que en el término solicitado, este elemento aparece como una configuración diferente a la de la marca oponente, todo lo cual origina un conjunto mixto que en su globalidad resulta muy diferente al identificador de la marca oponente. Y, la incorporación en la marca comercial solicitada del vocablo "NORMAGRUP", para hacerlo coincidir con parte de su razón social "NORMAGRUP TECHNOLOGY S.A.", se realiza con el fin de protegerla como marca comercial para la distinción de su actividad.

1.3 El Abogado del Estado, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicita la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento. No obstante, destaca que en el supuesto que nos ocupa, desde el punto de vista gráfico, es cierto que existe cierta diferencia entre los elementos de una y otra marca, pero estas diferencias no son suficientes para permitir la distinción absoluta de los productos de cada empresa en el mercado. En este sentido, la recurrente acompaña a la demanda el registro de otras marcas, vinculadas a NORMAGRUP TECHNOLOGY S.A., de las que cabe destacar que su representación gráfica y colores son claramente distintos a los que se asignan a NORMALUX en su solicitud. Esto es, tratándose de marcas pertenecientes a un mismo titular, y, por tanto, vinculadas a una misma empresa que actúa en el mercado, los elementos gráficos son distintos entre ellas. Además, razona que cuando los signos están formados tanto por componentes verbales como figurativos, el componente verbal suele producir un mayor impacto sobre el consumidor. Ello se debe a que el público general suele identificar o referirse a una marca por su denominación, y no describiendo los elementos gráficos u ornamentales de la misma. Y, desde este punto de vista, resalta la resolución recurrida la coincidencia del término "NORMA", presente tanto en la marca aspirante como en la obstaculizadora. En concreto, resulta que ambas marcas comienzan con esta misma partícula de dos sílabas, y a continuación van seguidas de una única sílaba a través de la cual se identifica el ámbito de los servicios vinculados a ella. LUX se vincula a servicios clase 11 en materia de alumbrado, y GAS se vincula a servicios de clases 9 y 11, en materia de gas y calefacción. Así, respecto de las marcas en conflicto existe un claro paralelismo en el que se da la coincidencia de un elemento principal "NORMA" (que actúa como factor tópico) y un elemento denominativo de una forma de energía "LUX", que el consumidor medio con un nivel razonable de conocimiento identificaría con "LUZ", y "GAS".

A ello se une, la identidad o semejanza entre los productos o servicios a que se vincula cada una de las marcas contendientes. De conformidad con su solicitud, NORMAGRUP vincula la marca novel NORMALUX a la Clase 11. Por su parte, NORMAGAS S.A. invoca en su escrito de oposición la existencia de las marcas nº M1788759 NORMAGAS vinculada a la clase 9 en el Nomenclátor internacional, y la marca nº M1788760/7 NORMAGAS, vinculado a la Clase 11. Existe por lo tanto una identidad y semejanza, pues ambas marcas contendientes abarcan una misma clase de servicios: los de la Clase 11.

SEGUNDO.- NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA APLICABLE.

2.1 Resulta de aplicación al presente supuesto lo que regula la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que en su art. 88 regula: " No podrán registrarse como nombres comerciales los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el artículo 87.

b) Los que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas del artículo 5 de la presente Ley.

c) Los que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a 10 de esta Ley"; y en su art. 6.1.b) establece: " 1. No podrán registrarse como marcas los signos:...

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior...".

2.2. Pues bien, lo que aquí se debate precisamente es si la marca que se pretende registrar se encuadraría dentro de la prohibición de los preceptos transcritos porque su semejanza con la marca de oposición, y la similitud de servicios que designan, puedan conducir a confusión del consumidor, lo que incluye la creencia de asociación de ambas marcas. Como es sabido, la marca es un signo o medio que distingue productos o servicios en el mercado, teniendo dicha función distintiva precisamente la de evitar la confusión con otros productos o servicios similares ofrecidos por otra persona.

2.3 En este punto, es preciso citar la doctrina jurisprudencial, que se recoge, entre otras, en la STS de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , que afirma: "... en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la cuasi identidad de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa.

Por otro lado, procede tomar como referencia las múltiples Sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Madrid, por haber tenido un extenso conocimiento de recursos de esta naturaleza, pudiendo citar, entre otras, la de fecha de 13 de enero de 2023 (recurso 563/20219, que cita, a su vez, la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Así, esta STSJ de Madrid, hace cita de la STS de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que " se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras": "(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.".

Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. En el caso enjuiciado, apreciamos que la Sala de instancia no ha atendido a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

"En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 ".".

Y en relación con el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, la precitada Sentencia continúa señalando que: "(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado", puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , "a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.".

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

" b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos."."

Igualmente, la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 (recurso 3236/2007), razona que " El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada.

Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos". Y, añade: " Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

En principio, no existen sustanciales diferencias respecto de la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001, con la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, siendo la diferencia más importante, no en su contenido, sino en su procedimiento, el que se suprima la posibilidad que anteriormente tenía la Oficina Española de Patentes y Marcas de oponer de oficio una marca anteriormente inscrita, de tal forma que las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición.

En vía jurisdiccional, será el juzgador de instancia el que valorará el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados, y si la semejanza es de tal intensidad que origine un riesgo de confusión en el público. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas".

Y la STJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto C-252/07 Intel) señala como factores a considerar para determinar si existe o no vínculo entre las marcas en oposición: " 41. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 30, así como adidas y adidas Benelux, apartado 42).

42. Entre tales factores cabe citar: - el grado de similitud entre las marcas en conflicto; -naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre los productos o servicios, así como el público relevante; - la intensidad del renombre de la marca".

TERCERO.- APLICACIÓN AL CASO.

3.1 En definitiva, la aplicación de la doctrina expuesta, nos lleva a valorar, como pone de manifiesto la STSJ de Madrid de 16 de enero de 2023 (recurso 584/2021) dos elementos esenciales, a saber, la existencia de semejanzas o identidades fonéticas y gráficas; y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

3.2 Respecto de la primera cuestión, como refiere la Sentencia citada, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, " ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otros, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 ".

En definitiva, la cuestión controvertida lleva a determinar si la marca solicitada, "NORMALUX", en esa consideración de conjunto, es decir, en la comparación unitaria y completa entre los signos en conflicto, presenta elementos que la distinga de la marca prioritaria-oponente "NORMAGAS". No puede desconocerse la semejanza inicial que se desprende del nombre de la marca que se pretende registrar con la opositora en tanto que utiliza un vocablo inicial bisilábico, o fórmula morfológica idéntica, cual es "NORMA". Ahora bien, siendo ello así, no lo es menos que a nivel fonético esa inicial semejanza se diluye, tanto por la generalidad del término, como por incluir la siguiente sílaba, puesto que entre "LUX" y "GAS" existen evidentes diferencias tanto morfológicas como fonéticas, que permiten distinguir ambas marcas, e incluso los productos de referencia. Por otro lado, desde la perspectiva gráfica, siendo cierto que en este caso, si comparamos el resto de marcas registradas por la recurrente, se modifican los colores corporativos, ya que en las tres anteriores se mezclan el amarillo, azul, rojo y verde, mientras que en la que se pretende inscribir se constriñe a dos tonos de azul (más oscuro y más claro), no lo es menos que el grafismo de la marca "NORMAGAS" es manifiestamente diferente, tanto en su geometría, color y composición. Así, el grafismo de "NORMALUX" que identifica la marca es

;

y el correspondiente a "NORMAGAS" es

Como señala el Abogado del Estado el Tribunal de la Unión Europea, en la Sentencia de 14 de julio de 2005, caso T-312/03 establece que cuando los signos están formados tanto por componentes verbales como figurativos, el componente verbal suele producir un mayor impacto sobre el consumidor, " ya que el consumidor medio se referirá más fácilmente al producto de que se trata citando su nombre que describiendo el elemento figurativo de la marca". Sin embargo, en el caso de autos concurre que a la diferencia de representación gráfica, que sí posee una efectiva virtualidad distintiva, de modo tal que constituya un factor de diferenciación suficiente para descartar la existencia de similitud visual entre los signos en conflicto a los ojos del público, se une la falta de semejanza que la Sala considera necesaria entre los vocablos empleado, como por su fonética, a efectos de poder generar la confusión en el consumidor que se predica. El vocablo común es de naturaleza genérica, mientras que el distinto tiene una cualificación diferencial mayor, en cuanto distingue has dos tipos de energía diferentes.

Por otro lado, no podemos pasar por alto que la recurrente "NORMAGRUP TECHNOLOGY, S.A.", tiene ya inscritas hasta tres marcas con los siguientes nombres: "NORMADET", "NORMAHEAT", y "NORMALINK", es decir, todas con una formula morfológica semejante a la que aquí nos ocupa.

3.3 Por ende, aun cuando cierto es que la marca que se pretende inscribir va a girar en los Servicios de clase 11 según aparece contenida en el Nomenclátor internacional derivado de la Clasificación de Niza del año 2020: " Aparatos e instalaciones de alumbrado, calefacción, enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias", clase en la que está autorizada también la marca "NORMAGAS", las diferencias antes referidas son suficientes para considerar que no se da, en el presente supuesto, la prohibición del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas.

CUARTO.- COSTAS.

En materia de costas, aun cuando lo hasta aquí razonado lleva a la estimación del recurso, existen suficientes dudas interpretativas, como para no hacer expresa imposición, y ello en aplicación del art. 139 de la LJCA.