Sentencia Contencioso-Administrativo 659/2023 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 1555/2021 de 01 de junio del 2023

PRIMERO.- Interpuesto por D. Maximiliano recurso contencioso administrativo contra la resolución del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 22 de octubre de 2021, que desestimó el recurso de alzada formulado por aquél contra la resolución de esa misma Oficina del 10 de junio anterior, dictada en el expediente de MARCA número 4084565, que acordó la denegación total de la marca denominativa SALVAJEX solicitada por el actor el 17 de septiembre de 2020 para la clase 41 del Nomenclator Internacional: Actuaciones en directo por parte de un grupo musical, pretende el recurrente que se declare nulo y no conforme a derecho el acto impugnado y que se condene al organismo demandado a realizar la inscripción de la marca por él interesada, pretensión que según es ya posible anticipar debe ser estimada.

SEGUNDO.- En efecto, de cara a fundamentar la estimación del presente recurso que acaba de adelantarse se juzga oportuno empezar señalando que, dentro del Título II Capítulo III, que lleva la rúbrica "Prohibiciones relativas", la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece en su artículo 6 lo siguiente:

"1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior."

Según criterio jurisprudencial constante la interpretación de este precepto, de igual redacción que el artículo 12 de la Ley anterior que contenía idéntica prohibición, debe hacerse sobre la base del concepto de marca reconocido en el artículo 4 de la Ley 17/2001, en el que se dispone que "Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras". Con tal configuración, toda marca ha de presentar un doble aspecto en cuanto que funcionalmente debe poseer una suficiente y necesaria eficacia distintiva y teleológicamente debe evitar cualquier tipo de confusión.

En relación con la semejanza, la Jurisprudencia ha declarado que aquélla es un concepto jurídico indeterminado cuyo contenido ha de quedar fijado en función de los datos fonológicos, los criterios sociales y los usos comerciales más generales, valorados conforme a las reglas de la sana crítica o buen sentido común. Hay que recordar que ya el Estatuto de la Propiedad Industrial prohibía en su artículo 124 la semejanza fonética entre las marcas, aludiendo así a un concepto jurídico indeterminado cuya realidad ha de ser apreciada en función de los datos fonológicos y de las pautas generales del comportamiento colectivo, con una valoración conjunta según el sentido común y no técnico, teniendo presente tanto la protección del consumidor como evitar la confusión en el mercado. Asimismo, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, incluye como riesgo de confusión en el público el riesgo de asociación con la marca anterior. En este sentido, el Tribunal Supremo ha señalado con reiteración que el criterio esencial para determinar la compatibilidad o no entre los nombres de marcas enfrentados debe consistir en que la semejanza fonética y gráfica se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras un parangón meramente sintáctico, sin más que una sencilla visión o audición del conjunto que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, buscando el significado de las palabras o su idea evolutiva, ni que descienda a disposiciones léxico-gramaticales, pues para la convivencia lo esencial es que lo signos que se presenten en el mercado no induzcan a error al consumidor. Como factores complementarios, no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas y como criterio auxiliar, figura el elemento conceptual o semántico, que no constituye motivo legal determinante pero acentúa o disminuye o incluso en algún caso ha excluido el parecido inicial. Un segundo factor complementario consiste en la naturaleza real de los objetos o servicios, con independencia de su catalogación en el Nomenclátor oficial. Este factor, desprovisto de influencia decisiva, puede ser utilizado de modo indirecto y coadyuvante para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado. El bien jurídico protegido, con dicho precepto, es pues tanto el derecho de una empresa a su propio prestigio sin que otra pueda aprovecharse del mismo, como la transparencia en el mercado que garantice la libertad de elección del consumidor sin inducción a equívocos. Por ello, la denegación del acceso registral descansa en la doble circunstancia del parecido nominativo y del riesgo de confusión en el mercado, sin que sea suficiente la existencia de cualquier semejanza que no impida la coexistencia pacífica en los canales de comercialización de los distintivos enfrentados. No obstante, dado que son abstractos los conceptos de "semejanza" y "similitud" resulta obligado realizar un minucioso análisis de cada caso concreto, mediante un estudio comparativo tanto de los grafismos utilizados como del tipo de productos a cuya comercialización se dedican las marcas enfrentadas, de tal manera que sólo después de dicho análisis es posible concluir si puede o no inducirse a error a los consumidores, teniendo en cuenta las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales y las reglas de la sana crítica y del sentido común. En este mismo sentido y en relación con la semejanza de las marcas enfrentadas, cabe hacer mención a la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2016, que con cita de las de 29 de junio y 28 de septiembre de 2004 pone de manifiesto que «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos» (en el supuesto allí enjuiciado se consideró que no existía identidad y tampoco una semejanza capaz de impedir el acceso de la marca solicitante, pues si bien había una parcial coincidencia en uno de los vocablos utilizados ("Inedit") tanto desde un punto de vista fonético, al añadirse un segundo vocablo diferenciador ("Discoteca"), como desde un punto de vista gráfico, se estimó que existían diferencias que alejaban el riesgo de confusión en el público, tal y como exige el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas). Puede igualmente hacerse referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2016, en la que con cita de las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004), se sostiene que « a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado... A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»: «[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible». Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad».

TERCERO.- Hechas las consideraciones generales anteriores, y no sin antes resaltar el casuismo propio de supuestos como el de autos, debe indicarse que esta Sala entiende que en una apreciación de conjunto de las marcas oponentes es posible advertir suficientes diferencias denominativas, aplicativas y fonéticas como para evitar la posibilidad de confusión en el consumidor medio. En efecto, en relación con la afirmación que acaba de hacerse, puesta en conexión con los razonamientos del acto impugnado, se juzga oportuno empezar poniendo de manifiesto lo siguiente:

a) el demandante solicitó la inscripción en el registro de la marca SALVAJEX (pidió que se hiciera en los caracteres estándar utilizados por la Oficina Española de Patentes y Marcas y sin reivindicación de ningún color como característica distintiva) y a dicha solicitud presentaron oposición el Sr. Sixto, titular de la marca registrada en el año 2012 LOS SALVAJES, y la Sra. Adela, titular de las marcas nº 3735303 SALVAJE MEDIA, concedida el 13 de marzo de 2019, y nº 4039365 SALVAJE MEDIA, concedida el 6 de abril de 2020.

b) solicitada en su día en forma y de manera expresa la prueba de uso por el actor en relación con la marca LOS SALVAJES, petición que hizo al amparo de lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley de Marcas, no se dio cumplimiento al trámite previsto en el apartado 4 de ese mismo artículo 21, hecho que se reconoce en la resolución recurrida pero que se obvia, o al que no se da ninguna relevancia, en virtud según se indica del principio de economía procesal y ello porque de acuerdo con las consideraciones que en ella se hacen "procede mantener la denegación de la solicitud también con base en las otras marcas oponentes", a lo que se añade que "aunque se hubiera presentado la prueba de uso respecto de la primera marca oponente, el resultado del expediente sería el mismo".

c) quiere así pues decirse que la Oficina Española de Patentes y Marcas resuelve como lo hace al entender que el riesgo de confusión que inspira la prohibición recogida en el artículo 6.1 de la Ley 17/2001 se produce entre la solicitante, SALVAJEX, y las marcas oponentes, SALVAJE MEDIA.

y d) como último dato de interés cabe destacar que se comunicó la interposición del presente recurso a los dos oponentes y que constan en el expediente debidamente acreditados los emplazamientos hechos a los mismos en aplicación del artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta jurisdicción (LJCA), sin que ninguno de ellos se haya personado en esta Sala -no obstante y de acuerdo con lo previsto en el artículo 270 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se les notificará esta sentencia por si de ella pudieran ocasionárseles perjuicios-.

CUARTO.- Una vez sentados los hechos anteriores y centrados en las marcas SALVAJEX y SALVAJE MEDIA, debe destacarse, en primer lugar, que desde el punto de vista denominativo y fonético la primera tiene un solo vocablo mientras que la segunda se identifica con dos palabras, segundo, que el término MEDIA se usa para hacer referencia a los medios de comunicación de masas y a la información difundida por los mismos, es decir y como se decía en el escrito de oposición a la solicitud "está directamente relacionado con los servicios prestados a través de los medios de comunicación" (folio 23 del expediente), lo que debe ponerse en conexión con el hecho de que el servicio o actividad para el que se solicita la marca denegada es el de "actuaciones en directo por parte de un grupo musical", y tercero, que la marca SALVAJEX tiene una X en su parte final, sonido que cuando ocupa esa posición en una palabra se pronuncia Ks, pronunciación enfática que en buena medida aleja y distingue el término SALVAJEX del vocablo oponente SALVAJE. Quiere así pues decirse que si bien existe una coincidencia parcial, que no total, en una de las palabras de las marcas enfrentadas, tanto desde el punto de vista fonético como del gráfico hay diferencias que alejan el riesgo de confusión en el público al añadirse en la marca oponente un segundo vocablo diferenciador (aunque allí era para clases distintas, eso es lo que se apreció en la sentencia antes citada del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2016 que confirmó la concesión del registro de la marca Inedit Discoteca frente a la prioritaria Inedit). Pero es que además y en segundo término, tampoco desde el punto de vista aplicativo se advierten los riesgos de confusión o asociación prohibidos por el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, afirmación respecto de la que hay que tener en cuenta que si bien es verdad que el registro se solicita para productos, servicios o actividades de la misma clase, la 41, no lo es menos que debe también considerarse la enorme amplitud y generalidad con la que se configura esa clase, que comprende principalmente los servicios prestados por personas o instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener, de suerte que en particular tienen cabida en ella los servicios de educación de personas o la doma y adiestramiento de animales, los servicios cuyos principales propósitos son el recreo, la diversión y el entretenimiento de personas y los servicios de presentación al público de obras de artes plásticas o literarias con fines culturales y educativos. Así las cosas y como se subraya en la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2018, << es necesario examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida>>, dato que en el supuesto litigioso lleva a reparar que de un lado se ofrece algo muy concreto, la actuación en directo por parte de un grupo musical -lo que podría encajar en el 410007 de la Clasificación Internacional de Niza-, y de otro una multitud de servicios, que van desde "la educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales" hasta "servicios de producción y edición de audio, vídeo, multimedia, libros y revistas", "ediciones musicales y grabaciones musicales", "servicios de publicación de contenidos de entretenimiento multimedia, de audio y de video digital" o "la organización y producción de eventos con fines de entretenimiento, deportivos, culturales o artísticos". Como señala la sentencia del Tribunal Supremo que se acaba de citar y en contra de lo mantenido en la resolución recurrida, << nada induce a pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, ni que el nuevo registro albergue un intento de aprovechamiento de la reputación ajena>> -aunque en su oposición la Sra. Adela decía que de concederse la marca del actor se estaría provocando un aprovechamiento indebido de la "larga trayectoria y reconocimiento" de su marca, lo cierto es que, como se ha dicho, SALVAJE MEDIA solo se registró en los años 2019 y 2020-, por lo que esta Sala no comparte la afirmación que se hace en aquélla en el sentido de que << el consumidor medio podrá pensar que los conciertos de SALVAJEX tienen el mismo origen empresarial que, por ejemplo, las grabaciones de música de "SALVAJE MEDIA", por lo que los signos no pueden convivir pacíficamente en el mercado>>.

QUINTO.- Descartado que el registro de SALVAJE MEDIA impida el solicitado por el demandante, debe abordarse la cuestión de si lo hace la primera marca oponente, la de LOS SALVAJES. En relación con este particular, lo primero que hay que dejar claro es que dado que no se tramitó en forma la prueba de uso, si se entendiera que existe riesgo de confusión entre aquélla y SALVAJEX lo procedente sería anular el acto impugnado para que ese trámite se llevara a cabo con las debidas y obligadas garantías para las dos partes implicadas. Sucede sin embargo que tampoco en relación con LOS SALVAJES se aprecia el riesgo de confusión prohibido por la norma, de suerte que por las mismas razones de economía procesal aducidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero operando en sentido contrario, procede anular el acto recurrido. En línea semejante con lo antes dicho debe resaltarse que tampoco hay una suficiente semejanza denominativa y fonética, pues además del uso del artículo determinado LOS en una y no en la otra, el empleo de la X en la posición final de SALVAJEX, con el sonido ks ya expresado, altera en alguna medida la pronunciación de ésta y la consecuente percepción por el oyente. Además son trasladables aquí las consideraciones antes realizadas sobre el ámbito aplicativo, de una indudable generalidad "Servicios de ocio y entretenimiento; Servicios Artísticos" frente al muy concreto de "Actividades en directo por parte de un grupo musical", a lo que hay que añadir, para terminar, que tiene razón la parte actora cuando llama la atención sobre el hecho de que siendo también semejantes las marcas LOS SALVAJES y SALVAJE MEDIA, el titular de la primera no mostró oposición al registro de la segunda, que a mayores se refería a servicios o actividades más próximas a los desarrollados por ella que la actuación en directo por parte de un grupo musical.

SEXTO.- En suma, y en atención a las consideraciones que se han efectuado, procede estimar el presente recurso y, como se solicita por la parte demandante, anular la resolución impugnada y reconocer a la misma el derecho a la inscripción de la marca nacional número 4084565 "SALVAJEX" (denominativa) para la clase 41 del Nomenclator Internacional de Marcas, decisión que no lleva consigo una especial imposición de las costas causadas al apreciarse que el supuesto litigioso ofrecía las dudas de derecho que justifican y hacen posible tal pronunciamiento con arreglo a lo establecido en el artículo 139.1 LJCA.

SÉPTIMO.- Contra esta sentencia puede interponerse el recurso de casación previsto en el artículo 86 LJCA, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación