Sentencia Contencioso-Administrativo 1238/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 2285/2021 de 29 de marzo del 2023

PRIMERO. Objeto del recurso y posición de la recurrente

El objeto del presente recurso contencioso-administrativo es la Resolución dictada el 26 de abril de 2021 por la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestima el recurso de alzada formulado contra la resolución de 22 de julio de 2020 del Jefe del Servicio de Examen de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió la inscripción de la marca figurativa EMBUTIDOS VITULIA PASIÓN POR LA CALIDAD para determinados productos y servicios incluidos en las clases 29 y 39 del nomenclátor.

En síntesis, en la demanda se expone que concurren los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para aplicar a la marca solicitada la prohibición del artículo 8.1 de la LM dado el renombre de la oponente "VITULIA" y que dicho carácter renombrado ha sido reconocido por la demandada; que las marcas son semejantes al incorporar la solicitada como elemento dominante el vocablo VITULIA, que es la denominación única de la marca oponente, que implica que los consumidores establecerán un vínculo entre ambas marcas, que resulta suficiente a los efectos del artículo 8 de la LM; que la marca impugnada se beneficiaría del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca anterior y supondría un perjuicio del carácter distintivo de la marca renombrada atendido el hecho de que a los productos farmacéuticos se les supone y exige un plus de rigurosidad que no se aplica a los productos cárnicos y embutidos, sin que exista justa causa que justifique el uso de la marca solicitada.

Se añade que existe identidad en el vocablo "VITULIA", que es el dominante, sin que el hecho de que en la marca impugnada vaya acompañado de los vocablos "embutidos" y "pasión por la calidad", carentes de distintividad por su condición de genéricos o descriptivos, merme tal posición. Y que la alegada semejanza no se ve mermada por la presencia de algunos elementos gráficos atendido que los productos o servicios acostumbran a ser solicitados y prestados de forma oral.

Sostiene que la semejanza entre las marcas, tanto a nivel denominativo como fonético, determina que exista riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente y que la comparación debe basarse en la impresión de conjunto, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes.

Solicita que se declaren nulas las resoluciones recurridas, procediendo a la denegación de la marca española nº 4.039.494 (8), "embutidos VITULIA pasión por la calidad" y diseño en clases 29 y 39, por encontrarse incursa en las prohibiciones de registro del artículo 6.1 b) y del artículo 8.1 de la Ley de Marcas.

SEGUNDO. Posición de la demandada

La demandada contesta la demanda oponiéndose a la misma y alegando, en síntesis, que para determinar la viabilidad registral de una marca ha de tenerse en cuenta la posible identidad o semejanza entre la marca solicitada y las anteriores contrapuestas y la coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, con la posibilidad de que exista riesgo de confusión.

Añade que la apreciación del carácter distintivo de un signo es de naturaleza esencialmente fáctica y no puede realizarse al margen de los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca; que los productos y servicios de la nueva marca son muy distintos a los productos designados por la marca oponente, no tienen relación entre sí y su público consumidor es distinto y su finalidad diferente, por lo que existen diferencias aplicativas.

Sostiene que es preciso efectuar una valoración global del signo, sin descomponer su unidad fonética, conceptual y gráfica, atendiendo a la estructura del signo, y que los criterios para apreciar la similitud pueden diferir según se trate de comparar marcas denominativas simples, complejas o gráficas o mixtas; que la unión de varios elementos bien entre sí, bien con otros elementos que individualmente considerados carecen de distintividad, pueden conferir al signo carácter distintivo ( artículo 5 de la Ley de Marcas). Solicita la desestimación del recurso.

TERCERO. Posición de la codemandada

La codemandada se opone a la demanda y, en síntesis, aduce que el informe aportado por la actora carece de objetividad ya que valora la notoriedad de una marca partiendo de que es conocida; que resulta insuficiente que la marca tenga una cuota de mercado amplia en una categoría dentro de un subgrupo de medicamentos si no se acredita la superación de la barrera del conocimiento profesional sanitario y la existencia de algún grado de conocimiento del público general.

Aduce que, aunque se reconociese el renombre de la marca oponente, no existiría riesgo de confusión dado el diferente ámbito aplicativo que no induce a pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o empresas vinculadas.

Añade que la marca impugnada no incurre en prohibición relativa ( art.6.1.b) de la LM); que la marca anterior carece de distintividad más allá de su carácter distintivo intrínseco y que los ámbitos aplicativos son claramente distintos. Y que en la marca impugnada el elemento dominante es el término VITULIA, como ocurre en la marca oponente, pero al añadir el elemento descriptivo EMBUTIDOS Y PASION POR LA CALIDAD se produce un alejamiento de las denominaciones en el mercado. Solicita la desestimación del recurso.

CUARTO. De la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas

La actora fundamenta el recurso no solo en que la concesión del registro de la marca impugnada infringe la prohibición contenida en el artículo 8 de la Ley de Marcas sino también en que infringe la prohibición relativa contemplada en el artículo 6.1.b) del mismo texto legal.

Conforme al régimen actual, el artículo 6. 1, a) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por lo tanto, para que la marca no tenga acceso al registro se exige la identidad o semejanza fonética y concurrentemente la identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir. Siendo así, existe la posibilidad de la inscripción de una marca cuya denominación a otra idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea renombrada puesto que el artículo 8 de la Ley de Marcas en su redacción establecida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados establece que no podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

El artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, concepto de marca, determina: " Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a ) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular".

En relación con la prohibición relativa de registro contemplada en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014 (recurso 3415/2012) dice: " (...) en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la cuasi identidad de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa".

Y la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) señala que " (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible".

Han de ser examinados los aspectos relativos a la identidad o semejanza de los signos, la identidad o similitud de los productos y servicios y la posibilidad de que se genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

En el presente caso, dado que el conflicto se genera con una marca anterior, ha de analizarse la cuestión a partir de la valoración del grado de similitud de ambas marcas consideradas en su conjunto y teniendo en cuenta la posibilidad de confusión por parte los usuarios o los operadores en el segmento de mercado en el que concurren.

La marca oponente es de carácter denominativo, formada únicamente por el vocablo VITULIA. La marca impugnada "EMBUTIDOS VITULA PASION POR LA CALIDAD" es de carácter mixto, que incluye los vocablos Embutidos, Vitulia (enmarcada en un gráfico de color rojo) y Pasión por la calidad.

En la comparación de las marcas de carácter mixto no puede obviarse la presencia de elementos gráficos. Así, la STS 15 abril 1996 (Rc 8442/1992) señala que el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta "(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares ", por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo, como indican las SSTS 7 junio 2005 (RC 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (RC 2264/2004).

La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2011, recurso 4771/2010, expresa que "en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria".

Y en la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2017, recurso 1317/2014, se dice: "Asimismo, hemos afirmado en varias sentencias recientes (por ejemplo, 98/2016, de 19 de febrero , 302/2016, de 9 de mayo , 382/2016, de 19 de mayo , o 419/2016, de 20 de junio ), que para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. En el caso de marcas mixtas, su distintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos ( sentencia de esta Sala de 10 de junio de 1987 ), que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana ). Ya que como dijo la STJCE de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer , "[e]l consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar".

El distintivo gráfico de la marca impugnada encierra el elemento denominativo y el signo se inicia con el vocablo Embutidos. Esta posición inicial determina que dicho vocablo no tenga un papel secundario en el total del conjunto denominativo, permitiendo establecer una diferencia gráfica, fonética y conceptual (al hacer referencia a su ámbito aplicativo) con el signo anterior. Debe resaltarse, además, que el gráfico es de color rojo, lo que contribuye a descartar la impresión del consumidor de que los signos son similares en el plano visual.

Los ámbitos aplicativos de las marcas enfrentadas son claramente diferentes. Así, la marca impugnada se solicita para: cl.29: productos cárnicos; productos cárnicos procesados; embutidos; embutidos de carne y para la cl.39: servicios de distribución, reparto, transporte, etiquetado y almacenaje de productos cárnicos.

Los productos designados por la marca oponente se incluyen en clase 05 para "productos farmacéuticos y veterinarios; substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para curas (apósitos); materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes de uso médico, productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas, herbicidas".

En el escrito de conclusiones, la parte actora señala que existe semejanza entre los productos de la clase 29 y los de la clase 5 ya que la marca oponente distingue entre productos farmacéuticos, veterinarios y substancias dietéticas para uso médico y alimentos para bebé. No puede compartirse este criterio dadas las evidentes diferencias aplicativas entre los productos y servicios incluidos en las citadas clases. La inclusión del vocablo Embutidos encabezando la marca aleja el riesgo de confusión o asociación en el consumidor entre este producto y los relativos a alimentos para bebés.

Ha de insistirse en que el riesgo de confusión o asociación por parte del público debe apreciarse teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto y que la apreciación global de ese riesgo implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados ( STJCE C-39/97, Canon, párrafo 17 et seq.). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ( STJCE, Gut Springenheide y Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, párrafo 31).

Y en la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2013 (RC. 3053/2012) se expresa que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica, en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general a la vista de las características propias de las marcas opuestas, a fin de juzgar sobre su compatibilidad respectiva en función de los componentes singulares que presenten.

Lo expuesto permite concluir que existen diferencias suficientes entre las marcas opuestas para eliminar el pronóstico de confusión o asociación en el consumidor medio y, por lo tanto, no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001.

QUINTO. De la prohibición del artículo 8 de la Ley de Marcas

La actora sostiene que, por ser su marca renombrada, resulta procedente denegar la solicitada por aplicación del artículo 8 de la Ley de Marcas.

La resolución recurrida dice: " En este caso, y aun reconociendo el renombre de las marcas oponentes, no resulta de aplicación el art. 8 LM pues el uso de la marca solicitada para productos cárnicos y transporte de los mismos... no obtendrá una ventaja desleal de carácter distintivo o renombre de las marcas anteriores, ni tampoco resultará perjudicial para dicha distintividad ni renombre, habida cuenta de lo alejado de los ámbitos aplicativos. Así, dado que designan productos y servicios muy dispares, el consumidor no establecerá ninguna conexión ni relación entre los signos en liza.

En definitiva, pues, las marcas pueden convivir pacíficamente en el mercado".

En lo que concierne a la prohibición aplicable en los supuestos de marcas renombradas, el artículo 8.1 de la Ley de Marcas, en su actual redacción establece: " No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o , si se trata de una marca de la Unión , en la Unión Europea , y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior , o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre ".

Se resalta por la actora que la resolución recurrida reconoce el carácter renombrado de la marca VITULIA. En la contestación a la demanda formulada por la demandada nada se dice sobre este particular mientras que codemandada aduce que la resolución impugnada no declara que la marca oponente sea renombrada sino que se limita a hacer referencia al supuesto de que, aunque así fuera, tampoco procedería la denegación de la inscripción.

Se comparte el criterio de la codemandada, debiendo resaltarse que la resolución dictada en alzada no expresa las razones por la que la marca oponente debería ser considerada renombrada. Si bien la redacción podría haber sido más clara, lo cierto es que el empleo del adverbio aun (sin tilde), que es sinónimo de "incluso", permite concluir en el mismo sentido que la codemandada, es decir, la Oficina Española de Patentes y Marcas no reconoce que la marca sea renombrada sino que se limita a decir que, incluso aunque lo fuera, tampoco sería aplicable el artículo 8.

Como se ha señalado, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza de tal modo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación sea idéntica o semejante a otra si los productos o servicios son distintos, salvo que la marca prioritaria sea renombrada, correspondiendo a la actora acreditar el carácter renombrado que reivindica. En este sentido, la actora reitera en esta vía jurisdiccional la prueba ya presentada en vía administrativa que, en esencia, consiste en informe efectuado por la empresa Integrated Virtual Solution. En síntesis, en el informe se señala que:

-La marca VITULIA se encuentra en el mercado desde 1964 y se utiliza como suero estéril y líquido de lavado; se trata de una marca de alta notoriedad dentro y fuera del mercado farmacéutico, que ha superado la barrera del conocimiento exclusivo del personal sanitario y se ha extendido a la población general en España.

-Dentro del mercado farmacéutico pueden identificarse más de 314 submercados entre los que se encontraría el perteneciente al subgrupo K 01B, soluciones estándar, al que pertenece VITULIA, y la cuota en este mercado superaría el 90%; que se han comercializado 3,2 millones de unidades por año y 3,9 millones de euros, por lo que se sitúa entre las 500 primeras marcas del mercado farmacéutico general y primera marca en el submercado específico.

-Los gastos comerciales atribuidos a la marca ascendieron a 222.300 euros en el año 2019, incluyendo salarios red de ventas, salarios del departamento comercial central y gastos de promoción, siendo estos últimos de 55.575 euros en dicho año. Añade que la promoción ha ido siempre dirigida a profesionales sanitarios y la aparición de VITULIA en Google y redes sociales es irrelevante ya que es un medicamento financiado por el Sistema Nacional de Salud y está prohibida su publicidad.

La actora aduce que el conocimiento de su marca trasciende del ámbito de los productos sanitarios o farmacéuticos pero no aporta prueba adecuada para justificar estas alegaciones, como sería, por ejemplo, un estudio de mercado relativo a la percepción pública de la marca. Tampoco se aportan datos comparativos del mercado que permitan evaluar la magnitud relativa de la inversión de promoción en relación a otras marcas en el sector farmacéutico y no resulta indicativo ni el giro económico de la empresa ni el valor estimado de la marca puesto que lo que ha de acreditase es el conocimiento actual de la marca por el público en general en un mercado geográfico significativo. En suma, la actora no ha acreditado el carácter renombrado que afirma. Y por todo ello, el recurso ha de ser desestimado.

SEXTO. Costas

Corresponde imponer las costas causadas en este proceso a la parte actora cuyas pretensiones han sido desestimadas, si bien con el límite máximo de 1.000 euros, IVA incluido, correspondiendo 500 euros a la demandada y 500 euros a la codemandada, al amparo del atículo 139 LJCA.

Considerando los fundamentos mencionados,