Sentencia Contencioso-Administrativo Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 219/2015 de 07 de Marzo de 2018

Encabezamiento

T.S.J.C.V
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Primera
Ordinario nº 1/219/2015
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
En la Ciudad de Valencia, a siete de marzo de 2018.
VISTO por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. D. Mariano Miguel Ferrando Marzal,
Presidente, D. Carlos Altarriba Cano, D. Desamparados Iruela Jiménez, D. Estrella Blanes Rodríguez y D.
Laura Alabau Martí, Magistrados, han pronunciado la siguiente:
SENTENCIA Nº: 162
En el recurso ordinario tramitado con el nº 219/2015 interpuesto contra la resolución de 26 de octubre de
2015 de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se confirma en alzada la que denegaba registro
de la marca ICARS, han sido parte como demandante Interceptor Cars S.L., representada por el Procurador
de los Tribunales D. Emilio Sanz Osset bajo la dirección letrada de D. Fernando López Prats Lucea; como
demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas representada y defendida por el Abogado del Estado D.
Marta Chamorro Oter; y codemandada Mapfre España Seguros y Reaseguros S.A. representada por D. Ana
María Ballesteros Navarro, Procurador de los Tribunales y defendida por D. Jesús López Montero, Letrado
siendo Magistrado ponente la Ilma. Sra. D. Laura Alabau Martí.

Antecedentes

PRIMERO . Por el citado particular se interpuso recurso contencioso administrativo ante esta Sala del TSJCV contra la resolución expresada, interesando se recabara el expediente administrativo, se emplazara al demandado, y se diera traslado para formalizar demanda.



SEGUNDO .- Por repartido a esta Sección y admitido a trámite el recurso, se dio traslado de la misma al demandado, recabándose al propio tiempo el expediente administrativo, que tras ser remitido se puso de manifiesto al actor, y presentada la oportuna demanda en que expuestos los hechos y fundamentos de Derecho termina por solicitar se tenga por interpuesta demanda contra la resolución y se dicte sentencia revocando la resolución recurrida y concediendo el expediente de marca nº 3517749 'icars' mixta en clases 35, 37 y 42, y mande oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas con estos extremos.

Por la demandada se contestó oponiéndose en los términos que obran en autos; así como por la codemandada una vez personada

TERCERO . Abierto el juicio a prueba y previa declaración de pertinencia, se llevó a cabo la propuesta por las partes, consistente en documental, con el resultado que obra en autos, y formulando sus conclusiones, se señaló para la votación y fallo el día 28 de febrero de 2.018.



CUARTO .- Se han cumplido todas las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO .- 1. Por medio de la resolución expresada en el encabezamiento ha sido denegada a la mercantil actora el registro de la marca ICARS en clases 35, 37 y 42 para 'venta, reparación y diagnóstico de automóviles' por considerarla incursa en la prohibición contenida en el art. 6.1 b) de la Ley de Marcas , relativa al registro como marcas de los signos que sean idénticos o semejantes a una marca anterior y que, por ser idénticos o semejantes a productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público y asociación con la marca anterior. En el caso concreto, relativo al registro por la oponente de la marca YCAR registrada para las clases 9, 35, 37 y 42.

2. Por la parte recurrente se formula demanda en cuyos motivos alega que no existe el más mínimo riesgo de confusión en el mercado por la ausencia de identidad o semejanza entre los signos enfrentados en sus aspectos denominativo, fonético, conceptual e incluso aplicativo.

En relación a la interpretación que el Examinador realiza del art. 6.1 LM y en cuanto a la concurrencia de los criterios gráfico, fonético y conceptual, donde afirma 'bastará concurrencia de cualquiera de ellos para poder afirmar la incompatibilidad de los signos', sostiene la parte que no existe ninguna semejanza gráfica, comparados los respectivos logotipos en su escrito de demanda, ni en cuanto al tipo de letra empleado, ni los colores, ni las letras.

En cuanto al criterio fonético, afirma que no existe identidad pues la marca solicitada de origen anglosajón se pronunciaría 'AiCARSS', mientras que la oponente sería 'ICAR', siendo perfectamente distinguible la grafía latina de la griega para cualquier consumidor. La semejanza 'car' carece de entidad suficiente para impedir el registro, pues existen infinidad de marcas registradas que cuentan con dicho sufijo, listando la parte un total de catorce, de ámbitos nacional, comunitario e internacional, todas coincidentes en alguna de las clases solicitadas.

Existen diferencias conceptuales pues la denominación Ycar carece de significado literal por ser un término de fantasía, mientras que la solicitada Icars constituye una simplificación de la denominación social de la actora, Interceptor Cars S.L., por lo que no se cumple ninguno de los tres criterios de incompatibilidad analizados.

En cuanto a la doctrina del TJCE citada, precisamente beneficia a la parte por cuanto indica la necesidad de valorar todos los factores en su conjunto en cuanto el riesgo de confusión implica una cierta interdependencia.

3. Por la Administración demandada se sostuvo oposición a la demanda fundada en considerar que analizados los criterios de registro previstos en el art. 6 LM , traen razón de la necesidad de garantizar la protección al titular de los derechos de marca en cuanto a distinguir en el mercado sus productos o servicios respecto de otros, como también a los consumidores respecto del riesgo de confusión, y como indica la doctrina que cita, presenta un aspecto funcional de eficacia distintiva, y otro aspecto teleológico en cuanto evitar la confusión. Analiza a continuación los conceptos parecido, semejanza y similitud, en cuanto a los signos y su campo de aplicación.

Existe una semejanza fonética al considerar que el mercado a que se dirige es español, y el fonema correspondiente a los morfemas 'i' e 'y' es idéntico, /i/, citando sentencia de esta Sala y Sección. En cuanto a la 's' final, resulta prácticamente muda por lo que no constituye una diferencia perceptible.

Respecto a los campos aplicativos, la marca solicitada se pretende para diversos servicios relativos a talleres de automoción, clase 35; servicios relativos a asistencia y reparación de averías de vehículos, y estaciones de servicio, clase 37; y diagnóstico electrónico de averías de vehículos, clase 42.

La marca oponente está registrada para clase 9, publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina en clase 35 (talleres de automoción), así como servicios de reparación e instalación clase 37; por lo que considera plena la coincidencia aplicativa, y riesgo de confusión en el público.

4. Por la codemandada se opuso al considerar que aunque el solicitante redujo el campo de aplicación a 'reparación y mantenimiento de vehículos, reparaciones eléctricas, lavado engrase limpieza y pulido de automóviles, pintura, recauchutado, asistencia en caso de avería, estaciones de servicio, y diagnóstico electrónico, le fue denegada al considerar que concurren los riesgos de confusión con la marca oponente.

Analiza los precedentes citados por la parte actora, así como denegaciones sobre marcas semejantes.

En orden a la comparativa, afirma que en la marca mixta solicitada el gráfico del coche nada añade pues resulta difuminado y casi imperceptible, mientras que el morfema 's' únicamente representa el plural de la denominación, insuficiente para distinguir según precedentes que cita. La identidad fonética es determinante en la publicidad oral (radio).

Existe identidad en los campos de aplicación, pues la marca oponente se emplea para designar un seguro de automóviles para jóvenes, y los talleres asociados para su reparación, mientras que la solicitante se destina también a la reparación de vehículos.



SEGUNDO . En definitiva, la resolución se circunscribe a denegar el registro de la marca por considerarla incursa en las prohibiciones previstas en el art. 6.1 b) de la Ley de Marcas : 1. No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Examinadas las alegaciones de las partes, el expediente y la prueba documental propuesta, como afirma la parte recurrente, efectivamente el razonamiento contenido en la resolución impugnada parece contradictorio, pues por un lado afirma 'la semejanza entre los signos debe determinarse conforme a los criterios gráfico, fonético y conceptual. Basta la concurrencia de cualquiera de ellos para poder afirmar la incompatibilidad de los signos', para citar a continuación doctrina del TSJCE en que se afirma 'para apreciar la similitud de productos o servicios designados procede tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre productos y servicios'.

Y es que efectivamente la Jurisprudencia acoge este último criterio, es decir, el juicio de similitud y de riesgo de confusión se realiza considerando todos los elementos concurrentes en su conjunto, tanto en lo relativo al signo, como a su campo de aplicación, según las reglas de la sana crítica, y de sentido común, sin que por tanto la mera coincidencia de alguno de tales elementos, determine la legitimidad de la denegación de registro.

Así, la STS 147/17 de 27 de septiembre rec 557/16 : Esto ya nos debería llevar a desestimar el recurso ya que, como hemos señalado antes, la jurisprudencia, para denegar la inscripción de la marca, exige la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, de modo que al no apreciarse ya semejanza denominativa, resulta innecesario analizar si hay identidad o semejanza en los servicios o productos. Pero es que, además, circunstancia de identidad de campos aplicativos sólo concurre con la marca API, por su referencia a los servicios de la clase 36, pero no con el nombre comercial oponente que tiene como productos y servicios los de la clase 41, 42 y 45, diferentes de los de la clase 36 de la marca registrada impugnada.

Por ello, no cabe estimar riesgo de confusión (asociación) para los consumidores, a lo que haya que añadir que los precedentes administrativos invocados en la demanda no vinculan la decisión que se debe adoptar ahora pues lo que debe hacerse es comparar las marcas enfrentadas bajo los criterios legales contenidos en la Ley e interpretados por la jurisprudencia. Tiene declarado el Tribunal Supremo que 'en esta materia no opera con plena virtualidad el precedente administrativo que, por sí, no vincula a la jurisdicción' ( TS 3ª S 22/12/2009, recurso nº 5748/2008 ).» La STS 699/17 de 21 de abril rec 1004/16 , establece un razonamiento que contraría por completo el contenido en la resolución: 'Basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca, es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios'.

Ese razonamiento conduce lógicamente a la estimación del recurso contencioso administrativo respecto de las marcas oponentes que la propia Sala cita en la página ocho de su sentencia, porque al ser distintos los productos tales marcas no pueden constituir, según la propia Sala tenía dicho en el pasaje reproducido, ningún obstáculo para la concesión de la marca solicitada para otros productos distintos.

Exposición pormenorizada e histórica de los elementos de análisis se efectúa en STS 2124/16 de 30 de septiembre rec 2363/15 con cita de la STSJ Madrid de 29 de abril de 2015 : « [...] El artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas prohíbe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual contra marca, nombre comercial o rótulo del establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares que pueden conducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

En este sentido, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, regula las Prohibiciones relativas en su artículo 6 disponiendo lo siguiente: '1. No podrán registrarse como marcas los signos: que sean idénticos a una marca anterior que designe productos servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.' Es criterio jurisprudencialmente establecido, que la interpretación de este precepto de idéntica redacción que el art. 12 de la Ley anterior que contenía idéntica prohibición, debe hacerse sobre la base del concepto de marca reconocido en el art. 1º de la Ley 32/1988 como 'todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona', de ahí que una determinada configuración en los términos indicativos del artículo 2 de la misma ley deba presentar un doble aspecto en cuanto que funcionalmente debe poseer una suficiente y necesaria eficacia distintiva y teleológicamente debe evitar cualquier tipo de confusión.

En relación con la semejanza, la Jurisprudencia ( Ss. de 3-7-85 , 7-2-87 13-7-89 y 17-7-89 , entre otras) ha declarado que aquélla es un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido ha de quedar fijado en función de los datos fonológicos, los criterios sociales y los usos comerciales más generales, valorados conforme a las reglas de la sana crítica o buen sentido común.

Pues bien, hay que recordar que ya el Estatuto de la Propiedad Industrial prohibía en su artículo 124 la semejanza fonética entre las marcas, aludiendo así a un concepto jurídico indeterminado cuya realidad ha de ser apreciada en función de los datos fonológicos y de las pautas generales del comportamiento colectivo ( STS 13 febrero 1987 ), con una valoración conjunta según el sentido común y no técnico ( SSTS 12 noviembre de 1992 y 23 octubre de 1992 ), teniendo presente tanto la protección del consumidor como evitar la confusión en el mercado ( STS 17 septiembre de 1993 ). Asimismo, la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, incluye como riesgo de confusión en el público el riesgo de asociación con la marca anterior.

En este sentido, la jurisprudencia ha señalado con reiteración que el criterio esencial para determinar la compatibilidad o no entre los nombres de marcas enfrentados, debe consistir en que la semejanza fonética y gráfica se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras un parangón meramente sintáctico, sin más que una sencilla visión o audición del conjunto que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, buscando el significado de las palabras o su idea evolutiva, ni que descienda a disposiciones léxico-gramaticales, pues para la convivencia lo esencial es que lo signos que se presenten en el mercado no induzcan a error al consumidor ( TS.SS 24 feb , 74 , 28 feb. 76 y 10 enero 80 ). Como factores complementarios, no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas y como criterio auxiliar, figura el elemento conceptual o semántico, que no constituye motivo legal determinante pero acentúa o disminuye o incluso en algún caso ha excluido el parecido inicial ( TS. SS 5 y 14 de nov . y 2 de dic. 74 , 3 y 13 de febrero de 1.975 ). Un segundo factor complementario consiste en la naturaleza real de los objetos o servicios, con independencia de su catalogación en el Nomenclátor oficial; tal factor, desprovisto de influencia decisiva, puede ser utilizado de modo indirecto y coadyuvante para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado ( TS.SS 3 , 13 , 20 y 26 feb . 7 , 20 y 26 mar ., 18 , 21 , 22 , 28 y 30 de mayo , 2 , 14 , 17 y 28 jun ., 3 jul . y 9 oct. 1975 ).

El bien jurídico protegido pues, con dicho precepto, es tanto el derecho de una empresa a su propio prestigio sin que otra pueda aprovechase del mismo, como la transparencia en el mercado que garantice la libertad de elección del consumidor sin inducción a equívocos.

Por ello, la denegación de acceso registral descansa en la doble circunstancia del parecido nominativo y del riesgo de confusión en el mercado, sin que sea suficiente la existencia de cualquier semejanza que no impida la coexistencia pacífica en los canales de comercialización de los distintivos enfrentados. No obstante, los conceptos de 'semejanza' y 'similitud' al ser abstractos obligan a realizar un minucioso análisis de cada caso concreto por parte de los Tribunales, mediante un estudio comparativo tanto de los grafismos utilizados como del tipo de productos a cuya comercialización se dedican las marcas enfrentadas, de tal manera que sólo de dicho análisis se puede concluir si puede o no inducirse a error a los consumidores, teniendo en cuenta las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales y las reglas de la sana crítica y del sentido común.



CUARTO .- En nuestro caso examinando en primer lugar los elementos que integran el signo, vemos que no existe coincidencia gráfica entre la marca solicitada y la opositora: La marca solicitada no sólo es mixta en cuanto asocia letras e imagen o dibujo (un coche), sino que los morfemas son distintos, consignando 'i' en lugar de 'y' añadiendo 's'. Completamente distinto es el diseño gráfico del signo tanto en cuanto a la forma o tipo de letra, como a los colores asignados, sin que se aprecie riesgo alguno de confusión gráfica.

La semejanza fonética indudable existente entre los signos ha de analizarse en relación a la realidad del mercado y habitualidad del empleo de los que son objeto de análisis en nuestro caso.

Así, el prefijo 'i' fonéticamente idéntico en español al asignado a la grafía 'y' como vocal, es empleado en forma asociada a numerosos productos: i-phone, i-pad, i (como acrónimo de 'información'), resultando que en tales casos la asociación a un nombre común en idioma inglés, determina su fonética 'ai', que no 'i'. Tal sería el caso aplicable a 'iCars'.

Por otra parte, no es completamente cierto que la 's' resulte muda en la pronunciación del signo; más bien es la 'r' que queda demudada por la 's'.

De ahí que el mero registro de la marca 'Ycar' no permita al oponente apropiarse del prefijo 'i' asociado a un producto de uso común, máxime cuando no ha registrado 'icar' sino 'ycar'.

Concurre también la diferencia conceptual invocada por la actora: el signo 'iCars' procede de un acrónimo de su propia denominación social, Intercerptor Cars S.L., mientras que en el caso de la compañía aseguradora Mapfre, la marca registrada para su empleo como veremos, en un concreto producto, consiste en una denominación de fantasía que asocia un prefijo infrecuente, 'y', al nombre común en inglés de un objeto relacionado con su producto, que no del producto mismo.

Por último en cuanto a los campos de aplicación, la coincidencia es remota.

Así, ante la oposición formulada por Mapfre, que en definitiva emplea la marca 'Ycar' como denominación de un seguro de automóviles, la solicitante renunció a los epígrafes 'servicios publicitarios y de propaganda, información comercial y de negocios, gestión y organización comercial, importación exportación franquicias, todos relativos a talleres de automoción clase 35; manteniendo únicamente las correspondientes a clase 37 y 42, en definitiva reparación de vehículos y estaciones de servicio, y venta de vehículos en talleres clase 35.

El registro de Mapfre para la clase 35 se limita a los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales administración comercial y oficina, sin que comprenda por tanto la venta de automóviles (el producto asociado consiste en un seguro de automóviles).

El tema de la reparación de automóviles a que vendrían asociados los epígrafes 37 y 42 únicamente guardaría relación con los talleres que prestan servicios para el titular de la marca oponente, pero no los presta directamente el titular de la marca, ni acredita que tales talleres estén autorizados para emplearla, de ahí que la coincidencia de campos, asociada a 'vehículos', se presenta vaga e imprecisa, sin sustantividad suficiente para determinar el riesgo de confusión, tratándose en definitiva de la solicitud de registro de una marca para talleres de automóviles, frente a la oponente consistente en un seguro de automóviles.

No se aprecia por tanto similitud relevante ni riesgo de confusión.



QUINTO. Por todo lo expuesto procede la estimación del recurso y de conformidad con lo establecido en el artículo 139 LJCA , la imposición a las demandadas de forma solidaria de las costas causadas, si bien en aplicación del apartado 3º del mismo precepto, se limitan en 1.500 € por todos los conceptos.

Vistos los preceptos legales citados por las partes, concordantes y demás de general aplicación.

Fallo

Debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por Interceptor Cars S.L siendo demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas; y codemandada Mapfre España Seguros y Reaseguros S.A. contra la resolución referida en el encabezamiento y en su consecuencia la anulamos, con todos los pronunciamientos favorables.

Se imponen a las demandadas las costas causadas, con el límite previsto en el Fundamento Jurídico anterior.

Esta Sentencia no es firme y es susceptible, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , de recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación justificando el interés casacional, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016).

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación: leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. magistrado ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como letrada de la administración de justicia, certifico.