Sentencia Contencioso-Administrativo 273/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 386/2022 de 12 de mayo del 2023

PRIMERO.- Se impugna en el presente procedimiento la resolución dictada en fecha 4 de abril de 2022 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por medio de la cual se estima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución dictada el 30 de agosto de 2021, y en definitiva, se acuerda la concesión de la marca PROMOESPACIOS para servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional.

En la resolución impugnada se procede a comparar el signo que pretende acceder al registro, "PROMOESPACIOS" (denominativa), con la marca oponente "Inmobiliaria Espacio" (figurativa), ambas registradas para servicios de la clase 36 del Nomenclátor internacional.

Se considera que desde el punto de vista fonético y conceptual los signos enfrentados comparten la palabra "espacio". Sin embargo, este término tiene un débil carácter distintivo en relación con los servicios reivindicados en la clase 36 del nomenclátor (servicios inmobiliarios) toda vez que alude a la finalidad de los mismos, esto es, a la gestión de espacios.

Por lo tanto, al tener el vocablo común un carácter distintivo débil debe excluirse de la comparación pues el público relevante centrará su atención en los elementos diferenciadores de los signos enfrentados, esto es, en su distinta estructura (una palabra: "promoespacios" frente a dos: "inmobiliaria Espacio"), así como a la especial configuración gráfica de la marca oponente. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta la importancia del factor tópico, esto es, debe otorgarse un peso destacado al hecho de que sean coincidentes o dispares las sílabas que encabezan las correspondientes denominaciones pues el público las lee de izquierda a derecha.

Por tanto, se considera que las diferencias apuntadas permiten individualizar suficientemente los registros enfrentados, de manera que serán percibidos como realidades distintas por el público interesado.

En cuanto al ámbito aplicativo, la nueva marca se solicita para "servicios inmobiliarios" en la clase 36 del nomenclátor internacional. Por su parte, la marca oponente está registrada, entre otros, para los siguientes servicios: "Servicios de administración de inmuebles, servicios inmobiliarios" en la misma clase. Por lo tanto, existe identidad aplicativa.

Se considera que no concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas pues el término que comparten los distintivos es débil en relación a los servicios designados, existiendo por lo demás suficientes disparidades tanto fonéticas como visuales para que las marcas puedan convivir pacíficamente en el mercado.

SEGUNDO.- La parte recurrente comienza la exposición de su demanda afirmando que se trata de una empresa que goza de gran acreditación y prestigio en el sector de la construcción en general y de las actividades inmobiliarias en particular, destacando diversos proyectos que ha llevado a cabo en España y en el extranjero, citando Torrespacio o Centro Canalejas Madrid.

Considera que entre los signos existe una práctica coincidencia fonética en sus elementos realmente distintivos y caracterizadores, en los vocablos por los que inevitablemente serán conocidas las dos marcas comparadas cuando sean pronunciadas ESPACIOS y ESPACIO que las caracterizan, además de existir entre ellas igualmente una total identidad de ámbitos aplicativos.

No existe duda alguna de que el elemento absolutamente dominante de la marca solicitada es el término ESPACIOS, ya que la partícula PROMO, claramente alusiva a promociones, y como tal, totalmente genérico en relación a los servicios inmobiliarios, resulta por tanto claramente subsidiaria de la anterior. La nueva marca no presenta ningún elemento o diseño gráfico que le pueda conferir un mínimo carácter diferencial con respecto al signo previamente registrado.

Nos encontramos comparando marcas que se destinan a distinguir exactamente los mismos servicios inmobiliarios de la clase 36 del nomenclátor. Se constata una absoluta identidad entre los mismos.

Critica que la Oficina haya considerado la debilidad del término ESPACIO-ESPACIOS en relación con los servicios inmobiliarios, produciéndose una indebida restricción de un derecho marcario reconocido por la misma oficina registral, que además va en contra de la jurisprudencia más acreditada que establece que los signos registrados no pueden ser tachados de genéricos, desplegando plena fuerza obstativa en tanto en cuanto los mismos no sean anulados en el procedimiento correspondiente.

Existen, además, precedentes de supuestos similares que han sido denegados por la Oficina. Cita "Espacio Real Estate" así como "Espacios singulares", considerando que se trata de casos que guardan un claro paralelismo con el caso que nos ocupa en el presente recurso.

El Abogado del Estado, por su parte, solicita la desestimación del recurso interpuesto citando los argumentos de la resolución impugnada.

Por su parte, la codemandada INDUSTRIAS CLAVIJO S.L. solicita igualmente la desestimación del recurso interpuesto.

Argumenta a tal fin que el término ESPACIO, de acuerdo con el diccionario de la RAE, ostenta el significado, entre otros de "capacidad de un terreno o lugar", por lo que es claro que resulta cuando menos débil a efectos distintivos en relación con los servicios de la clase 36 del nomenclátor internacional.

Resulta evidente que entre los signos "Promoespacios" e "Inmobiliaria Espacio" existen evidentes disparidades gráfico-visuales y fonético denominativas en sus respectivos objetos que evitarán sin duda cualquier riesgo de confusión y/o asociación, pudiendo convivir pacíficamente en el mercado.

Así, la marca objeto de la presente litis se configura en un único término, "PROMOESPACIOS", escrito en letras mayúsculas de imprenta, el cual carece de significado, por lo que puede considerarse como un término de fantasía.

Por su parte, la marca de la Unión Europea oponente se configura de la expresión de dos términos "INMOBILIARIA ESPACIO", escrito el primero en letras minúsculas de color azul cielo y el segundo, de mayor tamaño, en letras asimismo minúsculas, salvo la "E" inicial que es mayúscula, de un color más oscuro, disponiéndose sobre la letra "I" a modo de punto una figura romboide del mismo color azul claro que el vocablo "INMOBILIARIA", y de un particular elemento de carácter gráfico constituido por una figura cuadrangular de fondo azul oscuro (mismo color que el del término "ESPACIO") dentro del cual se incluye una figura romboide de color azul claro.

La marca objeto de la litis se configura de un único elemento verbal, el término de fantasía "PROMOESPACIOS", mientras que la marca oponente se conforma con una expresión de dos términos "INMOBILIARIA ESPACIO", lo cual supone una evidente disparidad estructural denominativa.

Además la secuencia vocálica es dispar y existe un diferente número de sílabas que configuran los respectivos elementos verbales.

Existe asimismo absoluta disparidad gráfica y visual y en definitiva no existe riesgo de confusión o asociación entre los dos términos.

TERCERO.- Expuestas ya la resolución impugnada, los antecedentes del caso y las posiciones de las partes, el análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor:

"Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular".

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que "(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible".

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta, el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fin de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas, STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

CUARTO.- Por consiguiente, dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas, es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta "(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares", por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas, SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002 ) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004 )].

QUINTO.- Pues bien, aplicando las anteriores consideraciones al caso de autos, la Sala considera que procede, de manera inexorable, la estimación del recurso contencioso-administrativo, al concurrir la prohibición relativa prevista en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.

En primer lugar, entendemos que existe similitud entre los signos. Si procedemos a comparar ambos (Inmobiliaria Espacio y PROMOESPACIOS), observamos que se trata de signos semejantes en los que el vocablo "espacio" es el dominante en ambos, y ello por las siguientes razones: (i) porque aun cuando se considere un término débil, tiene mayor fuerza distintiva que los vocablos "inmobiliaria" y "promo", siendo estos últimos más descriptivos y genéricos en relación con los servicios inmobiliarios que se tratan de proteger

; (ii) porque en el signo oponente, la palabra Inmobiliaria se encuentra escrita en un tamaño de letra mucho menor que el vocablo Espacio.

Y es que, coincidiendo ambos signos en el término "Espacio", los elementos adicionales no comunes tienen escasa fuerza distintiva, al guardar una gran relación con los servicios inmobiliarios que se tratan de proteger.

En este sentido, tiene razón la parte recurrente cuando afirma que el signo registrado, aun cuando pueda tener un carácter genérico, tiene fuerza obstativa en tanto no sea anulado en el correspondiente procedimiento. En efecto, como esta Sala y Sección ya ha señalado en precedentes ocasiones, si bien es cierto que el riesgo de confusión es tanto mayor cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior, no cabe sin embargo excluir tal riesgo cuando el carácter distintivo de la marca anterior sea escaso, de manera que puede existir riesgo de confusión debido a la similitud de los signos y los productos o servicios designados. Al estar ya la marca registrada, no consideramos que su escaso carácter distintivo sea un argumento para negarle protección en el caso de que otra posterior utilice el mismo vocablo dominante, "Espacio", antepodniéndolo simplemente del vocablo "promo", ya que este último, puesto en relación con los servicios protegidos, evoca la idea de promociones inmobiliarias.

El carácter figurativo de la marca prioritaria, frente al carácter denominativo de la aspirante, tampoco contribuye a su distinción y ello, por cuanto, el diseño de la primera no es lo suficientemente distintivo como para contrarrestar la similitud denominativa y fonética señaladas. Además, y a tal efecto, debemos tener en cuenta la doctrina general sobre el predominio del elemento denominativo de las marcas mixtas, en las que el público demanda los productos y servicios señalándolos por su denominación y no gráficamente. Y ello por cuanto en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre todos los demás elementos integrados en la marca, ya que es de manera oral, y con referencia exclusiva al nombre, como los productos son demandados ordinariamente por el consumidor (así lo hemos considerado, entre otras, en la sentencia de esta Sección de 14 de Junio de 2022, recurso 103/2021).

Establecida la semejanza denominativa y fonética entre los signos, consideramos igualmente que existe identidad aplicativa, debiendo apuntarse, ello no obstante, que el riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores que en el supuesto concreto sean pertinentes, apreciación global que implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración.

Así, en este sentido, juega el principio de interdependencia, pues como con reiteración ha declarado el Tribunal Supremo (por todas, sentencia de 26 de septiembre de 2016, casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1. de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa, si bien en el presente caso consideramos que existe un elevado grado de similitud entre los signos y también entre los servicios prestados.

Y es que, en efecto, la identidad aplicativa no resulta cuestionada ni por la Oficina ni por la recurrente, pues ambas se refieren a servicios inmobiliarios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional.

Así, existe entre los productos reivindicados por la solicitante y los productos protegidos por la marca oponente una innegable relación aplicativa que puede generar un riesgo de confusión en el público consumidor y un riesgo de asociación entre las marcas, por cuanto las controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como marcas del mismo titular o pueden hacer creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [en este sentido las Sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p . I- 5507), apartado 29 , y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97 , Rec. p. I-3819), apartado 17].

Consideramos, en definitiva, que la similitud denominativa y fonética entre los signos en liza, junto con la identidad aplicativa, nos conduce a entender que los consumidores podrían verse confundidos en cuanto a la procedencia, origen empresarial e identidad de los productos amparados por las marcas. Y que, en cualquier caso, las diferencias gráficas entre ambas, apenas tienen en el caso presente carácter distintivo para el consumidor, que conocerá y distinguirá los productos por su elemento denominativo.

Se impone, en consecuencia, la estimación del recurso contencioso-administrativo.

SEXTO.- La estimación íntegra del presente recurso determina, en aplicación del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas del mismo a las partes demandadas, si bien la Sala, haciendo uso de las facultades reconocidas en el párrafo cuarto del citado precepto y atendidas las circunstancias del caso, señala en tres mil euros (3.000 euros) más IVA, si procediere, la cantidad máxima a repercutir por todos los conceptos, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada. (1.500 euros a satisfacer por cada uno de los demandados).

En virtud de lo expuesto,