Sentencia Contencioso-Administrativo 406/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 397/2022 de 14 de julio del 2023

PRIMERO.- Se impugna en el presente procedimiento la resolución dictada en fecha 25 de marzo de 2022 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por medio de la cual se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución dictada el 18 de agosto de 2021. En esta última se acordaba la concesión de la marca kf Kelly finder para servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional.

En la resolución impugnada se procede a realizar la comparación de los signos en conflicto, que son: la marca solicitada "KF KELLY FINDER" (mixta) y las marcas oponentes signos A 7257801 KF (fig.) KF, A 5962774 KF (fig.) KF, H designa UE 1207593 KF (fig), H designa UE 1269546 KF (fig.), A 6609879 K/F INSTITUTE, A 592758 KF ADVANTAGE, A 5962683 KF INTERNATIONAL ADVANTAGE, M 2868926 KF KORN/FERRY INTERNATIONAL (fig), M1221506 KF (fig), M1221509 KF KORN/FERRY INTERNATIONAL (fig).

Se afirma que analizando los elementos denominativos y gráficos de ambos signos, se puede afirmar que existen suficientes diferencias de conjunto fonético-denominativas y gráficas entre ellos, sin que la parcial coincidencia en las letras "KF", acrónimo del nombre y el apellido del solicitante y el oponente, no reivindicables en exclusiva individualmente consideradas, pueda por sí sola impedir su convivencia registral, pues en los signos enfrentados aparecen en distinta combinación y junto a otros elementos diferenciadores, concretamente la marca solicitada con la denominación KELLY FINDER, conformando ambos signos un conjunto gráfico-denominativo suficientemente diferenciado de las marcas oponentes.

En cuanto a la relación aplicativa, la nueva marca se solicita en la clase 35 para proteger "publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; gestión de empleos; gestión de empleados; ; gestión y localización de servicios; publicidad de servicios"

y los signos prioritarios están registrados entre otras en clase 35 para "Gestión de negocios comerciales, administración comercial y consultoría, información y asesoramiento en relación con lo mencionado; servicios de búsqueda, contratación y colocación de ejecutivos; servicios de consultas de negocios en relación con el desarrollo y gestión de recursos humanos; auditorías de gestión y servicios de organización; gestión de la carrera profesional; asesoramiento y consultoría en materia de negocios y empleo".

Existen, por lo tanto, semejanzas aplicativas evidentes en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios de los respectivos campos aplicativos.

Teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los elementos denominativo, gráfico de los signos anteriormente examinados, conformando la marca solicitada un conjunto gráfico-denominativo suficientemente diferenciado de los signos oponentes, a pesar de la coincidencia entre sus respectivos ámbitos de aplicación anteriormente mencionados, se considera que no existe riesgo de confusión (asociación) para los consumidores. Se considera por tanto que no concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.

SEGUNDO.- En la demanda rectora del procedimiento se solicita que se revoque la resolución impugnada y se deniegue la marca española "KF Kelly finder" en la clase 35.

Se considera que resulta aplicable el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, existiendo riesgo de confusión con las marcas oponentes.

Critica que en la resolución impugnada no se cite ninguna sentencia en apoyo de que las letras "KF" no puedan constituir una marca o el elemento esencial de una marca y que su reproducción en otra no sea determinante de semejanza causante de riesgo de confusión

Ni aun en el supuesto de marcas consistentes en una única letra (en este caso son dos) es posible determinar, sin más, que una marca no tiene carácter distintivo, debiendo analizarse en el caso concreto si tal carácter distintivo existe o no. Existen marcas registradas consistentes en una única letra que han sido consideradas semejantes a otras posteriores, determinando su denegación, citando la sentencia del Tribunal General de 5 de noviembre de 2013, en el asunto T-378/12.

El elemento dominante de todas las marcas en pugna son las letras "KF", con diferentes tipos de representación o en forma puramente denominativa, por las dos razones siguientes:

a)Por su tamaño y posición en las marcas de que se trata. En efecto, en cuanto a la marca impugnada, "Kf" es prácticamente lo único que puede leerse fácilmente, ya que hace falta un verdadero esfuerzo visual para leer la expresión "Kelly finder". Los elementos visuales de la marca tienen un efecto puramente decorativo, y por lo tanto secundario.

b)Porque, generalmente, en las marcas mixtas predominan los elementos denominativos, ya que los consumidores no pueden referirse a los elementos gráficos si no es describiéndolos con palabras, por lo que tenderán a retener preferentemente las denominaciones presentes en las marcas, y a usarlas para referirse a ellas.

En este caso los consumidores se referirán a la marca núm. 4092177 simplemente como "Kf". Y de hecho así lo demuestra que inicialmente la marca en cuestión fue presentada con omisión de "Kelly finder", lo que demuestra que dichas palabras no pueden ser el elemento dominante de la marca impugnada, y que tiene toda la intención de usarla sin ellas.

Además existe identidad y similitud de los servicios de la clase 35 de la marca impugnada y los productos y servicios de las marcas anteriores.

Por ello existe riesgo de confusión, al considerar que de la concurrencia de los dos factores mencionados (semejanza de los signos y similitud de productos y servicios) se deriva un grave riesgo de confusión, incluyendo el de asociación. Se pensaría así que la marca impugnada forma parte de la familia de marcas constituida por las diez marcas oponentes, basadas todas ellas en el mismo elemento esencial: KF.

Por su parte, el Abogado del Estado solicita la desestimación del recurso interpuesto. Y ello por cuanto es evidente que entre las marcas "Kf Kelly finder" y las distintas marcas registradas por la mercantil recurrente con la grafía "KF" existen diferencias significativas en su conjunto fonético-denominativo, diferencias gráficas y distintos ámbitos aplicativos que ponen de manifiesto la inexistencia de riesgo alguno de confusión por parte de los usuarios con los servicios amparados por las marcas "KF".

Entiende que en el caso que nos ocupa, son evidentes las diferencias, apreciables a simple vista, entre la marca cuyo registro se impugna y las marcas registradas a nombre de la mercantil oponente. Además, el campo aplicativo sólo coincide en uno de los casos y no en todos ellos; y la marca cuyo registro es objeto de impugnación incluye, además del conjunto fonético gráfico formado por las iniciales "Kf" en el interior de la silueta de una vivienda, las palabras "Kelly finder", cuyas iniciales son las que se incorporan en grafía grande al conjunto fonético-gráfico y que despejan por tanto cualquier duda de confusión entre los servicios amparados por dicha marca y los amparados por las marcas "KF".

TERCERO.- Expuestas ya la resolución impugnada, los antecedentes del caso y las posiciones de las partes, el análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor:

"Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular".

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que "(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible".

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta, el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fin de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas, STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

CUARTO.- Por consiguiente, dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas, es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta "(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares", por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas, SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002 ) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004 )].

QUINTO.- Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada.

El signo concedido está formado por las letras "RF", seguida de la denominación "Kelly finder", enmarcado en un gráfico. Dicho gráfico consiste en que dichas letras se encuentran enmarcadas en una lupa, que a su vez lo está en el dibujo de una casa.

A tal efecto debemos tener en cuenta la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2011.

En efecto, en dicha sentencia (recurso 4554/2010), dice el TS:

< sentencia de esta Sala de 25 de junio de 2003 (RC 9489/1997 ) en la que hemos declarado, en relación con las marcas configuradas por letras del alfabeto y números, el carácter no reivindicable en exclusiva de dichos signos por ser de dominio público, en los siguientes términos:

"Es doctrina de esta Sala, sentencia de 10 de abril de 2003 , que las letras como los números, son elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y como tal no susceptibles de ser utilizadas por nadie en exclusiva, y por tanto, el que pretenda registrarlas como marca, siempre y cuando tenga substantividad e individualidad propia, no puede impedir a otros que las usen en sus propias marcas diferentes de las del primero, pues por ser éstas (las letras) de dominio común cualquiera tiene derecho a usarlas, siempre que contengan suficientes elementos diferenciativos que eviten toda confusión entre ellas.".

Por ello, constatamos que la sentencia recurrida no incurre en error jurídico en la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo que, en materia de comparación de marcas que incorporan letras del alfabeto y números, ha matizado que, a los efectos de realizar el juicio de riesgo de confundibilidad, "lo relevante es su caprichosa escritura y disposición - STS de 21 de enero de 1993 y 10 de diciembre de 1993 -, puesto que no hay duda de que la marca solicitada "IB" (mixta), que ampara servicios en las clases 38 y 41, presenta suficientes diferencias, analizados los elementos gráficos y el tipo de letras utilizado, con las marcas nacionales obstaculizadoras "IB3", de modo que apreciamos que no tiene base el argumento sobre la identidad denominativa y la similitud gráfica de los signos enfrentados, que supone negar la fuerza individualizadora a los componentes gráficos de la marca solicitada>>.

Aparte de esta sentencia debemos también tener en cuenta lo que el Tribunal Supremo también dijo en sentencia de 18/03/2010 (recurso 1164/2009):

< sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1993 (que rechazaba precisamente el monopolio de la consonante "D" pero admitía, por el contrario, la viabilidad de una determinada marca que utilizaba dicha letra con una singular o especial disposición tipográfica) que debe aplicarse, como todas en esta materia extremadamente casuística, de manera cuidadosa y distinguiendo las diversas hipótesis posibles.

No son lo mismo, en efecto, las marcas limitadas a una sola letra del alfabeto (a las que aquella doctrina es plenamente aplicable) o, en ciertos casos, a parejas de letras, que las compuestas por combinaciones de letras constitutivas de unidades fonéticas más amplias. En estos últimos supuestos, trátese de siglas -esto es, palabras formadas por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja- o de acrónimos, en cuanto modalidad de siglas que se pronuncian como una palabra, las iniciales pueden agruparse para formar un conjunto que se configura, válidamente, como el elemento diferenciador de la marca.

La invocación de nuestra sentencia de 21 de enero de 1993 (y de otras análogas ulteriores) sería pertinente, pues, si las marcas ahora en liza se limitasen a una o dos letras y el debate girase sobre sus diferencias tipográficas, como en aquel caso ocurría. Como ello no es así y los signos enfrentados coinciden en el uso de las siglas "CHM", no resulta aplicable a este supuesto la jurisprudencia a cuyo tenor "no cabe jurídicamente monopolizar en exclusiva, desde el punto de vista fonético, determinadas letras del abecedario, ya que lo único monopolizable de las mismas es el aspecto original y especial del grafismo con que la letra se presenta".

Aquel criterio jurisprudencial, repetimos, no incluye como "letras del alfabeto" cualquier combinación de letras sino tan sólo las aisladas -en algún caso, incluso las parejas de letras- pero no las secuencias más complejas, siglas o acrónimos que constituyan los elementos denominativos del signo.>>

Pues bien, teniendo en cuenta la anterior doctrina, debemos ratificar el criterio de la resolución impugnada, pues partiendo del principio general de la inapropiabilidad de las letras del alfabeto, debemos considerar que la marca impugnada añade la expresión denominativa "Kelly finder", lo cual le dota de distintividad frente a las marcas oponentes.

Pero además de lo anterior, debemos tener en cuenta las singularidades gráficas de la marca concedida por la Oficina, pues las dos letras "KF" se insertan en una lupa, que a su vez se encuentra dentro de una casa, por lo que consideramos que existe una especial composición gráfica, lo que le otorga suficientes diferencias frente a las marcas prioritarias.

Entendemos en consecuencia que no existe obstáculo registral para la inscripción de la marca impugnada, pese a la semejanza de los campos aplicativos.

Por ello debemos apreciar que no concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, por lo que debe desestimarse el recurso interpuesto.

SEXTO.- La desestimación íntegra del presente recurso determina, en aplicación del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas del mismo a la parte recurrente, si bien la Sala, haciendo uso de las facultades reconocidas en el párrafo cuarto del citado precepto y atendidas las circunstancias del caso, señala en dos mil euros (2.000 euros) más IVA, si procediere, la cantidad máxima a repercutir por todos los conceptos en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

En virtud de lo expuesto,