VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR SÁNCHEZ.
PRIMERO.- La Procuradora doña Almudena González García en nombre y representación de la entidad "Inkuba Project de Mexico, S.A. de C.V., " interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de 05 de agosto de 2021 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que estimó el recurso de alzada interpuesto por la entidad "Club Med" contra la resolución de 26 de marzo de 2021 que originariamente concedió la inscripción de la marca nº 4.061.048 para proteger productos de la clases 38ª, 41ª y 44ª del nomenclátor internacional, denegando definitivamente la inscripción para los productos de la clase 41ª y 44ª y manteniendo la concesión respecto de los productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional
SEGUNDO.- Se fundamenta el recurso en la compatibilidad de la marca nº 4.061.048 con las marcas cuya titularidad ostenta la entidad ""Club Med" en concreto las marcas de la unión europea A 003427895 y A 003431673 Se alega la inexistencia de la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que establece que "No podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior y la falta de uso efectivo en España de las macas en que se sustentaba la oposición
TERCERO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas entiende que
En primer lugar debe realizarse la comparación entre los signos en conflicto, que en el presente caso son los siguientes: La marca solicitada nº 4061048 "MED CHANNEL" (fig.) Las marcas oponentes: MUE 003427895 "Club Med" (fig.) y MUE 003431673 "Club Med" (fig.
Analizando los elementos de los citados signos, se aprecia entre los mismos una gran semejanza denominativa al existir identidad fonético-denominativa en su elemento más distintivo y dominante, el término MED, que figura en la marca solicitada resaltado en color negro en posición inicial autónoma, seguido de un vocablo descriptivo en inglés, "Channel" (canal), fácilmente reconocible para el consumidor medio español, y en las marcas oponentes figura como elemento identificativo precedido del término genérico-descriptivo "Club", sin que las diferencias de configuración gráfica de los respectivos signos puedan desvirtuar dicha identidad en su elemento distintivo principal. Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto evocan conceptos relacionados al coincidir en el término "Med" y venir referidos al mismo los vocablos descriptivos "club" y "channel".
En cuanto a la relación aplicativa, la nueva marca se solicita en clases: Clase 41 para "educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales". Clase 44 para "consultoría sobre salud; servicios de cuidado de la salud". Las marcas oponentes están registradas para los siguientes servicios en clases 41 y 44, que han sido base de la oposición y respecto de los cuales se ha considerado probado el uso efectivo, sin que este extremo haya sido impugnado por las partes Clase 41 para "educación; prácticas; campamentos de perfeccionamiento deportivo (cursillos); esparcimiento; actividades culturales y deportivas; servicios de clubs (entretenimiento o educación); servicios de clubes de salud (puesta en forma física)". Clase 44 para "servicios de masajes; cuidados de higiene y belleza para seres humanos; servicios de balneoterapia y talasoterapia; masaje." Existen por lo tanto, semejanzas aplicativas evidentes en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso y destinatarios de los respectivos campos aplicativos.
En el presente caso, apreciada la semejanza denominativa existente entre los signos anteriormente examinados, por identidad en su elemento distintivo y dominante, MED, y a la luz de sus respectivos ámbitos aplicativos, coincidentes y/o relacionados en clases 41 y 44, teniendo en cuenta el reconocimiento de las marcas oponentes en el mercado, cuyo renombre ha sido alegado y acreditado en el sector turístico de ocio, entretenimiento y bienestar, se considera que su convivencia en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión (asociación) para los consumidores, con posible ventaja desleal y/o distintivo y/o de renombre de los signos anteriores.
CUARTO.- Conforme al régimen actual el artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. De forma que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza, en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea renombrada puesto que el artículo 8. del Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en su redacción establecida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados establece que no podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre
Así pues como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior". El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos . Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
QUINTO.- Dos son los elementos que han de analizarse, en primer lugar a existencia de semejanzas o identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas. Respecto de la primera cuestión. Los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otros, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.
SEXTO.- Habiéndose exigido por la hoy recurrente la entidad "Inkuba Project de Mexico, S.A. de C.V.," a la entidad "Club Med" prueba de uso de las marcas opuestas de conformidad con el apartado 3º del artículo 21 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas exigió la prueba de uso de la marca, ya que dicho precepto establece que a instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición
Y el artículo 39 de la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas indica que si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.
La prueba del uso ha de referirse a la utilización de la marca en España, no en otros estados de la Unión Europea o en otros estados extracomunitarios , y lo que se ha de acreditar es el un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, La prueba del uso ha de referirse a la utilización de la marca en España, no en otros estados de la Unión Europea o en otros estados extracomunitarios y debe acreditarse u uso aun esporádico de en el periodo de los cinco años anteriores a la solicitud de la marca respecto de la que se formula oposición. En el presente caso, la marca contra la que se formuló oposición se solicitó 23 de marzo de 2020, por lo que el oponente debe acreditar el uso efectivo de su marca para los productos o servicios respecto que la nueva marca pretende proteger desde el día 24 de marzo de 2015 hasta el 23 de marzo de 2020(inclusive).
No es necesario que sea geográficamente extenso para calificarlo de uso efectivo, ya que tal calificación dependerá de las características del producto o del servicio de que se trate en el mercado correspondiente, siendo preciso sin embargo que el uso se haya producido en España respecto de los productos y servicios que guarden semejanza o identidad con los productos que pretende proteger la nueva marca
De la Prueba documental aportada por la entidad "Club Med" En el expediente administrativo (folios 176 a 1386) queda acreditado el uso efectivo de la marca Club Med, En el período de los 5 años anteriores a la solicitud de la nueva marca en la medida que sea realizado publicidad de dicha marca así como se han acreditado la existencia de reservas de viajes desde nuestro país lo que resulta suficiente para entender acreditado el uso a qué se refiere el artículo 39 De la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en su redacción establecida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculado
SÉPTIMO.- Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende respecto de los factores de riesgo alegados por la parte actora teniendo en cuenta que el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia.
Ha de señalarse la marca nº 4.061.048 y las marcas cuya titularidad ostenta la entidad "Club Med" en las marcas de la unión europea A 003427895 y A 003431673 no son de idénticas.
Como señala la citada Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 a diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista , los conceptos de semejanza , similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas .
OCTAVO.- En el caso enjuiciado las marcas coinciden en la expresión MED a la que la prioritaria añade la expresión club y la pretendida por la actora antepone la expresión channel. Ambos elementos son singularmente débiles por lo que la expresión Med permite establecer la relación de semejanza a que se refiere el artículo 6.1.b) De la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en su redacción establecida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculado de forma que la marca , pretendida por la actora pues la mismas evocan al consumidor una misma procedencia, circunstancia esta que se acrecienta, ya que lo que puede percibirse es que se trata de una misma familia de marcas, cuyo origen es la expresión "med"
De hecho la marca pretendida por la actora solo añade channel que como hemos señalado puede entenderse por el consumidor medio como una marca derivada de la ya inscrita, pudiendo entenderse que es el canal de ventas que van a utilizar las marcas y .
La coincidencia es suficiente para establecer la relación de semejanza prevista en el artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y sin que la eventual concesión de otras marcas que contienen dicha por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas sea trascendente ya que respecto al precedente administrativo a Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 25 de Septiembre de 2.002 señala que no constituyen precedentes vinculantes, las resoluciones administrativas, al margen de la legalidad o ilegalidad de su otorgamiento.
En igual sentido la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005 señala que los precedentes administrativos no vinculan a los Tribunales, ni siquiera al propio Registro (hoy Oficina Española de Patentes y Marcas), porque la concesión o denegación de una marca no es actividad discrecional, sino reglada, en la que es prevalente el principio de legalidad. Como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009 en el recurso de casación número 3682/2006 los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la de Marcas, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registro absolutas y relativas contempladas en el mencionado cuerpo legal.
NOVENO.- Por otra parte y en cuanto a la distinguibilidad por el contenido gráfico de ambas marcas como señalan las Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2003, 6 de mayo de 2002, 21 de marzo de 2002, 20 de febrero de 2002, 14 de noviembre de 2001, y 28 de marzo de 2001, aunque gráficamente sean diferenciables no lo serán cuando se trata de denominarlas a través de las palabras, como cuando se hace propaganda radiofónica o cuando se solicita de forma oral, dado que, en tales circunstancias, se anuncian o se piden utilizando el elemento fonético sin citar para nada el gráfico y si bien es cierto que la última jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha entendido que la comparación ha de realizarse en conjunto de forma que cuando el contenido gráfico, en marcas con contenido denominativo semejante, es suficientemente significativo, puede provocar que las marcas sean absolutamente distinguibles La es figurativa su contenido gráfico de la misma no puede entenderse preponderante del denominativo,
DÉCIMO- hora bien el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, exige también para impedir el acceso al registro de la marca pretendida que se designen productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, esto salvo cuando se trate de marcas renombradas
la marca nº 4.061.048 pretende proteger en clase : Clase 41 para "educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales" y las marcas prioritarias protegen en dicha clase 41ª del nomenclátor internacional Clase 41 para " educación; prácticas; campamentos de perfeccionamiento deportivo (cursillos); esparcimiento; actividades culturales y deportivas; servicios de clubs (entretenimiento o educación); servicios de clubes de salud (puesta en forma física)" por lo que existe relación de identidad que impide su inscripción en dicha clase 41ª, no pudiendo olvidarse tal y como indica la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2013 ( ROJ: STS 1966/2013 - ECLI:ES:TS:2013:1966) dictada en el Recurso de Casación que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas , por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el citado artículo 6.1 de la Ley de Marcas no puede prescindir de su interdependencia relativa , de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En el caso el alto grado de semejanza, prácticamente identidad, de las denominaciones obliga a extremar el cuidado respecto de la relación aplicativa que en el presente caso existe por lo que debe estimarse el recurso contencioso- administrativo
EN Clase 44 la marca nº 4.061.048 pretende para "consultoría sobre salud; servicios de cuidado de la salud" en tanto que las marcas prioritarias protegen para "servicios de masajes; cuidados de higiene y belleza para seres humanos; servicios de balneoterapia y talasoterapia; masaje.", servicios que en definitiva tienen relación los que pretende proteger la marca la marca nº 4.061.048 Pues no se trata de servicios médicos y por lo tanto los servicios de servicios de balneoterapia y talasoterapia no son servicios de cuidado de la salud por lo que también existe relación de semejanza en clase 44º.
Por tanto debe desestimarse el recurso contencioso-administrativo por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado
UNDÉCIMO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en su redacción establecida por la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad. Al desestimarse totalmente las pretensiones de la actora y no apreciándose dichas circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición, estableciendo el apartado 3º de dicho precepto que. la imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima, el Tribunal haciendo uso de esta facultad fija las costas a abonar por el apelante en la suma de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) en concepto de honorarios del el Abogado del Estado, sirviendo un testimonio de la presente sentencia para que la Administración acreedora inicie el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario, en aplicación del apartado 4º del citado artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para lo que no será necesario solicitar ni practicar tasación de costas entregando el Letrado de la administración de Justicia el testimonio con código de verificación segura a solicitud de la parte y en otros MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) (más el IVA en caso de estar gravada la operación) en concepto de honorarios del Letrado de la entidad "Club Med" y derechos arancelarios que le correspondan a su Procurador (ambos incluidos).
VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
