Sentencia Contencioso-Administrativo 729/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 466/2021 de 16 de diciembre del 2022

PRIMERO.- Se impugna en el presente procedimiento la resolución dictada en fecha 23 de julio de 2021 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por medio de la cual se estima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 11 de marzo de 2021, por la que se concedía la marca GRADOSUR aire acondicionado calefacción desde 1981 para las clases 35 y 37 del Nomenclátor Internacional, y en consecuencia, finalmente se procede a la denegación del registro solicitado.

En la resolución impugnada, tras considerar acreditado el uso de la marca oponente, se considera que concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.

Siendo los signos a comparar Gradosur aire acondicionado calefacción desde 1981 (el que pretende acceder al Registro) y Grado instalaciones (el oponente), se considera que desde el punto de vista denominativo y fonético existen semejanzas, dado que el vocablo dominante de la marca solicitada ("GRADOSUR") incluye el vocablo dominante de la marca oponente ("GRADO").

Y de la misma manera, existe semejanza en los ámbitos aplicativos.

La marca solicitada designa:

"Clase 35: servicios de venta al menor, mayor y a través de redes mundiales de informática de aparatos de aire acondicionado, refrigeración y calefacción.

Clase 37: servicios de reparación, instalación y mantenimiento de aparatos de aire acondicionado, refrigeración y calefacción".

Mientras que la marca oponente ha acreditado su uso para clase 37:

"Servicios de instalación, montaje, reparación y mantenimiento de; aparatos para el acondicionamiento del aire, calefacción, cámaras frigoríficas, instalaciones eléctricas, sistemas de detección y extinción de incendios, sistemas de ventilación, instalaciones de energía solar, fotovoltaica y otras energías alternativas, trabajos de fontanería".

Por tanto, existe identidad en los servicios designados en clase 37 y similitud en muy alto grado en los de la clase 35, pues las empresas de venta de aparatos de aire acondicionado prestan habitualmente servicios de mantenimiento de los mismos.

Se considera en definitiva que las similitudes entre los signos y en su ámbito aplicativo pueden conducir al consumidor a confundir ambos signos o, al menos, pensar que tienen un mismo origen empresarial y que Gradosur aire acondicionado calefacción es una nueva línea de negocio o una nueva línea de servicios prestada por la misma empresa Grado instalaciones. En ello influye de manera determinante el hecho de que "GRADO" es el único vocablo (o parte del vocablo) distintivo de ambos signos, puesto que los demás que integran las marcas son descriptivos.

Además, en esta conclusión también abunda el principio de interdependencia, en el que una menor similitud entre los signos (de por sí elevada en el presente caso), puede verse compensada por una mayor similitud aplicativa.

SEGUNDO.- En la demanda rectora de esta litis se aducen, en esencia, los siguientes argumentos:

-Continuidad registral. Tras exponer diversas cuestiones en relación con la constitución e inscripción registral de la entidad Gradosur S.A., señala que D. Adriano, Presidente del Consejo de Administración de la entidad, solicitó la marca el 12 de noviembre de 1980, siendo concedida el 3 de noviembre de 1981. Del mismo modo, el 22 de marzo de 2002 se presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas solicitud de renovación de la marca, que fue concedida el 23 de mayo de 2002 y renovada por un plazo de 10 años.

Del mismo modo, en fecha 20 de septiembre de 2002, se concede certificado título de la marca GRADOSUR clase 35.

Por ello, desde el 20 de noviembre de 1982 la entidad GRADOSUR viene utilizando la marca GRADOSUR para clase 37 y desde el 20 de septiembre de 2002 también para clase 35.

Continúa afirmando que en fecha 24 de marzo de 2010 la entidad GRADOSUR S.L. presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas solicitud de registro de marca GRADOSUR clases 35 y 37 concediéndose el 6 de julio de 2010.

Por ello señala que la inscripción impugnada con semejante denominación GRADOSUR aire acondicionado calefacción desde 1981 para clases 35 y 37 viene a constituir una continuidad registral de la primitiva que excluye el intento de oposición formulado por GRADO INSTLAACIONES S.L. que inscribió la marca en el año 2006, siendo de aplicación el principio de continuidad registral a su favor.

-principio del ius variandi. Considera que con la solicitud de la marca que pretende acceder al Registro se ha llevado a cabo una adaptación de la marca GRADOSUR a las nuevas exigencias del mercado, manteniendo el elemento dominante común GRADOSUR. El principio de ius variandi implica que el registro de una marca prioritaria ampara el uso y el registro de marcas similares y posteriores a favor del mismo titular.

-ausencia de riesgo de confusión. Por su carácter evocativo, el término "GRADO" no puede ser susceptible de apropiación en exclusiva para los servicios de climatización. No concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas al existir suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.

El Abogado del Estado, por su parte, solicita la desestimación de la demanda remitiéndose, en esencia, al contenido de la resolución impugnada.

La entidad GRADO INSTALACIONES S.L. solicita igualmente la desestimación de la demanda.

Considera en esencia que la constitución de la mercantil GRADOSUR en el año 1982 no otorga derecho de preferencia alguno a la recurrente.

Señala, además, que los dos primeros registros citados por la recurrente caducaron en su vigencia con fechas 27.10.2014 y 13.03.2013, respectivamente, según consultas de dichos expedientes en las bases de datos de la OEPM. De forma que al momento de solicitarse la marca hoy objeto de recurso el 2 de diciembre de 2019 la recurrente no era titular de marca prioritaria alguna, respecto de la que aquélla nueva solicitud supusiera continuidad registral.

En cuanto a la marca número 2.920.946 GRADOSUR, la cual fue solicitada de contrario ante la OEPM con fecha 6 de julio de 2010, sin embargo, la marca oponente Grado instalaciones fue solicitada ante la OEPM con fecha 8 de agosto de 2006, de forma que es de prioridad anterior a la marca aludida de contrario.

De igual modo, alega que como el principio de ius variandi viene íntimamente ligado al principio de continuidad registral, tal principio no es de aplicación al presente caso, pues la recurrente no ostenta titularidad de marca alguna prioritaria a la marca oponente de su mandante, cuya fecha de prioridad se remonta al 8 de agosto de 2006.

Y finalmente entiende la codemandada que existe riesgo de confusión dada la identidad fonética y conceptual en la parte más distintiva así como la identidad en el ámbito aplicativo.

TERCERO.- Expuestas ya la resolución impugnada, los antecedentes del caso y las posiciones de las partes, el análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor:

"Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular".

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que "(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible".

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta, el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fin de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas, STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

CUARTO.- Por consiguiente, dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas, es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta "(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares", por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas, SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002 ) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004 )].

QUINTO.- En el presente supuesto, como hemos expuesto, se invoca en primer lugar por la parte recurrente el principio de prioridad registral.

Sobre el principio de continuidad registral, en la sentencia de esta misma Sala y Sección de 15/07/2015, recurso 423/2013, dijimos:

Según la STS de 16 de octubre de 2012 , "En efecto, la doctrina de la Sala acerca de la continuidad registral, expresada entre otras, en nuestra sentencia de fecha 3 de diciembre de 2009 recaída en el RC 4239/2007 declara:

« El tribunal de instancia cita, para sustentar su fallo, la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo reflejada en las sentencias de 20 de noviembre de 1981 y 14 de mayo de 1982 , 27 de febrero de 1984 , 11 de julio de 1985 y 20 de febrero de 1987 , y 26 de Marzo de 1988 , entre otras.

La doctrina contenida en ellas afirmaba que quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella no puede alegar, frente al titular de la prioritaria, un derecho de preferencia del que carece "[...] ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente se inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación o muy semejante no hace sino extender a otros productos, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que la nueva inscripción impugnada viene a constituir una continuidad registral de la primitiva, y ha de seguirse con ella un criterio más flexible ».

En nuestras sentencias de 2 de marzo de 2004 (recurso número 2956/1999 ), 18 de octubre de 2007 (recurso número 141/2005 ) y 2 de julio de 2008 (recurso número 7537/2005 ), entre otras, nos enfrentamos con lo que entonces denominábamos "el problema planteado en no pocas ocasiones [consistente] en resolver si el titular de una marca más antigua tiene, por este solo hecho, preferencia para registrar otras ulteriores con la misma denominación en los casos en que hayan sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas "intermedias", esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella."

Si bien es cierto que la titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otros productos sino que se requiere la tramitación de los oportunos expedientes independientes para conseguir la armonización entre los principios de prioridad registral y de especialidad, también lo es que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos."

Pues bien, en el presente supuesto, como afirma la codemandada, no cabe la invocación del referido principio, pues, en efecto, no procede su invocación cuando no encontramos ante marcas caducadas (a tal efecto, sentencia de esta Sala y Sección de 5 de octubre de 2017, recurso 840/2016).

La parte recurrente se refiere a las marcas número 957.951 y 2.462.267. Sin embargo, estas marcas caducaron en fechas 27 de octubre de 2014 y 13 de marzo de 2013, como acredita la parte codemandada aportando las consultas de dichos expedientes en las bases de datos de la OEPM. Por ello cuando se solicita la marca objeto de recurso el 2 de diciembre de 2019 la recurrente no era titular de marca prioritaria alguna respecto de la que aquella nueva solicitud supusiera continuidad registral, ya que las marcas mencionadas habían dejado de estar en vigor muy anteriormente a dicha fecha.

La parte recurrente alude también a la marca 2.290.946 GRADOSUR, que fue solicitada ante la OEPM con fecha 6 de julio de 2010. Sin embargo, la marca oponente de la codemandada fue solicitada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 8 de agosto de 2006. Por consiguiente, es de prioridad anterior a la marca aludida de contrario.

Por consiguiente, al momento de solicitarse la marca hoy objeto de recurso, el 2 de diciembre de 2019, la recurrente no era titular de derecho marcario alguno prioritario a la marca oponente de la codemandada que pudiera hacer operar el principio de continuidad registral.

Por lo anterior tampoco procede la invocación del principio del ius variandi, pues el mismo ciertamente se encuentra íntimamente vinculado al principio de continuidad registral. Así, implica que el registro de una marca prioritaria ampara el uso y registro de marcas similares y posteriores a favor del mismo titular, de forma que dicha marca prioritaria ampararía a su titular para el cambio de forma de marca a través de una nueva solicitud.

Por ello la solicitud de marca Gradosur aire acondicionado calefacción desde 1981, objeto de recurso, no puede verse amparada en el registro de marca Gradosur de la recurrente como pretendido ius variandi respecto de ésta, habida cuenta de la preexistencia, a ambas, de la marca oponente de la condemandada Grado instalaciones.

Pero además de ello, este principio no implicaría que la nueva solicitud no quede sometida a los juicios de compatibilidad respecto de las solicitudes previas o registros existentes ante la OEPM.

Dicho lo anterior, procede analizar si concurren o no los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro relativa contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.

Pues bien, analizando los signos en liza, hemos de hacer constar, en primer lugar, que existe un alto grado de semejanza denominativa.

Y ello por cuanto ambos coinciden en su elemento más característico, la palabra "Grado", que además viene situado al comienzo de cada una de las denominaciones.

Tanto es así que se trata de la primera palabra de las dos que componen la marca oponente, y que se encuentra íntimamente comprendida en la solicitada. El resto de las palabras de ambas denominaciones, "sur aire acondicionado y calefacción desde 1981", e "instalaciones", son elementos descriptivos de los servicios prestados que carecen de capacidad y aptitud diferenciadora.

En este sentido, coincidimos con la codemandada en que el vocablo "grado" constituye el elemento dominante de los signos distintivos en liza, imponiéndose en la percepción del consumidor y permaneciendo en la memoria de éste. El vocablo "grado" es sin duda el elemento dominante dentro de los signos en su conjunto.

Además, debemos tener en cuenta la importancia del factor tópico, esto es, que debe otorgarse un peso destacado a la circunstancia de que sean coincidentes las sílabas que encabezan las correspondientes denominaciones, ya que los consumidores las leen de izquierda a derecha ( sentencia del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea de 17 de marzo de 2004, en los asuntos acumulados T-183/02 y T-184-02, Mundicolor/Mundicor). Ciertamente, el consumidor presta por lo general una mayor atención al inicio de la denominación marcaria que a su fin. Existe una similitud que resulta de las partes iniciales de ambos signos, lo que desempeña un papel destacado en la comparación visual de éstas.

Sostiene la recurrente que el término "grado" hace referencia a una unidad de medida relacionada con la temperatura y por tanto con menor aptitud para diferenciar productos y servicios dentro del ámbito aplicativo de la climatización. Sin embargo, ello no puede significar en modo alguno que la marca anterior carezca de carácter distintivo, pues una vez que ha accedido al Registro es válida y eficaz, debiendo gozar de la protección que la inscripción supone.

Pero además de lo anterior, y existiendo una clara semejanza denominativa y fonética, consideramos también que existe un alto grado de coincidencia en el ámbito aplicativo.

En efecto, la marca "grado instalaciones" protege los siguientes servicios:

Clase 37: servicios de instalación, montaje, reparación y mantenimiento de: aparatos para el acondicionamiento del aire, calefacción, cámaras frigoríficas, instalaciones eléctricas, sistemas de detección y extinción de incendios, sistemas de ventilación, instalaciones de energía solar, fotovoltaicas y otras energías alternativas, trabajos de fontanería".

Por su parte, la marca que pretende acceder al Registro, protege los siguientes servicios:

Clase 37: servicios de reparación, instalación y mantenimiento de aparatos de aire acondicionado, refrigeración y calefacción.

Clase 35: Servicios de venta al menor, mayor y a través de redes mundiales de informática de aparatos de aire acondicionado, refrigeración y calefacción.

Existe por consiguiente una clara identidad en los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de aparatos de aire acondicionado, refrigeración y calefacción, todos ellos de la clase 37.

Y una similitud muy alta en los servicios de la clase 35 que designa la marca impugnada, pues estos servicios se encuentran directamente relacionados con los de la clase 37, existiendo una clara complementariedad entre los mismos, y siendo por consiguiente habitual que los mismos se ofrezcan a la venta del consumidor por los mismos canales de distribución.

Además, debemos tener en cuenta el principio de interdependencia, pues como con reiteración ha declarado el Tribunal Supremo (por todas, sentencia de 26 de septiembre de 2016, casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1. de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa, si bien en el presente caso consideramos que existe un elevado grado de similitud entre los signos y también entre los servicios prestados.

En definitiva, y en virtud de lo expuesto, consideramos que procede la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución impugnada.

SEXTO.- La desestimación íntegra del presente recurso determina, en aplicación del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas del mismo a la recurrente, si bien la Sala, haciendo uso de las facultades reconocidas en el párrafo cuarto del citado precepto y atendidas las circunstancias del caso, señala en tres mil euros (3.000 euros) más IVA, si procediere, la cantidad máxima a repercutir por todos los conceptos a favor de los codemandados, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada (1.500 euros a favor de cada uno de los codemandados).

En virtud de lo expuesto,