Sentencia Contencioso-Administrativo 268/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 566/2021 de 19 de mayo del 2023

PRIMERO.- Se impugna en el presente procedimiento la resolución dictada en fecha 9 de septiembre de 2021 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por medio de la cual se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la anterior resolución de 5 de mayo de 2021, mediante la cual se acuerda la denegación del registro de la marca NUTRIHERMES para productos y servicios de la clase 1 del Nomenclátor Internacional.

La resolución impugnada realiza las siguientes consideraciones.

En primer lugar, considera que existe similitud denominativa. Procede a comparar las dos marcas, la solicitada NUTRIHERMES y la marca internacional anterior HERMÈS, y considera que denominativamente, entre los citados signos, existe muy clara semejanza derivada de que el signo solicitado incorpora en su totalidad el signo oponente, por lo que concurre el primer requisito del artículo 6.1. b) de la Ley de Marcas.

Desde el punto de vista aplicativo, igualmente procede a realizar la comparación. Cita los productos y servicios reivindicados por la marca solicitada, dentro de la clase 1 del Nomenclátor, y señala que la marca anterior está registrada para múltiples productos y servicios de las clases 1 al 34, por lo que existe cuasi-identidad aplicativa entre los signos en pugna.

Considera, en definitiva, que la convivencia entre los signos enfrentados en el mercado generaría claro riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores, y cita, además, respecto al artículo 8 de la Ley de Marcas, que en ningún momento del recurso se discute el renombre de la marca oponente, sino que además se reconoce que es ampliamente conocido.

SEGUNDO.- La parte recurrente comienza su demanda señalando que la marca "NUTRIHERMES" estuvo hasta hace poco tiempo registrada, perdiendo el registro por una falta involuntaria de renovación, y ha ofrecido una serie de productos con el signo de su marca que, a día de hoy, resulta bien conocido en el mercado, dotando una mayor singularidad y diferenciación con respecto a la marca oponente HERMÈS, con quien ya convivió con anterioridad.

Indica seguidamente que la parte oponente no está teniendo en cuenta la visión en conjunto de la marca solicitante, ya que se dedica, en su escrito de oposición, a descomponer y fraccionar su unidad fonética, quitando de la marca solicitante NUTRIHERMES el prefijo NUTRI, no procediendo a realizar una comparación de conjunto. Además no sólo son diferentes en el ámbito denominativo, sino que, además, la marca oponente también presenta una representación gráfica que ayda a diferenciarse de la marca solicitante, existiendo además disparidad cuantitativa de sílabas y diferente número de vocales.

La marca oponente presenta, en su segunda vocal, un acento grave, siendo palabra aguda, acento que caracteriza singularmente a dicha marca y su pronunciación y que no presenta la marca solicitante, por lo que su entonación se sitúa en la primera "E".

Indica además que el origen denominativo de la marca procede del nombre de la empresa de la recurrente PHITO HERMES S.L.

En cuanto al ámbito aplicativo, indica que la marca solicitante se especializa únicamente en los productos y servicios de la clase 1.

Indica además que la marca NUTRIHERMES es una marca de renombre en el campo de los productos fitosanitarios, como trata de acreditar mediante la aportación de informe pericial.

El Abogado del Estado, por su parte, se opone a la estimación de la demanda, solicitando la desestimación del recurso, reiterando los argumentos de la resolución impugnada.

La representación procesal de Hermès Internacional se opone a la estimación del recurso interpuesto.

Considera, en esencia, que existe un gran parecido denominativo y conceptual entre ambos signos, ya que ambos comparten el vocablo HERMES, de manera que "NUTRI" únicamente es una referencia genérica habitual en el comercio para evocar el concepto de "Nutrición", contextualizando en este concreto ámbito la producción sobre la que la referencia sea aplicada.

Considera además que existe identidad aplicativa, ya que ambas marcas designan productos químicos, resinas, adhesivos, materiales para curtir y fertilizantes.

Señala además que concurre riesgo de confusión y que Hermès es una marca renombrada, hecho no controvertido en el pleito.

TERCERO.- Expuestas ya la resolución impugnada, los antecedentes del caso y las posiciones de las partes, el análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor:

"Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular".

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que "(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible".

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta, el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fin de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas, STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

CUARTO.- Por consiguiente, dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas, es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta "(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares", por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas, SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002 ) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004 )].

QUINTO.- Pues bien, aplicando las anteriores consideraciones al caso de autos, la Sala considera que procede la desestimación del recurso contencioso-administrativo, al concurrir la prohibición relativa prevista en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.

En primer lugar, entendemos que existe similitud entre los signos. Si procedemos a comparar ambos (NUTRIHERMES y HERMÈS), observamos que se trata de signos semejantes. Dicha semejanza deriva fundamentalmente de la circunstancia de que el signo aspirante incluye la totalidad de la marca oponente, de manera que la totalidad de la denominación de esta última se encuentra incluida en aquél. Únicamente se diferencian en el acento de la segunda "E" de la marca prioritaria y en que la aspirante incluye el sufijo "NUTRI", pero es evidente que dicho sufijo tiene un carácter evidentemente genérico, con un carácter distintivo débil, que evoca la idea de nutrición. En efecto, consideramos que la parte denominativa "HERMES" del signo aspirante es la que constituye realmente el núcleo distintivo y la parte verdaderamente relevante de la solicitud, coincidiendo por completo, a salvo el acento de la segunda "E", con el signo prioritario. Entendemos que "HERMES" es la parte dominante del signo que pretende inscribirse, lo que viene corroborado por el menor carácter distintivo del sufijo "NUTRI".

Por otra parte, coincidimos con la entidad codemandada en que el elemento gráfico de su marca resulta mínimo, toda vez que consiste únicamente en una grafía ordinaria mediante letras mayúsculas estándar del vocablo que forma el signo. Por ello el carácter figurativo de la marca prioritaria, frente al carácter denominativo de la aspirante, tampoco contribuye a su distinción y ello, por cuanto, como claramente se observa, el diseño (constituido por su grafía) de la primera no es lo suficientemente distintivo como para contrarrestar la similitud denominativa y fonética señaladas. Además, y a tal efecto, debemos tener en cuenta la doctrina general sobre el predominio del elemento denominativo de las marcas mixtas, en las que el público demanda los productos y servicios señalándolos por su denominación y no gráficamente. Y ello por cuanto en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre todos los demás elementos integrados en la marca, ya que es de manera oral, y con referencia exclusiva al nombre, como los productos son demandados ordinariamente por el consumidor (así lo hemos considerado, entre otras, en la sentencia de esta Sección de 14 de Junio de 2022, recurso 103/2021).

Establecida la semejanza denominativa y fonética entre los signos, consideramos igualmente que existe identidad aplicativa, debiendo apuntarse, ello no obstante, que el riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores que en el supuesto concreto sean pertinentes, apreciación global que implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración.

Así, en este sentido, juega el principio de interdependencia, pues como con reiteración ha declarado el Tribunal Supremo (por todas, sentencia de 26 de septiembre de 2016, casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1. de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa, si bien en el presente caso consideramos que existe un elevado grado de similitud entre los signos y también entre los servicios prestados.

La marca prioritaria protege dentro de la clase 1 del Nomenclátor:

"resina en bruto; tierra; productos químicos para la industria, fotografía, materiales para curtir, droguería; fertilizantes artificiales y naturales, químicos para la agricultura y la horticultura; aprestos; adhesivos, selladores (excepto para juntas metálicas)".

Por su parte, la marca solicitante trata de proteger los siguientes productos: "productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia".

Es claro, por tanto, que entre ambos signos existe coincidencia en productos químicos, resinas, adhesivos, materiales para curtir y fertilizantes.

Así, existe entre los productos reivindicados por la solicitante y los productos protegidos por la marca oponente una innegable relación aplicativa que puede generar un riesgo de confusión en el público consumidor y un riesgo de asociación entre las marcas, por cuanto las controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como marcas del mismo titular o pueden hacer creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [en este sentido las Sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p . I- 5507), apartado 29 , y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97 , Rec. p. I-3819), apartado 17].

Consideramos, en definitiva, que la similitud denominativa y fonética entre los signos en liza, junto con la identidad aplicativa, nos conduce a entender que los consumidores podrían verse confundidos en cuanto a la procedencia, origen empresarial e identidad de los productos amparados por las marcas.

No habiéndose puesto en duda el carácter renombrado de la marca "Hermès", la recurrente trata de acreditar el renombre de la marca "Nutrihermes" mediante la aportación de dictamen pericial, aludiendo también a que ambos signos han convivido pacíficamente en el mercado sin riesgo de confusión.

Sin embargo, el aludido renombre del signo aspirante es una circunstancia intrascendente en el presente caso, pues ciertamente la protección reforzada del artículo 8 de la Ley de Marcas se refiere a la marca oponente, y la supuesta coexistencia en el mercado de ambos signos tampoco tiene relevancia desde el momento en que se habría producido una ruptura del principio de continuidad registral, siendo además claro que, como ha determinado el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, los precedentes administrativos y registrales no vinculan a los tribunales de justicia en esta materia, al regir en este ámbito el principio de legalidad.

Se impone, en consecuencia, la desestimación del recurso contencioso-administrativo.

SEXTO.- La desestimación íntegra del presente recurso determina, en aplicación del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas del mismo a la parte recurrente, si bien la Sala, haciendo uso de las facultades reconocidas en el párrafo cuarto del citado precepto y atendidas las circunstancias del caso, señala en tres mil euros (3.000 euros) más IVA, si procediere, la cantidad máxima a repercutir por todos los conceptos, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada. (1.500 euros a favor de cada uno de los demandados).

En virtud de lo expuesto,