Sentencia Contencioso-Administrativo 205/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 17/2023 de 22 de abril del 2024

PRIMERO: El presente recurso contencioso-administrativo se dirige contra la antes citada Resolución de 18 de noviembre de 2022, publicada el 22 de noviembre de 2022, por la que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) desestimó el recurso de alzada formulado contra la Resolución de 5 de agosto de 2022, publicada el día 11 de agosto de 2022, que inadmitió solicitud de restablecimiento de derechos de la validación española de la patente europea EP 2895102 con número de solicitud 13776410.6 y validada en España bajo el número de patente española ES2648514.

Los hechos, objetivamente considerados, que constituyen los antecedentes que traen a las partes a este proceso se pueden sintetizar así:

1.-En fecha 8-9-2021, la OEPM comunicó a la empresa IPAN, subcontratada por la mercantil CPA, empresa a la que, desde el día 1 de octubre de 2020, NOBEL BIOCARE había contratado como proveedora de pago de las anualidades de sus patentes, que no podía admitirse el pago de la 9ª anualidad de la patente que nos ocupa, al estar impagada la anterior.

2.- Con fecha 22-9-2021, Marí Trini de la agencia " DIRECCION000.", subcontratada a su vez por IPAN, solicitó ante la OEPM la devolución de la tasa de la 9ª anualidad.

3.- En fecha 26/11/2021, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) notificó a la titular la declaración de caducidad de la Patente Europea E05756985, por falta de pago de la 8ª anualidad.

4.- El día 30-11-2021, NOBEL BIOCARE instó el restablecimiento de derechos de la validación española de la patente europea EP 2.895.102 ("EP '102"), cuya validación en España es la patente española ES 2.648.514.

5.- Mediante Resolución de 5 de agosto de 2022, publicada el día 11 de agosto de 2022, la OEPM inadmitió dicha solicitud de restablecimiento de derechos por entender que se habría presentado fuera de plazo, publicándose en el BOPI de fecha 26/08/2022.

6.- En fecha 12/09/2022, se recurre la inadmisión del restablecimiento que es desestimado por Resolución de fecha 17/11/2022, que es la resolución objeto del presente recurso.

SEGUNDO: El núcleo del debate jurídico se centra en una cuestión esencial: valorar la conformidad a derecho de la razón por la que la administración denegó (inadmitió) a la mercantil recurrente su solicitud de restablecimiento de derechos respecto de la patente de referencia. Esa razón es que la presentación de dicha solicitud se produjo fuera del plazo de los dos meses siguientes al cese del impedimento que establece el artículo 53 de la Ley de Patentes (en adelante LP). La OEPM considera que el dies a quo para determinar el plazo de dos meses previsto en el citado artículo 53 de la Ley de Patentes debería de fijarse: (i) o bien en el 8 de septiembre de 2021, fecha en la que la OEPM informó a la empresa IPAN GmbH ("IPAN"), del grupo de CPA y subcontratada por ésta para efectuar los pagos de anualidades en España, de que se rechazaba el pago de la anualidad correspondiente al año 2021 por falta de pago de la anualidad anterior, (ii) o bien el 22 de septiembre de 2021, fecha en la que un agente contratado por dicho gestor de pagos IPAN solicitó la devolución de la tasa. Según la OEPM, en esas fechas el titular de la patente, NOBEL BIOCARE, o su representante profesional en ese momento, habrían debido tener conocimiento de dicho impago y podrían haber solicitado el restablecimiento. Adicionalmente, estima que no concurre en la conducta de la actora la "diligencia debida", tanto por parte del titular de la patente como por parte de las diversas empresas involucradas (CPA e IPAN), ni respecto del impago de la anualidad de la patente, ni respecto del requisito de los plazos para su restablecimiento.

La demanda actora articula una batería de argumentos jurídicos tendentes a combatir la interpretación que la administración ha hecho, para el caso de autos, de dicho precepto de la LP. En concreto, alega que la resolución recurrida no es conforme a Derecho y, en concreto, es contraria:

(i) a los artículos 53 de la Ley de Patentes y 70 del Real Decreto 316/2017.

(ii) al artículo 29.3 de la Ley de Marcas, de aplicación a las patentes de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley del Diseño Industrial.

(iii) a la jurisprudencia de esta Sala.

(iv) a los precedentes administrativos de la propia OEPM en casos similares, infringiéndose por tanto el principio de igualdad al tratar de forma discriminatoria a NOBEL BIOCARE.

(v) a la práctica seguida por la Oficina Europea de Patentes ("OEP") y por otras oficinas europeas, que, si bien no vincula a esta Sala, sí puede servir de guía a la hora de resolver la presente controversia.

Con todos estos argumentos pretende establecer dos premisas que conducirían al éxito de las pretensiones de su demanda:

a) El hecho de que terceros distintos a NOBEL BIOCARE hubieran podido tener anterior conocimiento del impedimento y posibilidad de remediarlo es irrelevante, pues sólo NOBEL BIOCARE o su representante autorizado son los responsables de la patente y podían instar la solicitud del restablecimiento de derechos. Lo relevante para determinar la fecha del cese del impedimento y, por tanto, el dies a quo, es cuándo NOBEL BIOCARE y/o su representante profesional acreditado tuvieron conocimiento del hecho o, cuanto menos, cuándo NOBEL BIOCARE empezó a tener sospechas de ello. esta fecha fue el 1 de octubre de 2021.

b) Todos los intervinientes en el pago de las anualidades actuaron de forma diligente y, si el pago de la anualidad correspondiente al año 2020 no se efectuó, ello fue debido a un hecho totalmente imprevisto, que pasó inadvertido por las partes a pesar de la diligencia mostrada en todo momento y del que no se tuvo conocimiento hasta un año más tarde.

La demanda suministra un relato de hechos en el que la parte recurrente sostiene las dos premisas que acabamos de enunciar. Ese relato se basa en los siguientes hitos, que resumimos así:

- Hasta el 1 de octubre de 2020, PATRIX A.B. ("PATRIX") gestionaba el pago de las anualidades de las más de mil patentes que conforman la cartera de NOBEL BIOCARE. PATRIX, en ejercicio de las funciones encomendadas por la actora, procedía regularmente al pago de las anualidades de las patentes titularidad de NOBEL BIOCARE.

- Con efectos en fecha 1 de octubre de 2020, NOBEL BIOCARE cambió de proveedor de pago de anualidad a la empresa especializada CPA, fiada en su solidez y experiencia en este campo: más de 40 años de experiencia en la gestión de pagos de renovaciones, 19 oficinas en 4 continentes y 14 países, gestión de más de 2 millones de patentes activas, habiendo realizado con éxito en 2020 1,97 millones de renovaciones de patentes para lo que cuenta con procedimientos de actuación robustos y fiables, que cumplen con la norma ISO.

- El día 1 de septiembre de 2020 se iniciaron los preparativos correspondientes para el traspaso de la gestión, que incluía la Transferencia Electrónica de Datos ("EDT") mediante la aplicación web Foundation IP ("FIP"), que permite el procesamiento automático de los datos e información del cliente, reduciendo la necesidad de personal humano y disminuyendo la probabilidad de error, sin perjuicio de que los datos y órdenes no sean revisados y monitorizados, aportando documentos (declarados confidenciales) sobre el sistema establecido por CPA en la gestión de los pagos de las anualidades y su grado de efectividad.

- En fecha 14 de septiembre de 2020, CPA envió a NOBEL BIOCARE por correo electrónico el informe generado a partir del lote EDT (EDT Batch 501), que contenía la información de la cartera de patentes transferida, para que NOBEL BIOCARE procediera a su revisión, lo que llevó a cabo, identificando, entre las miles de patentes que estaban siendo traspasadas, 16 patentes (9 españolas, siendo una de ellas la EP '102 que nos ocupa) cuyas anualidades del año 2020 no habían sido aún abonadas por PATRIX (pues aún estaban dentro del plazo de 3 meses después del devengo para su pago sin recargo), pero que en el sistema de pagos de CPA aparecían ya vinculadas a la anualidad de 2021, por lo que no salían en el sistema como patentes cuyas anualidades estaban "aún pendientes de abonar", lo que NOBEL BIOCARE puso en conocimiento de CPA el 28 de septiembre de 2020. Con motivo de ello, NOBEL BIOCARE y el "project manager" designado por CPA se cruzaron varios e-mails (que aporta) quedando claro de que CPA iba a hacerse cargo del pago de la anualidad del 2020 de las patentes españolas y brasileñas identificadas, resaltando las expresas instrucciones dadas de que CPA pagase las anualidades pendientes. Destaca la tabla en la que se incluyen las patentes respecto a las cuales CPA se comprometió a pagar la anualidad de 2020 a petición de NOBEL BIOCARE. El 29 de septiembre de 2020 (Folio 112, cuya traducción obra en el Folio 166), la coordinadora de Propiedad Industrial de NOBEL BIOCARE remitió un e-mail al Sr. Marcial de CPA adjuntándole dicha tabla, en la que claramente estaban recogidas las instrucciones de pago para las patentes identificadas, entre ellas la patente EP '102 y el mismo día el Sr. Marcial respondió con otro e-mail en el que de forma expresa afirmó que dichas anualidades recogidas en la tabla "serán pagados dentro de la próxima semana". Al día siguiente, el 30 de septiembre de 2020 (Anexo X de la solicitud, Folio 121, cuya traducción obra en el Folio 175), el Sr. Marcial comunicó de manera inequívoca a NOBEL BIOCARE que el estado de las patentes había sido modificado en el sistema para incluir como pendiente la anualidad de 2020.

- En nuevo informe EDT emitido por CPA y remitido a NOBEL BIOCARE el 16 de octubre de 2020, se indicaba que la fecha del pago de la anualidad de esas 9 patentes españolas había sido actualizada atendiendo a la fecha del devengo de la siguiente anualidad correspondiente al 2021, lo cual para NOBEL BIOCARE tenía toda la lógica si las anualidades del 2020 ya habían sido abonadas como se había acordado con el Sr. Marcial.

- La información del expediente de la EP '102 a la que NOBEL BIOCARE podía acceder en el sistema, mostraba que la patente estaba en vigor, y situaba la próxima fecha de devengo de la anualidad como 26 de agosto de 2021.

- La causa del impago se debió, en definitiva, a un reseteo del sistema que se produjo antes de que dicho pago se hubiera hecho efectivo y, con ello, a la eliminación de unas instrucciones de pago expresamente introducidas en el sistema antes de que se hubieran hecho efectivas, totalmente imprevisto, que pasó inadvertido por las partes. No fue hasta un año después, entre el 1 y el 4 de octubre de 2021, que NOBEL BIOCARE y CPA constataron que la anualidad del 2020 no fue abonada, a pesar de las instrucciones expresas a este respecto que se registraron debidamente en el sistema.

- Los primeros indicios que llevaron a NOBEL BIOCARE a sospechar que podría haber habido un problema con el pago de estas anualidades se pusieron de manifiesto el 1 de octubre de 2021, cuando la coordinadora de Propiedad Industrial de NOBEL BIOCARE descubrió, durante una revisión rutinaria de los próximos vencimientos de la cartera de patentes, que la anotación relativa a la anualidad 10ª de la EP 2.729.085 y la 17ª anualidad de la patente europea EP 1.781.201 mostraban el apelativo "Anualidad debida periodo de gracia sin recargo", iniciándose una investigación urgente para esclarecer el significado y motivos de este suceso.

- El 1 de octubre de 2021 a las 16:48 NOBEL BIOCARE se puso en contacto con CPA, solicitando el esclarecimiento urgente de los hechos descubiertos. Tras varios correos e indagaciones, se constató que la patente EP '102 de autos estaba afectada y que la anualidad correspondiente al 2020 de dicha patente no se había abonado.

-Por tanto y en conclusión, no fue hasta el 1 de octubre de 2021 que NOBEL BIOCARE tuvo conocimiento del impago.

-Contra lo que sostiene la administración, el hecho de que IPAN y CPA, empresas encargadas meramente de la gestión de los pagos de las anualidades, pudieran haber tenido conocimiento del impago de la anualidad del 2020 en septiembre de 2021 cuando se les rechazó el pago de la anualidad correspondiente al 2021, es irrelevante, pues lo relevante es cuándo NOBEL BIOCARE o su representante profesional tuvieron conocimiento de este hecho y el impedimento cesó respecto a ellos. Y, como hemos visto, en el caso de NOBEL BIOCARE ello se produjo el 1 de octubre de 2021, siendo ésta la fecha en la que debe determinarse el cese del obstáculo para poder solicitar el restablecimiento de derechos.

-Contra lo que sostiene la administración, tampoco puede fijarse la fecha de conocimiento o de posibilidad de tenerlo el 22 de septiembre de 2021, fecha en la que la agente de patentes ISERN solicitó la devolución de la tasa, por instrucción de IPAN. Es preciso señalar que DIRECCION000 no era el agente que constaba como representante de NOBEL BIOCARE en el expediente de esta patente, sino que DIRECCION000 fue contratado por IPAN a los meros y únicos efectos de solicitar dicha devolución. La mejor prueba de ello es que cuando la OEPM emitió la declaración de caducidad de la patente el 20 de agosto de 2022 dirigió dicha comunicación a la Sra. Cristina, y en ningún caso a DIRECCION000.

Como hemos dicho, con toda esta relación de hechos, NOBEL BIOCARE pretende acreditar que cumplió con la diligencia que le era debida y que nada le podía hacer pensar que la 8ª anualidad de la patente EP '102, ni las anualidades de las otras 8 patentes españolas correspondientes al año 2020, no habían sido abonadas, a fin de desmentir a la resolución recurrida, cuando le imputa la falta de la diligencia debida en el pago de las anualidades y en el cumplimiento de los plazos para solicitar el restablecimiento, de modo que, ni hubo falta de diligencia por su parte en la comprobación de haberse realizado el pago, siendo dicho pago debido a un evento ajeno a su voluntad; ni tampoco hasta esa fecha de 1 de octubre de 2021 se le puede imputar falta de diligencia para conocer el impago de la 8ª anualidad. Por tanto, el plazo del artículo 53 de la LP debe comenzar a correr desde esa fecha.

Esta relación de hechos de la demanda no es desmentida por parte de la administración. Como ya dijimos en el auto que acordó el recibimiento del recurso a prueba, la administración no discute los "hechos", en sentido objetivo. Lo que discute es la valoración jurídica que la parte recurrente otorga a esos hechos; y en la parte sustancial de esa valoración, la referida a la fecha "a quo" de los plazos y a la "diligencia debida" respecto del pago y de la observancia de dichos plazos, la contestación a la demanda se basa en los propios alegatos y documentos aportados por la propia recurrente. Por lo tanto, en esta "litis" no está comprometida la prueba de las circunstancias fácticas que han conducido a la resolución recurrida, sino una cuestión axiológica o valorativa que tiene una doble dirección:

a) De un lado, resolver cuál es la fecha que ha de tenerse en cuenta para computar el plazo que contempla el artículo 53 de la Ley de Patentes.

b) De otro lado, determinar si de tales hechos se desprende o no una actuación que pueda calificarse de suficientemente "diligente" en orden a cumplir la obligación de abonar la anualidad de la patente; y en orden a cumplir con los citados plazos para pedir el restablecimiento de la misma.

TERCERO: La resolución de la controversia se basará, pues, en los propios hechos que hemos sintetizado "supra", procedentes de la relación de hechos que incorpora la demanda de la mercantil actora. Pues bien, con base en tales hechos, no podemos acoger ninguna de las conclusiones que propugna dicha demanda: ni cabe entender que la conducta de la recurrente se haya atenido a la diligencia que era exigible para el abono de la anualidad que resultó impagada, en atención a las circunstancias; ni cabe entender que las comunicaciones de impago de una anualidad de la patente efectuadas a la representación de la misma ante la OEPM no le alcancen a efectos de los plazos del artículo 53 de la LP. Pero, sobre todo y como factor esencial para desestimar este contencioso-administrativo, no cabe fijar la fecha a quo del cómputo del plazo del artículo 53 de la LP en la que se postula en el escrito de demanda, ni cabe acoger, en suma, la interpretación de dicho precepto que preconiza la parte actora para el supuesto de autos.

El artículo 53 de la Ley 24/2015, de 24 de julio de 2015, de patentes, establece, en cuanto afecta a este pleito:

1. El solicitante o el titular de una patente o cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta Ley será, previa petición, restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo corresponda a la interposición de un recurso, tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5.

2. La petición deberá presentarse por escrito en el plazo que primero expire de los siguientes:

i) dos meses contados a partir del cese del impedimento;

ii) doce meses contados a partir de la fecha de expiración del trámite omitido o, cuando una petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, doce meses contados a partir de la fecha de expiración del período de seis meses de pago con recargos al que se refiere el artículo 185.

El trámite incumplido deberá realizarse dentro de ese plazo. No obstante, en el caso de que el restablecimiento de derechos se solicite para el plazo previsto en el artículo 30 la petición deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la expiración del mismo o antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes.(...)

De la dicción del precepto, se desprende que existen dos condiciones que han de concurrir acumulativamente para que pueda obtenerse el restablecimiento del derecho perdido:

En primer lugar, como "condictio sine qua non", la exigencia de que la solicitante "demuestre" que empleó toda la diligencia debida para el cumplimiento de la obligación originaria, es decir, la que sea exigible en atención a las circunstancias del caso, pese a lo cual no pudo cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en la Ley y ello hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de la propia Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. La "diligencia debida" que exige el apartado 1 del artículo 53 va referida, pues, al cumplimiento del plazo de la obligación originaria, que en este caso es el pago de la anualidad que determinó la declaración de caducidad de la patente. La figura del restablecimiento de derechos del artículo 53 de la LP es un remedio excepcional para situaciones en las que los titulares de un derecho, pese a actuar con toda diligencia exigible a las circunstancias, debido a una causa que no les es imputable, se ven impedidos de cumplir un plazo y pierden un derecho. Por tanto, tienen que "demostrar" que emplearon esa diligencia exigible, a pesar de lo cual se produjo un evento impeditivo que condujo a no poder cumplir el plazo y a perder el derecho. Este procedimiento no es una vía para subsanar cualquier omisión, error, o incorrecto actuar del titular de una patente, como ha declarado la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS). Recordábamos a este respecto en la sentencia de esta Sala y sección nº 441/2023, de 27 de julio de 2023, recurso nº 98/2021: " Como hemos tenido oportunidad de declarar en diversos recursos siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la figura del restablecimiento de derechos tiene una finalidad muy concreta cual es restablecer los derechos del interesado cuando, habiendo empleado la diligencia debida de cara a un plazo con respecto a la Oficina Española de Patentes y Marcas, pierde su derecho, sin que la " restitutio in integrum" pueda entenderse, sin embargo, como una puerta para subsanar la falta de observancia de un plazo, que siempre son obligatorios o preclusivos, o una vía para subsanar la falta de aportación de un documento al expediente, u otras irregularidades similares [por todas Sentencia de 30 de septiembre de 2015 (recurso 1197/2013 )]".

El segundo requisito o presupuesto para que quepa acceder al restablecimiento de derechos, acumulativo al anterior, es que el titular del derecho perdido a causa de esa circunstancia ajena a su demostrada diligencia "pida" el restablecimiento; y que lo pida en unos plazos que, de forma alternativa, establece el apartado 2. Como recordábamos también en la antes citada sentencia nº 441/2023, de 27 de julio de 2023, " Respecto al plazo máximo en el que debe presentarse la solicitud de restablecimiento de derechos el artículo 53.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes dispone que " La petición deberá presentarse por escrito en el plazo que primero expire de los siguientes: i) dos meses contados a partir del cese del impedimento; ii) doce meses contados a partir de la fecha de expiración del trámite omitido o, cuando una petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, doce meses contados a partir de la fecha de expiración del período de seis meses de pago con recargos al que se refiere el artículo 185".

Pues bien, ninguno de esos dos requisitos se cumple en caso que nos ocupa, como declara la resolución de la OEPM y tal como explicaremos a continuación.

CUARTO: Comenzaremos por el segundo de los requisitos para obtener el restablecimiento de la patente. Lo haremos así, porque esta es la causa esencial de denegación del restablecimiento en las resoluciones administrativas recurridas. En la que resuelve el recurso de alzada, expresamente se dice que " Se inadmite la solicitud de restablecimiento de derechos por estar presentada después del plazo de dos meses desde el cese del impedimento". Todo el fundamento de derecho tercero de dicha resolución se dedica a analizar el incumplimiento del plazo del artículo 53.2 de la LP. Y, finalmente, en el último párrafo de ese fundamento de derecho tercero, se dice que " ... aunque no procedería entrar en la cuestión de la diligencia debida, lo haremos en aras de la complitud y también porque tiene relación con la conclusión alcanzada en la cuestión del plazo que acabamos de resolver". Por lo tanto, el incumplimiento de la diligencia debida por parte de la recurrente es un argumento adicional y a mayor abundamiento, que se analiza en el posterior fundamento jurídico cuarto. Pero la razón esencial de que no se admita la petición de restablecimiento es el incumplimiento del plazo de dos meses desde el cese del impedimento, del artículo 53.2.i) de la LP.

Aceptando que el "impedimento" para solicitar el restablecimiento y pagar la anualidad pendiente fuera, precisamente, el desconocimiento de que no se había pagado la anualidad que motivó la declaración de caducidad de la patente, el dia a quo para el cómputo del plazo del artículo 53.2.i) de la LP no puede ser el que preconiza la demanda. No es discutido que en fecha 8-9-2021, la OEPM comunicó a la empresa IPAN, que no podía admitirse el pago de la 9ª anualidad de la patente que nos ocupa, al estar impagada la anterior. IPAN era la empresa subcontratada por la mercantil CPA, empresa a la que (como reconoce la misma demanda en su parágrafo 13), desde el día 1 de octubre de 2020, NOBEL BIOCARE había contratado como proveedora de pago de las anualidades de sus patentes. Y tampoco es discutido que en fecha 22-9-2021, Dña. Marí Trini, de la agencia " DIRECCION000.", subcontratada a su vez por IPAN, solicitó ante la OEPM la devolución de la tasa de la 9ª anualidad. Siendo ello así, no podemos hablar ya de "desconocimiento" del impago de las anualidades comprometidas. Hemos de concluir que desde la primera de las fechas (con mucho mayor motivo desde la segunda, pues deja patente el conocimiento del impago) cesó la circunstancia impeditiva del pago y comenzó a correr el plazo para solicitar el restablecimiento del artículo 53.2.i) de la LP. Los representantes de NOBEL BIOCARE ante la OEPM fueron notificados del impago de la primera de dichas anualidades comprometidas e, incluso, tras dicha comunicación, solicitaron de la OEPM la devolución del importe de la segunda, lo que no deja lugar a duda alguna del conocimiento del impago y, por ende, del "cese del impedimento" a efectos de la solicitud de restablecimiento.

Contra lo que sostiene la recurrente y admite, incluso, el Abogado del Estado, el eje de la discusión jurídica no estriba en decidir si CPA tenía o no capacidad de toma de decisiones y de obrar respecto a la solicitud y mantenimiento de la patente. No estamos enjuiciando a quién corresponde la decisión de solicitar el restablecimiento (problema de legitimación), cuestión perfectamente resuelta por el propio artículo 53 de la LP. La cuestión radica en determinar cuándo la legitimada para hacerlo, que no se discute que era NOBEL BIOCARE, tuvo conocimiento de que se había producido el impago de la patente de referencia, porque desde ese momento se produce el cese del impedimento y comienza a correr el plazo del artículo 53 para solicitar el restablecimiento; y si la comunicación de 8-9-2021 a IPAN, así como la actuación de DIRECCION000. de fecha 22-9-2021 realizada en su nombre, le alcanzan (problema de representación). Y, siendo este el "thema decidendi", no es posible admitir la tesis de la recurrente de que la fecha a tener en cuenta sea la de 1-10-2021, día en que la coordinadora de Propiedad Industrial de NOBEL BIOCARE puso en marcha una investigación interna urgente que, previa consulta con CPA, derivó en la constatación del impago. Admitir esta tesis supone desconocer palmariamente la actuación de la actora por medio de sus representantes ante la OEPM y conduce directamente a la práctica imposibilidad de aplicar los plazos del artículo 53, como bien apunta la contestación a la demanda.

No puede entenderse que la actuación de NOBEL BIOCARE sea completamente independiente y esté desvinculada de la de sus representantes ante la OEPM, como si representada y representantes nada tuvieran que ver entre sí. Admitir tal cosa pugna con las normas que específicamente regulan la representación en el ámbito normativo del derecho de patentes y marcas; y pugna con las reglas que, con carácter general, regulan la representación y con la esencia del mandato representativo.

Hay varios preceptos de los que se sigue que a NOBEL BIOCARE le alcanzan los efectos de la comunicación a IPAN, en cuanto empresa subcontratada por la mercantil CPA, de que no podía admitirse el pago de la 9ª anualidad de la patente que nos ocupa, al estar impagada la anterior; y de la actuación de la agencia " DIRECCION000.", subcontratada a su vez por IPAN, cuando a renglón seguido solicitó ante la OEPM la devolución de la tasa de la 9ª anualidad. Ambas actuaciones suponen perfecto conocimiento por los representantes de NOBEL BIOCARE y, por ende, de la representada NOBEL BIOCARE, del impago de la anualidad.

Específicamente para el ámbito del derecho de patentes, el artículo 108 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, establece en su apartado 1 respecto a la acreditación de la representación en invenciones que no será necesario aportar poder de representación para actuar ante la OEPM salvo en determinados supuestos tasados que no hacen al caso. Por tanto, los actos y comunicaciones ante la OEPM realizados por o en relación con un representante designado por el titular de la patente, aun cuando no aporte poder ante la OEPM, surten plenos efectos respecto del representado, salvo que este último hubiera comunicado a la OEPM la terminación de su apoderamiento, como expresamente previene el apartado 4 del mismo artículo 108 (" Todo representante que, por cualquier causa, deje de estar apoderado seguirá siendo considerado como tal hasta que no se haya comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente la terminación de su poder").

La anterior norma propia del ámbito del derecho de patentes no es otra cosa que un trasunto de las reglas generales que, en el derecho administrativo y en el ordenamiento jurídico en general, regulan el mandato representativo. Así:

En el ámbito del derecho administrativo, el artículo 5.3 de la Ley 39/2015 dispone que " Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación". Es decir que, incluso si no existiera la norma singular del artículo 108 del Real Decreto 316/2017, cabría dudar de la vigencia de la representación de la agencia " DIRECCION000.", para deducir una solicitud de devolución de la tasa de la 9ª anualidad: pero no cabría duda alguna de que, para un acto de mero trámite como es el pago de una tasa, la representación se presume y, por tanto, sería perfectamente eficaz respecto de NOBEL BIOCARE la comunicación del impago de la anualidad que se hizo a IPAN el 8-9-2021, como ya apreciamos para un asunto similar en la ya citada sentencia nº 59/2021 de esta sección.

Con carácter general para la totalidad del ordenamiento jurídico, el artículo 1.158 del Código civil dispone que " Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor".

Si esto es así para el pago de las obligaciones en general, lo es de la misma manera para el mandato representativo. La recurrente NOBEL BIOCARE reconoce en su demanda que hasta el 1 de octubre de 2020, PATRIX A.B. ("PATRIX") gestionaba el pago de las anualidades de las más de mil patentes que conforman la cartera de NOBEL BIOCARE y procedía regularmente al pago de las anualidades de las patentes titularidad de NOBEL BIOCARE; y que, con efectos en fecha 1 de octubre de 2020, NOBEL BIOCARE cambió de proveedor de pago de anualidad a la empresa especializada CPA, a la que atribuyo esas mismas funciones, lo que es conforme con el artículo 7.2 del Tratado sobre Derecho de Patentes de 1 de junio de 2000 (ratificado por España mediante Instrumento de Adhesión de 20-6-2013, BOE 9-10-2013), que dice expresamente que "cualquier persona podrá pagar las tasas de mantenimiento".

Admitido ese vínculo, no es posible separar la actuación de NOBEL BIOCARE de la de CPA, a la que atribuyó esa función que entraña un propio y verdadero mandato representativo, esto es, que superpone a la relación jurídica del mandato entre dichas mercantiles un poder de representación, de manera que el mandatario, cuando ante terceros hace uso de las facultades que le otorga el mandante, actúa por cuenta del mismo y en su nombre, de manera que las consecuencias jurídicas de su actuación se producen directamente en la esfera del mandante. Por lo tanto, cuando NOBEL BIOCARE otorga a CPA las facultades de actuar ante la OEPM para realizar el pago de las anualidades de las patentes, está asumiendo las actuaciones que CPA realice en su nombre a tal efecto, cualquiera que sea la forma en que las lleve a fin, tanto si lo hace por sí, como si actúa a través de terceros con los que subcontrata, como es el caso de las agencias IPAN; o de la agencia DIRECCION000. con la que a su vez subcontrató esta última. Todas las actuaciones realizadas por estas, como mandatarias a su vez de CPA, han de ser asumidas NOBEL BIOCARE, que atribuyó a CPA gestionar el pago de las anualidades en su nombre. Y, en este sentido, la comunicación a CPA o a la agencia subcontratada por CPA para desarrollar el mandato conferido por la recurrente, del impago de una anualidad; o la solicitud de devolución de un pago realizada por CPA o una agencia subcontratada, vincula a NOBEL BIOCARE frente a la OEPM, ante la que actúan las primeras en su nombre.

No es posible, pues, "disociar" la actuación de las representantes y la actuación de la representada que les atribuyó esa gestión. Aceptar lo contrario en estos casos de representación supondría, como bien apunta la contestación a la demanda, dejar sin virtualidad el plazo del artículo 53.2.i) de la LP, porque bastaría con alegar que el titular de la patente no está vinculado a las comunicaciones o actuaciones de sus representantes y que, por tanto, no tuvo conocimiento del impago hasta la publicación de la caducidad de la patente, para dejar al albur del titular el inicio del cómputo de dicho plazo.

El criterio que sostenemos en esta sentencia coincide con el que invoca la parte actora con la cita de numerosas resoluciones de la OEPM que cita y aporta. No cabe admitir, como se alega en la demanda, que el criterio asentado en la práctica de la OEP y otras oficinas sea reconducir automáticamente y en todo caso el dia a quo a la fecha de publicación de la caducidad de la patente. No hay duda de que esas resoluciones declaran que la publicación determina automáticamente el cese del impedimento, como no puede ser de otra manera, pues no se puede eludir el efecto propio de la publicación; pero ese momento puede adelantarse, como sucede en el caso de autos, cuando se constata la existencia de otro acto o hecho anterior que determina que el titular de la patente tuviera conocimiento previo a la publicación de dicho cese. Para comprobarlo, baste leer algunas de las resoluciones que también cita la demanda, como la de la Cámara Jurídica de la OEP del parágrafo 108. Es, además, el criterio sostenido por esta Sala y sección, como reconoce la propia demandante, en sentencias como la 5 de octubre de 2022, recurso 414/2012, cuando decíamos: " La Oficina Española de Patentes y Marcas establece como dies a quo para el computo del plazo de interposición del recurso de alzada el de la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, debiendo significarse que de conformidad con el precepto anteriormente indicado solo cabe la notificación mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial si el interesado expresamente lo ha solicitado, o bien si se trata de un interesado a través de un representante profesional". Ese representante profesional habilitado para la gestión de pagos en nombre de NOBEL BIOCARE era CPA, como la misma parte recurrente admite.

En definitiva, como afirma la propia demanda (parágrafo 112), lo relevante para establecer la forma de computar el plazo es que el responsable de la patente (el titular o su representante profesional) tenga conocimiento efectivo del impago que ha llevado a la pérdida del derecho, a fin de que pueda poner remedio y evitar la pérdida. Eso es lo que hemos analizado en este fundamento jurídico, alcanzando las conclusiones que hemos expuesto, con base en las cuales, la fecha del cese del impedimento para NOBEL BIOCARE, es la de 8-9-2021, en la cual a la sociedad CPA (por medio de su propia representante subcontratada IPAN), en su condición de representante para efectuar los pagos de las anualidades por la titular de la patente, le fue comunicada la falta de pago de la anualidad comprometida. Tal conclusión conduce a entender superado el plazo de dos meses para la presentación de la solicitud de restablecimiento, cuando se dedujo dicha solicitud el 30-11- 2021, que es lo que sostiene la administración.

Ello ha de conducir, por sí solo, a la desestimación de la demanda.

QUINTO: Lo razonado en el fundamento de derecho anterior sería suficiente, como decimos, para desestimar la demanda y todas sus pretensiones. Ya hemos dicho anteriormente, que del tenor del artículo 53, apartados 1 y 2, de la LP, se desprende que existen dos condiciones que han de concurrir acumulativamente para que pueda obtenerse el restablecimiento del derecho perdido. Una es la que ya hemos examinado, esto es, que el titular del derecho perdido a causa de una circunstancia ajena a su demostrada diligencia "pida" el restablecimiento; y que lo pida en unos plazos que, de forma alternativa, establece el apartado 2. Hemos visto que esta última condición no concurre y ello basta para que se rechace la petición de restablecimiento, como acertadamente razona la resolución recurrida.

Además, hay un segundo condicionante; que deriva del apartado 1 del artículo 53 y que la citada resolución administrativa valora a mayor abundamiento de la anterior causa de inadmisión: que la persona solicitante "demuestre" que empleó toda la diligencia debida para el cumplimiento de la obligación originaria, es decir, la que sea exigible en atención a las circunstancias del caso, pese a lo cual no pudo cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en la Ley y ello hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de la propia Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. La "diligencia debida" que exige el apartado 1 del artículo 53 va referida, pues (y en esto yerra el acto administrativo), únicamente al cumplimiento del plazo de la obligación originaria, que en este caso es el pago de la anualidad que determinó la declaración de caducidad de la patente; pero no al cumplimiento de los plazos del apartado 2.

En este orden de ideas, en la sentencia de esta Sala y sección nº 568/2021, de 19 de octubre de 2021, recurso nº 185/2020, ya dijimos que " ...para que pueda acordarse el restablecimiento de derechos se precisa que se demuestre toda la diligencia requerida por las circunstancias, y la jurisprudencia interpretativa del artículo 1105 y concordantes del Código Civil señala que la fuerza mayor determinante del incumplimiento contractual, que conlleva unos efectos distintos del resto de los supuestos de incumplimiento, se caracteriza por la ausencia total de negligencia en la causación del evento, el cual viene determinado por un suceso imprevisible y de tal magnitud que, aun previsto, resulte inevitable a pesar de desplegarse la máxima diligencia; existiendo otro sector doctrinal que atiende a la procedencia interna o externa del obstáculo que impide el cumplimiento de la obligación, considerando a la fuerza mayor como el acontecimiento que se origina fuera de la empresa o círculo del deudor, con violencia insuperable que queda fuera de los casos fortuitos que deben preverse en el curso ordinario y normal de la vida. En interpretación de dicho precepto la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2000 ha señalado que concurre la fuerza mayor cuando sobrevienen circunstancias extraordinarias, anormales y ajenas a aquel que la invoca, cuyas consecuencias o bien son imposibles de prever o, previstas, son imposibles de evitar, en uno y otro caso no obstante el uso de la debida diligencia. No se trata sólo de acontecimientos más o menos fortuitos, que se incluyen en el riesgo normal de toda actividad humana, pero en los que no confluyen los rasgos antes apuntados, sino de verdaderas circunstancias de excepción. El artículo 53 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes exige demostrar toda la diligencia requerida por las circunstancias y vistas las circunstancias concurrentes solo puede afirmarse que el impago se produjo por una conducta negligente del interesado, que o bien carecía de un sistema válido de control para el pago de la tasa correspondiente, o bien no siguió el protocolo correspondiente, o abandono el seguimiento del procedimiento, circunstancias todas ellas alejadas del concepto de "ordenado comerciante" que ha de presidir la actividad de la entidad actora y de su agencia reconociéndose la existencia de un error concepto este distinto y contrario al concepto de diligencia requerida"..

Por lo tanto, en dicha sentencia ya apuntábamos un criterio acerca de lo que debe entenderse por "diligencia debida"; de lo que ha de tenerse por "caso fortuito" o "fuerza mayor", que excluirían la responsabilidad del solicitante por el incumplimiento del plazo; y de cómo pueden proyectarse esos conceptos a un caso como el de autos.

Siguiendo las mismas pautas, también en este supuesto hemos de entender que, pese a los innegables esfuerzos dialécticos de la demanda, no puede entenderse que NOBEL BIOCARE actuase con toda la diligencia que le era exigible respecto del pago de la anualidad comprometida; y que no puede entenderse que la causa del impago se debiera a un acontecimiento calificable como "caso fortuito" o "fuerza mayor".

En primer lugar, la secuencia de los acontecimientos que narra la demanda (que hemos recogido, sintéticamente, en el fundamento de derecho segundo) es la mejor demostración de que la diligencia debida aplicable a este caso era la más alta posible. El traspaso de la gestión de pagos, el volumen de patentes y la complejidad de todo el proceso obligaban a extremar las precauciones. No se duda de la capacitación de la empresa CPA elegida por la actora, ni de la idoneidad de sus procedimientos. Muy al contrario, todo ello redunda en que esa máxima diligencia era exigible a una empresa de tan alta cualificación y experiencia, de modo que no puede excusarse del impago pretextando un problema vinculado a un "reseteo del sistema", que se produjo antes de que dicho pago se hubiera hecho efectivo y que dio lugar a la eliminación de unas instrucciones de pago expresamente introducidas en el sistema antes de que se hubieran hecho efectivas, lo que pasó inadvertido por las partes. Esta es la causa a la que la propia demanda imputa el fallo en el pago y esa causa no puede entenderse constitutiva de fuerza mayor, a la vez que revela que la diligencia no ha sido la adecuada. La demanda reconoce que ya el 14 de septiembre de 2020, la información de la cartera de patentes transferida, para que NOBEL BIOCARE procediera a su revisión, lo que llevó a cabo, identificando, entre las miles de patentes que estaban siendo traspasadas, únicamente 16 patentes (9 españolas, siendo una de ellas la EP '102 que nos ocupa) cuyas anualidades del año 2020 no habían sido aún abonadas por PATRIX; y también reconoce que NOBEL BIOCARE y el "project manager" designado por CPA se cruzaron varios e-mails (que aporta) en relación con ese número tan concreto de patentes españolas y brasileñas identificadas, resaltando las expresas instrucciones dadas de que CPA pagase las anualidades pendientes. No es posible admitir como una conducta "diligente" que, detectado el impago de ese tan corto número de patentes ya en septiembre de 2020 y habiéndose cruzado conversaciones sobre este tema en particular, CPA y la misma NOBEL BIOCARE no hicieran un seguimiento particular, específico y singularizado, del pago de estas concretas patentes y se llegue al mes de octubre de 2021 sin asegurarse del pago; no es entendible que NOBEL BIOCARE no exigiera a CPA la confirmación y la prueba del pago; no es entendible que CPA no cursara específicas instrucciones a sus subcontratadas IPAN e DIRECCION000. en relación con estas concretas patentes, que les alertaran de cualquier incidencia respecto de las mismas. Sólo esa falta de diligencia explica que las subcontratistas recibieran de la OEPM comunicación de la falta de pago de la patente comprometida y no hubiera una inmediata reacción; y que incluso se solicitase la devolución del importe de la siguiente anualidad, lo que es la mejor demostración de la falta de previsión al respecto. Todo ello no puede calificarse en absoluto de "diligente"; de la misma manera que todo ello pone de manifiesto que el impago no puede achacarse, sin más, al problema de "reseteo" del sistema, como pretende la demanda.

En consecuencia, también en este punto hemos de mantener el criterio de la resolución recurrida y considerar que, también por estas razones, la decisión administrativa es ajustada a derecho, por lo que la demanda y todas sus pretensiones deben ser desestimadas.

SEXTO: El artículo 139 de la Ley 29/1998 reformado por Ley 37/2011 en materia de costas, determina su imposición a la parte cuyas pretensiones hayan sido totalmente desestimadas, en este caso la parte recurrente, si bien se fijará una suma máxima por este concepto, que se establecerá prudencialmente por esta Sala en atención a la cuantía y complejidad del pleito, conforme autoriza el apartado 4 de dicho precepto. Estableciendo el apartado 4 que la imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima, este Tribunal, haciendo uso de esta facultad, fija las costas a abonar por la parte actora en la suma de DOS MIL EUROS (2.000.-€) por todos los conceptos, más IVA, para lo que se ha valorado la cuantía y complejidad de la cuestión jurídica planteada.

Vistos los anteriores preceptos y razonamientos,