VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR SÁNCHEZ.
PRIMERO.- El Procurador don José Carlos Peñalver Garcerán en nombre y representación de la entidad "La Finca Real Estate Management, S.L." interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de 23 de marzo de 2022 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que estimó el recurso de alzada interpuesto por la entidad "Urbanizadora Villamartín, S.A." contra la resolución de 28 de Julio de 2021 que ordenó inscripción de la marca nº 4.063.763 LaFinca Golf LosLagos(denominativa) para proteger productos de la clase 41ª del nomenclátor internacional, denegando definitivamente la inscripción.
SEGUNDO.- Se fundamenta el recurso en la compatibilidad de la 4.063.763 LaFinca Golf LosLagos(denominativa) con las marcas cuya titularidad ostenta la entidad "Urbanizadora Villamartín, S.A.", en concreto Marca Nacional 3.659.778 (mixta) y Marca Europea A017188293 .
Se alega la inexistencia de la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que establece que "No podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
TERCERO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas entiende que:
En el recurso que aquí se resuelve se impugna la concesión de la marca denominativa M 4.063.763 "LAFINCA GOLF LOSLAGOS" (clase 41: explotación de instalaciones deportivas; explotación de campos de golf; servicios de club social para el entretenimiento), concedida al haberse estimado la oposición basada en:
Un conjunto de marcas respecto de las cuales el solicitante instó la prueba de uso, requerimiento que no fue atendido por el oponente.
la marca figurativa M 3.659.778 ( clase 44: servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura; servicios de spa)
La MUE figurativa A017188293 ( clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal).
Respecto de las marcas de las que no se aportó la prueba de uso, se afirma que sí se habría aportado, en fecha 20.7.2021.
En relación con la aportación o no de los documentos relativos a la prueba de uso, se ha comprobado que el 20.7.2021 el oponente, ahora recurrente, no aportó documentación al respecto, sino que instó la prórroga del plazo para presentar dicha documentación.
Dado que estamos ante un trámite que, de concederse la prórroga, perjudicará a derechos de terceros (en concreto, al solicitante), no procedía acordar dicha prórroga según lo dispuesto en el art. 32.1 LPACAP: La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.
Además, tal y como se indicó en la resolución recurrida, no concurrían los requisitos del art. 32.2 LPACAP que, en su caso, sí habrían permitido la concesión de la prórroga: La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.
Por tanto, la desestimación de la oposición respecto de las marcas sobre las que no se aportó la prueba de uso requerida fue ajustada a derecho, pues, tal y como indica el art. 21.bis in fine RLM "Si en el referido plazo el oponente no aportara prueba alguna o esta fuera insuficiente o, en su caso, no se acreditara causa justificativa para la falta de uso, se desestimará la oposición".
(...)
En la controversia que ahora nos concierne, las marcas a comparar son, por un lado, "LAFINCA GOLF" y, por otro y . Como se ve a simple
vista, existe similitud fonética en grado alto al compartir los términos "LA FINCA GOLF". Además, dada la presencia del término "GOLF", también existe similitud conceptual en grado alto.
A la luz de todo lo anterior, es clara la existencia de una similitud denominativa y conceptual entre los signos enfrentados, quedando cumplido al primer requisito del art. 6.1.b) de la LM .
(...) En el supuesto que nos ocupa, existe similitud aplicativa en los servicios designados por las marcas por los siguientes motivos:
- Los servicios de "explotación de instalaciones deportivas" de la marca solicitada son similares a los de "servicios de spa" ya que muchas instalaciones deportivas disponen de spa y tienen, en ocasiones, el mismo público objetivo.
- Los servicios de "explotación de campos de golf" de la marca impugnada son similares a los servicios de spa, por los motivos mencionados anteriormente, y también a los de "hospedaje temporal", dado que hay muchos hoteles que disponen de instalaciones para la práctica del golf.
- Los "servicios de club social para el entretenimiento" de la marca solicitada son similares también a los servicios de hospedaje temporal, dado que muchos hoteles ofrecen también servicios de club social.
(...) El último factor a examinar para determinar la posible compatibilidad registral entre los signos, es la posibilidad de que se genere riesgo de confusión o asociación en el consumidor. El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente los signos en sí o establece una conexión y da por hecho que los servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente
(...) En el caso que nos ocupa, existe riesgo de confusión o, al menos, asociación, entre "LAFINCA
GOLF LOSLAGOS" y / habida cuenta de las similitudes fonéticas y conceptuales entre los signos y su similitud aplicativa. Así, el consumidor medio no podrá diferenciar los signo o, en el mejor de los casos, pensará que los servicios de, por ejemplo, golf designados con la marca "LAFINCA GOLF LOSLAGOS" tienen un mismo origen empresarial que los servicios de spa o los hoteles De hecho, podría pensar que son servicios presentados en el mismo complejo hotelero, por ejemplo.
En la contestación del recurso se alega que el solicitante sería titular de una familia de marcas "LAFINCA", pero tal cosa no puede ser tenida en cuenta, pues son denominaciones diferentes y no cabría aplicar, por ello, la llamada doctrina de la "continuidad registral", que, de hecho, no se invoca como tal en la contestación al recurso.
Por otro lado, el hecho de que el solicitante sea titular de otras marcas similares a la aquí impugnada tampoco resulta relevante, pues son marcas en los que no se presentó oposición, por lo que ni siquiera se analizó la compatibilidad con otros signos.
CUARTO.- Conforme al régimen actual el artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. De forma que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza, en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea renombrada puesto que el artículo 8. del Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en su redacción establecida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados establece que no podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
Así pues, como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior". El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos . Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
QUINTO.- Dos son los elementos que han de analizarse, en primer lugar a existencia de semejanzas o identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas. Respecto de la primera cuestión. Los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otros, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.
SEXTO.- Aplicando tal doctrina al caso de autos, la Sala entiende respecto de los factores de riesgo alegados por la parte actora teniendo en cuenta que el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia.
Ha de señalarse que marca solicitada la marca LaFinca Golf LosLagos(denominativa) y las marcas y no son de idénticas.
Como señala la citada Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 a diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista , los conceptos de semejanza , similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas .
SÉPTIMO.- Respecto de la semejanza denominativa no cabe duda que está presente en el caso enjuiciado en la presente resolución toda vez que las marcas prioritarias incluyen la expresión, la finca y golf que son las expresiones utilizadas por la marca cuya inscripción pretende la actora por lo que existe dicha relación de semejanza, aunque las marcas prioritarias contengan otros elementos y determinaciones como las expresiones hotel Spa & resort o SPA Salud & Wellness de forma que el consumidor medio puede establecer la relación de semejanza que el artículo 6.1 b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece.
Aunque la marca pretendida por la parte actora incluya también la denominación "los Lagos", tal circunstancia no impide reconocer la presencia de una relación de semejanza denominativa puesto que puede entenderse que se trata de una marca derivada de la marca principal la finca golf y por lo tanto existe una relación de semejanza denominativa y respecto al precedente administrativo alegado por la recurrente, la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 25 de Septiembre de 2.002 señala que no constituyen precedentes vinculantes, las resoluciones administrativas, al margen de la legalidad o ilegalidad de su otorgamiento. En igual sentido la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005 señala que los precedentes administrativos no vinculan a los Tribunales, ni siquiera al propio Registro (hoy OEPM), porque la concesión o denegación de una marca no es actividad discrecional, sino reglada, en la que es prevalente el principio de legalidad.
Como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009 en el recurso de casación número 3682/2006 los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la de Marcas, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registro absolutas y relativas contempladas en el mencionado cuerpo legal.
OCTAVO.- Ahora bien el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, exige también para impedir el acceso al registro de la marca pretendida que se designen productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, esto salvo cuando se trate de marcas renombradas.
La marca 4.063.763 LaFinca Golf LosLagos(denominativa) pretende proteger en clase 41ª explotación de instalaciones deportivas; explotación de campos de golf; servicios de club social para el entretenimiento.
La marca española 3.659.778 protege en clase 44ª servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura; servicios de spa.
Y la marca europea A017188293 protege en clase 43ª Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal).
Respecto de los servicios que protegen la marca 3.659.778 ni los servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura; tiene relación alguna con los servicios que pretende proteger la marca .4.063.763 LaFinca Golf LosLagosy lo mismo puede decirse de que los servicios de hospedaje temporal que protege la marca europea A017188293
La Oficina Española de Patentes y Marcas entiende que Los servicios de "explotación de instalaciones deportivas" de la marca solicitada son similares a los de "servicios de spa" ya que muchas instalaciones deportivas disponen de spa y tienen, en ocasiones, el mismo público objetivo.
- Los servicios de "explotación de campos de golf" de la marca impugnada son similares a los servicios de spa, por los motivos mencionados anteriormente, y también a los de "hospedaje temporal", dado que hay muchos hoteles que disponen de instalaciones para la práctica del golf.
- Los "servicios de club social para el entretenimiento" de la marca solicitada son similares también a los servicios de hospedaje temporal, dado que muchos hoteles ofrecen también servicios de club social.
Es decir la relación con la semejanza aplicativa se refiere a los servicios de SPA que la oficina española de patentes y marcas entiende, de forma incomprensible al parecer de la Sala como complementarios a los servicios de explotación de instalaciones deportivas o de campos de golf debiendo significarse que no existe constancia de que un campo de golf precise que en sus instalaciones de los servicios de un SPA, y que tales servicios sean servicios propios de todas las instalaciones deportivas aunque algunas de ellas pudieran estar dotados de ellos no los configuran, ni el SPA, en sí mismo constituye una instalación deportiva por lo que no puede entenderse que tal servicio impida la inscripción de otra marca para proteger las instalaciones deportivas y mucho menos las instalaciones de un campo de golf.
Ahora bien el Tribunal si entiende que existe cierta relación de semejanza entre los servicios de club social para el entretenimiento y los servicios de tratamientos de higiene y de belleza para personas y fundamentalmente los servicios de restauración que se ofrecen habitualmente en los que social para el entretenimiento y los tratamientos de higiene y de belleza que entre los que se encuentran los servicios de SPA se ofrecen ocasionalmente las mismas por lo tanto el tribunal si entiende que existe relación de semejanza aplicativa entre dichos servicios lo que ha de provocar una estimación parcial del recurso contencioso-administrativo limitando la inscripción de la marca pretendida por la actora a los servicios de explotación de instalaciones deportivas y explotación de campos de golf.
NOVENO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en su redacción establecida por la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.
Al estimarse parcialmente las pretensiones del actor, no procede la condena en costas de ninguna de las partes, por lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes lo serán por mitad.
VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
