Sentencia Contencioso-Administrativo 431/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 582/2022 de 24 de julio del 2023

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 28 de junio de 2022 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por la mercantil oponente contra la resolución de 27 de octubre de 2021, que acuerda conceder la inscripción de la marca núm. 4070499 "PANADERÍA ANTOÑITOS MADRID" en las clases 30 y 35 del Nomenclátor Internacional.

Dicha resolución argumenta:

(i) Entre los signos en conflicto existe similitud fonética, "dado que "ANTOÑITOS" y "TOÑITO" comparte varias letras, unido a que ambas marcas incluyen la palabra "PANADERIA". Por el mismo motivo, también existe similitud conceptual.

(ii) Existe similitud aplicativa entre los productos de pastelería y confitería de la marca oponente y los productos de la clase 30 de la marca solicitada (café, té, cacao y sucedáneos de café; pan, productos de pastelería y confitería, chocolatería), salvo para los propios productos de pastelería y confitería en los que existía identidad. Respecto de los servicios de la clase 35, existe similitud respecto de los servicios de venta al por mayor y menor, en comercio y a través de redes informáticas de productos de panadería, bollería, pastelería y confitería, dado que el objeto de dichos servicios es el reivindicado por la marca oponente. No existe similitud alguna respecto de los demás servicios de la clase 35 (publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial) pues son servicios prestados por empresas diferentes y con un público objetivo también diferente.

Y concluye que no existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto "a pesar de las similitudes mencionadas entre los signos y sus ámbitos aplicativos...". "En primer lugar, para el consumidor medio será muy fácil distinguir "ANTOÑITOS" de "TOÑITO" dado que este último hace referencia a una persona de nombre " Nemesio" llamada por su diminutivo, mientras que "ANTOÑITOS" se refiere a un plural de personas, algo que no suele ser habitual utilizar. Ello hará penar que "ANTOÑITOS" se refiere a algo diferente a una persona. Por otro lado, ambos términos son diminutivos del mismo nombre, pero distintos. Además, gráficamente son marcas muy diferentes en su tipología y color. Por otro lado, el hecho de compartir "PANADERÍA" es irrelevante, es pues un término descriptivo. En definitiva, pues, el consumidor medio podrá diferenciar los signos sin problema, por lo que pueden convivir pacíficamente en el mercado".

SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, solicitando el dictado de una sentencia por la que, estimando el recurso, se declare no ser conforme a derecho la resolución impugnada.

A tal efecto, en síntesis, argumenta:

(i) La OEPM ha hecho una aplicación parcial e insuficiente del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.

(ii) Inexistencia de suficientes elementos diferenciadores entre las denominaciones enfrentadas como para acordar su compatibilidad.

(iii) Las marcas en liza amparan productos y servicios totalmente idénticos y/o similares.

El Abogado del Estado, en la representación en la que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicitan la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento.

TERCERO.- En relación con la prohibición relativa de registro contemplada en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, debemos traer a colación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, según la cual:

" (...) en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la cuasi identidad de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que "se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras":

"(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible. ".

Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. En el caso enjuiciado, apreciamos que la Sala de instancia no ha atendido a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

"En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 ".".

Y en relación con el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la precitada Sentencia continúa señalando que:

"(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado", puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, " a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.".

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

" b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos."."

CUARTO.- Teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial reseñada en el fundamento jurídico precedente, debemos comenzar nuestro análisis de los signos enfrentados poniendo de relieve que la comparación que debe realizarse entre los signos enfrentados debe ser una comparación de conjunto, englobando la totalidad de los elementos del solicitado, y realizando una comparación desde un punto de vista sintético, tal como lo hace el consumidor, y no analítico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes para analizarlos separadamente; sin que pueda perderse de vista la doctrina jurisprudencial según la cual " el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados" (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009).

Pues bien, la cuestión controvertida reside en determinar si la marca solicitada, "PANADERÍA ANTOÑITOS MADRID", globalmente considerado, presenta elementos que la distinga de la marca prioritaria-oponente "PANADERÍA TOÑITO". Esto es, lo que debemos determinar es si la comparación unitaria y completa entre los signos en conflicto pone de manifiesto la distintividad de la marca solicitada, globalmente considerada, frente a la marca prioritaria.

Pues bien, a juicio de la Sala, se advierte entre los signos marcarios en conflicto un altísimo grado de semejanza a nivel denominativo, fonético y conceptual, dado que, en primer lugar, ambos signos incluyen la palabra "PANADERÍA"; y, en segundo lugar, "ANTOÑITOS" y "TOÑITO" comparten varias letras, y ambos vocablos se refieren a idéntico nombre de persona ( Nemesio), expresado en diminutivo (uno en plural, el otro en singular).

Por otra parte, desde una perspectiva gráfica, las diferencias advertidas, a nuestro juicio, no tienen o poseen una efectiva virtualidad distintiva de modo tal que constituya un factor de diferenciación suficiente para descartar la existencia de similitud visual entre los signos en conflicto a los ojos del público de referencia, si se tiene en cuenta el gran parecido denominativo, fonético y conceptual advertidos, debiendo darse primacía al elemento denominativo frente al gráfico en la medida en que en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre el resto de los elementos integrantes de la marca.

En definitiva, tal como pone de relieve la recurrente, el consumidor observa los productos de un modo rápido y no entra en disquisiciones sobre los orígenes de los nombres o de sus diminutivos, sino que verá dos marcas PANADERÍA ANTOÑITOS y PANADERÍA TOÑITO, que son prácticamente iguales.

Por último, respecto de la relación aplicativa, la marca prioritaria está registrada para productos de la clase 30: "Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo".

La marca solicitada, por su parte, pretende amparar los siguientes productos y servicios:

En la Clase 30 para: "Café, té, cacao y sucedáneos del café; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate.".

En la Clase 35 para: "Gestión de negocios comerciales; administración comercial; venta al por mayor y menor, en comercio y a través de redes informáticas de productos de panadería, bollería, pastelería y confitería".

Comparando los productos y servicios amparados por los signos en conflicto se concluye que existe similitud aplicativa entre los productos de pastelería y confitería de la marca oponente y los productos de la clase 30 de la marca solicitada (café, té, cacao y sucedáneos de café; pan, productos de pastelería y confitería, chocolatería), salvo para los propios productos de pastelería y confitería en los que existía identidad. Respecto de los servicios de la clase 35, existe similitud respecto de los servicios de venta al por mayor y menor, en comercio y a través de redes informáticas de productos de panadería, bollería, pastelería y confitería, dado que el objeto de dichos servicios es el reivindicado por la marca oponente. No existe similitud alguna respecto de los demás servicios de la clase 35 (publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial) pues son servicios prestados por empresas diferentes y con un público objetivo también diferente.

QUINTO.- Por tanto, teniendo en cuenta las anteriores apreciaciones, en las que queda constatada una indudable cuasi identidad denominativa, fonética y conceptual, así como una identidad/semejanza aplicativa (a excepción de los servicios protegidos por la solicitada en la clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial), y teniendo en cuenta el principio de interdependencia, advertimos la existencia de un indudable riesgo de confusión y asociación entre los signos enfrentados en relación con los productos por ellos amparados (con la excepción referida respecto de determinados servicios amparados en clase 35 por la solicitada), riesgo que debe apreciarse globalmente, según la percepción del público relevante sobre las marcas y los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

En el presente caso, a la vista de las semejanzas e identidades advertidas, el público consumidor puede confundir los signos y pensar que los servicios solicitados provienen de una misma empresa o de una empresa vinculada. El consumidor medio puede acudir a los servicios amparados por la marca solicitada con la falsa creencia de que proceden de la titular de la marca prioritaria-oponente.

Llegados a este punto conviene recordar que la función principal del derecho de marcas es la de diferenciar el origen empresarial de unos productos y servicios de la del resto de los competidores.

En consecuencia, de cuanto queda dicho se desprende la procedencia de estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo origen de las presentes actuaciones.

SEXTO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.