Sentencia Contencioso-Administrativo 237/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 134/2022 de 25 de abril del 2023

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación la resolución de 17 de junio de 2021 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 15 de julio de 2021, que resolvió denegar la inscripción de la marca nacional núm. M4060171 ENCESAP (figurativa)

en las clases 41 para "educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales" y clase 45 para "servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas".

La resolución de fecha 17 de julio de 2021 revocó, en alzada, la inscripción de dicha marca al tenerse en cuenta la oposición basada en la marca la marca nacional M4040389 - ENSSAP ESCUELA 40 NACIONAL SOCORRISMO & SALVAMENTO ACUÁTICO PROFESIONAL (figurativa),

con fecha de prioridad 24 de octubre de 2019, registrada en la clase 41 para "Formación".

Señala la resolución en alzada que "En la comparación entre los citados signos se observa una evidente semejanza al incorporar la nueva marca, como elemento distintivo y característico en el conjunto propuesto, una denominación cuasi-idéntica a la marca oponente, ambas denominaciones, presentan la misma estructura gramatical de sílabas, coincidencia en su combinación, con mismo comienzo y final. Careciendo el elemento denominativo que aparece en la marca oponente de suficiente poder de diferenciación " ESCUELA NACIONAL SOCORRISMO & SALVAMENTO ACUÁTICO. PROFESIONAL ", de carácter descriptivo en relación a los servicios solicitados, y sin que tampoco pueda apreciarse una dimensión conceptual diferenciadora. Desde el punto de vista gráfico también presentan acusadas semejanzas, con la representación gráfica de un salvavidas y con una combinación de colores muy semejantes" y que "existen por lo tanto, semejanzas aplicativas evidentes en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios de los respectivos campos aplicativos. Apreciándose una clara coincidencia y relación aplicativa, ya que el ámbito empresarial en que operan y ofrecen sus servicios están íntimamente relacionados, como la propia denominación de la marca oponente indica".

Termina concluyendo que "En el presente caso, teniendo en cuenta las semejanzas existentes de los signos anteriormente examinados, la impresión de conjunto producida, y a la luz de sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión (asociación) para los consumidores".

SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución de alzada impugnada. Alega que la misma excede del ámbito de la oposición formulada ya que se dirigía exclusivamente contra la clase 41 por lo incurriría en incongruencia extra petitum y ello porque la Oficina no puede, de oficio, denegar una marca con base en derechos anteriores titularidad de terceros; son éstos los que tienen la facultad de oponerse con base en el art. 19 de la Ley de Marcas, y de delimitar el alcance de su oposición.

Añade que la marca impugnada no incurre en prohibición relativa respecto de la clase 41 pues la marca anterior carece de distintividad más allá de su carácter distintivo intrínseco y la oponente no ha acreditado ni alegado, ni el escrito de oposición ni el escrito de recurso, que su marca goce de algún grado de renombre, teniendo un ámbito aplicativo más reducido por lo que aquellos que no sean formación deberían permitirse.

Realiza un análisis fonético de las marcas enfrentadas señalando que las diferencias fonéticas son evidentes, por cuanto la marca solicitada consta de tres sílabas (EN CE SAP), mientras que la marca anterior consta de solo dos sílabas (EN SSAP) y aquella es un acrónimo existiendo disparidad conceptual. Añade que ambas marcas son figurativas y diferentes a simple vista no siendo apropiables los colores de la bandera española.

TERCERO.- La Abogacía del Estado opuso la extemporaneidad del recurso al amparo del artículo 69 e) de la Ley de la Jurisdicción al entender que se interpuso fuera del plazo de dos meses establecido en la Ley.

En cuanto al fondo, señala que se formuló recurso contra las dos clases y que del expediente se deducen las semejanzas aplicativas evidentes en relación con ambas clases pues Desde el punto de vista denominativo-fonético, como puede observarse, tanto la marca solicitada "ENCESAP "como la oponente "ENSSAP ESCUELA NACIONAL SOCORRISMO & SALVAMENTO ACUÁTICO. PROFESIONAL", están formadas por términos muy similares, presentan la misma estructura gramatical de sílabas, coincidiendo en su combinación, utilizando en las dos en su comienzo la sílaba "EN" y para acabar las dos con la misma terminación "SAP". Con una pronunciación entre ambas muy similar. Careciendo el elemento denominativo que aparece en la marca oponente de suficiente poder de diferenciación " ESCUELA NACIONAL SOCORRISMO & SALVAMENTO ACUÁTICO. PROFESIONAL ", de carácter descriptivo en relación a los servicios solicitados, y sin que tampoco pueda apreciarse una dimensión conceptual diferenciadora.

Añade que existe entre ambas marcas una clara identidad aplicativa ya que el ámbito empresarial en que operan y ofrecen sus servicios está íntimamente relacionado y teniendo en cuenta las semejanzas denominativas y gráficas existentes entre los signos anteriormente examinados y a la luz de la identidad/similitud de sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión (incluido el riesgo de asociación) para el público.

Don Nemesio también se opuso al recurso señalando que la anulación de la resolución de concesión y acuerdo denegación del registro solicitado se ajustó a derecho, congruente con la petición esgrimida en el recurso de alzada de modo amplio y de la integridad de la resolución, (como reconoce expresamente el actor), incluyendo expresamente denegar la marca y clases de la misma.

Expresa que ambas marcas coinciden en los mismos servicios existiendo un evidente riesgo o asociación que provoca que los alumnos se confundan, creyendo tratarse la misma empresa, incurriendo, entre otras, en las prohibiciones del artículo 6.1b) y 6.2a) de la Ley de Marcas, al mantener semejanza denominativa, fonética y una coincidencia de servicios a proteger respecto de su marca registrada.

CUARTO.- Alegó la Abogacía del Estado la posible inadmisión del recurso, al amparo del artículo 69 e) de la Ley de la Jurisdicción, al entender que el mismo se interpuso fuera del plazo de dos meses fijado en el artículo 46 de dicha ley dado que la resolución de alzada, de 17 de junio de 2021, fue publicada el 21 de junio de 2021.

No ha tenido en cuenta la Abogacía del Estado que las actuaciones tuvieron entrada en este Tribunal por inhibición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, acordada por Auto de 30 de septiembre de 2021, constando que la interposición del recurso ante dicha sede lo fue dentro del plazo de dos meses fijado en aquel precepto por lo que no cabe apreciar la causa de inadmisión propugnada.

QUINTO.- En el primer motivo del recurso se alega la existencia de una infracción de los artículos 19 y 22 de la Ley de Marcas al no haber existido oposición en relación con los productos y servicios de la clase 45.

El artículo 19.3 de la Ley de Marcas establece que " Podrá formularse oposición sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular, así como sobre la base de la totalidad o de una parte de los productos o servicios para los cuales se haya protegido o solicitado el derecho anterior, y dicha oposición podrá dirigirse contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los cuales se solicite la marca objeto de oposición".

Dicha limitación, que consta en el escrito de oposición que solamente lo fue en relación con los servicios protegidos en la clase 41, es la que vincula al procedimiento que recoge el artículo 21 de la Ley de Marcas y la que establece la suspensión de la solicitud que solo afectará al límite que se establece en el escrito de oposición si no existe un examen de fondo, conforme al artículo 20, por parte de la Oficina.

Por otro lado, en el recurso de alzada interpuesto no se hacen referencias específicas a los productos y servicios de la clase 45, de hecho la comparación solo se realiza en función de los servicios de la marca oponente por lo que esa resolución debió limitar su respuesta al recurso de alzada en función de las pretensiones deducidas en el expediente que lo eran en relación con los productos y servicios de la clase 41 y no de la clase 45 por lo que en relación con esta clase habrá de estimarse el recurso.

SEXTO.- En relación con los servicios de la Clase 41, el artículo 6 apartado 1º, letras a) y b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que: "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior". El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que "(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado", puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, "a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos".

SÉPTIMO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.

OCTAVO.- Sobre la base de lo anterior, resulta adecuado reseñar que la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que "se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras":

"(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible"".

Lo anterior nos lleva, indefectiblemente y en primer lugar, a la comparativa de las marcas y, al respecto, la Sala entiende, respecto de los factores de riesgo alegados por la demandante y teniendo en cuenta que el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifiesta por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia, que como resultado de ese juicio valorativo al caso concreto ha de señalarse que se trata de dos marcas mixtas que analizadas en su conjunto ofrecen una visual diferente pero en la que el elemento del agua y del flotador son relevantes en ambas aunque las figuras son distintas teniendo la oponente elementos que configuran una estructura que la diferencia de la presentada al contener frases que definen el acrónimo que presenta junto con la figura y que, a la postre, es dónde se podría producir la semejanza por similitud de la parte inicial y final de ambas marcas ya que solo difieren en el términos "CES" frente a "SS".

La cuestión es que en la clase 41 la prioritaria cubre los servicios de "Formación" y se ha acreditado en las actuaciones, y así consta en su logotipo, que tal formación está relacionada directamente con las actividades de socorrismo por lo que esa identidad aplicativa y las identidades detectadas hacen pensar en un posible riesgo de confusión en el consumidores que es lo que se pretende evitar con la prohibición objeto de análisis por lo que entendemos, en contra de lo resuelto en la resolución recurrida, que la concesión de la mara solicitada en la Clase 41 solo podría ser en relación con los servicios de "servicios de entretenimiento y actividades culturales" y en tales términos se estimará esta pretensión.

NOVENO.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la estimación parcial del recurso contencioso administrativo sin imposición de las costas procesales a ninguna de las partes de conformidad con el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.