Sentencia Contencioso-Adm...o del 2024

Última revisión
09/07/2024

Sentencia Contencioso-Administrativo 228/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 19/2023 de 03 de mayo del 2024

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Orden: Administrativo

Fecha: 03 de Mayo de 2024

Tribunal: TSJ Madrid

Ponente: MARIA SOLEDAD GAMO SERRANO

Nº de sentencia: 228/2024

Núm. Cendoj: 28079330022024100215

Núm. Ecli: ES:TSJM:2024:5306

Núm. Roj: STSJ M 5306:2024


Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG: 28.079.00.3-2023/0002191

Recurso: Procedimiento ordinario núm. 19/2023

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

P.O.: 19/2023

SENTENCIA Nº 228/2024

Ilustrísimos señores:

Presidente:

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Manuel Ruiz Fernández

Dª. María de la Soledad Gamo Serrano

En la villa de Madrid, a tres de mayo de dos mil veinticuatro.

Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 19/2023, interpuesto por Nobel Biocare Services AG, representada por Dª. Silvia Vázquez Senín y defendida por Dª. Rais Amils Arnal en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado, siendo la cuantía indeterminada.

Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

Primero.- En fecha 13 de enero de 2023 Dª. Silvia Vázquez Senín, en representación de Nobel Biocare Services AG, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de noviembre de 2022, desestimatoria del recurso de alzada entablado frente a la dictada el 17 de mayo de ese mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 24 de enero, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 3 de marzo de 2023 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el día 1 de diciembre de 2021 Nobel Biocare instó el restablecimiento de derechos de la validación española de la patente europea EP 1.781.201 de la que es titular, siendo la validación en España de dicha patente la patente española ES 2.368.928; dicha solicitud se presentó tan pronto como la recurrente, tras una revisión rutinaria del estado de las patentes que tiene en cartera realizada el 1 de octubre de 2021, se percató de que la 16ª anualidad de dicha patente, correspondiente a la del año 2020, no fue abonada, a pesar de que en septiembre de 2020 y dio expresas instrucciones a su proveedor de servicios de pagos de anualidades, la empresa CPA Global para que fuera debidamente abonada, error que fue detectado, incluso, antes de que el 26 de noviembre de 2021 la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicara formalmente al representante profesional de Nobel Biocare Services AG, el agente de patentes D. Miguel, la caducidad de la patente por falta de pago de la anualidad del 2020 y de que el 2 de diciembre de 2021 se procediera a la publicación de dicha caducidad en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (que, según múltiples precedentes administrativos, es el momento en el que la Oficina de Patentes y Marcas tiene como de cese del impedimento para poder instar la solicitud de restablecimiento de derechos); no obstante ello, mediante resolución de 17 de mayo de 2022, confirmada en vía de alzada, la OEPM inadmitió dicha solicitud de restablecimiento de derechos por entender que se habría presentado fuera de plazo, considerando que el dies a quo para determinar el plazo de dos meses previsto en el artículo 53 de la Ley de Patentes debería de determinarse bien en el 5 de agosto de 2021, fecha en la que la OEPM informó a la empresa IPAN GmbH, del grupo de CPA y subcontratada por ésta para efectuar los pagos de anualidades en España, de que se rechazaba el pago de la anualidad correspondiente al año 2021 por falta de pago de la anualidad anterior, o bien el 22 de septiembre de 2021, fecha en la que un agente contratado por dicho gestor de pagos IPAN solicitó la devolución de la tasa; hasta el 1 de octubre de 2020, PATRIX A.B. gestionaba el pago de las anualidades de las más de mil patentes que conforman la cartera de Nobel Biocare, cambiando la demandante en la indicada de fecha de proveedor de pago de anualidades a la empresa especializada CPA, con amplia experiencia en la gestión de pagos, a cuyo efecto cuenta con procedimientos de actuación robustos y fiables; siendo consciente la demandante de que una y otra empresa gestora seguían distintos métodos de pago, procedió a revisar la información de la cartera de patentes transferida, detectando que las anualidades de dieciséis patentes del año 2020 -siendo una de ellas la que nos ocupa- no habían sido aún abonadas por PATRIX (pues aún estaban dentro del plazo de 3 meses después del devengo para su pago sin recargo), pero que en el sistema de pagos de CPA aparecían ya vinculadas a la anualidad de 2021 (como si la anualidad del 2020 hubiera sido ya abonada por el anterior gestor de pagos), por lo que no salían en el sistema como patentes cuyas anualidades estaban "aún pendientes de abonar", lo que fue puesto en conocimiento de CPA el 28 de septiembre de 2020, confirmando dicha entidad que el error sería corregido y verificando la demandante con CPA, por triplicado, que la orden se había registrado adecuadamente en el sistema; la causa del impago se debió a un reseteo del sistema y, con ello, a la eliminación de unas instrucciones de pago expresamente introducidas en el mismo antes de que se hubieran hecho efectivas, totalmente imprevisto, que pasó inadvertido por las partes cuando se subió un segundo lote al sistema, quince días después de dar la orden expresa de pago; los primeros indicios que llevaron a Nobel Biocare a sospechar que podría haber habido un problema con el pago de estas anualidades se pusieron de manifiesto el 1 de octubre de 2021, fecha en la que la coordinadora de Propiedad Industrial de la recurrente descubrió durante una revisión rutinaria de los próximos vencimientos de la cartera de patentes que la anotación relativa a la anualidad 17ª de la patente que nos ocupa mostraban el apelativo "Anualidad debida periodo de gracia sin recargo", iniciándose en ese mismo instante una investigación urgente para esclarecer el significado y motivos de este suceso, en tanto que el representante de Nobel Biocare para el expediente de la patente, el agente de patentes D. Miguel, no tuvo conocimiento de este hecho hasta meses más tarde, el 26 de noviembre de 2021, fecha en la que se le comunicó la declaración de caducidad de la patente, la cual fue publicada en el BOPI de 2 de diciembre de 2021; en cuanto a la comunicación del rechazo del pago de la 17ª anualidad por falta de pago de la anualidad anterior, la misma no se dirigió a la titular de la patente ni a su representante profesional, D. Miguel (registrado como tal en el expediente de dicha patente) sino a la empresa encargada meramente de la gestión de pagos, quien no llegó a ponerlo en conocimiento de Nobel Biocare Services AG, como también fue otra la entidad que solicitó la devolución de la tasa; consecuentemente con todo ello la solicitud se presentó dentro de los dos meses desde la fecha en la que cesó el obstáculo por haber tenido conocimiento Nobel Biocare del impago de las anualidades del 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley de Patentes, basándose la conclusión alcanzada por la OEPM en una valoración errónea de los hechos que llevaron al impago de la anualidad 16ª de la patente y a la necesidad de solicitar el restablecimiento del derecho tan pronto como la recurrente se percató de dicho impago, que le ha llevado a una aplicación incorrecta de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Patentes, pues lo relevante para determinar ese "cese del impedimento" es que el titular del derecho tenga conocimiento del mismo; además, al valorar bajo el prisma de la diligencia debida la determinación del dies a quo y si la solicitud de restablecimiento se presentó dentro del plazo establecido en el artículo 53.2 de la Ley de Patentes, la OEPM está imponiendo en la práctica un requisito adicional a la admisibilidad de dicha solicitud que, no sólo no está previsto en dicho artículo 53.2, sino que, además, contraviene lo dispuesto en el artículo 53.5 de la Ley de Patentes; dado que lo relevante al objeto de verificar si la solicitud se ha presentado dentro del plazo de dos meses previsto en el artículo 53.2 i) de la Ley de Patentes es verificar cuándo el titular o su representante profesional han tenido conocimiento del impedimento, la OEPM de manera constante, reiterada y unánime ha considerado en casos análogos que la publicación en el BOPI determina el cese del impedimento, y ello atendiendo a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley de Marcas, la publicación en el BOPI de la caducidad constituye la notificación formal al titular o a su representante, siendo totalmente injustificado que la OEPM se aparte ahora de sus precedentes; en consecuencia y habiéndose publicado en el BOPI de fecha 2 de diciembre de 2021 la resolución de caducidad, Nobel Biocare Services AG habría podido presentar la solicitud de restablecimiento de derechos hasta el 2 de febrero de 2022, sin que la recurrente pueda ser "penalizada" por haberse percatado del impago antes de la publicación de la caducidad de dicha patente en el BOPI y, por tanto, por haber presentado la solicitud antes de lo que correspondería de tenerse en cuenta la posición seguida por la OEPM en todos esos precedentes, que han de resultar vinculantes para la Administración; en cuanto a la procedencia del restablecimiento, por último, atendido el tenor del artículo 53.1 de la Ley de Patentes, así como las Directrices de Examen de la OEPM dando pautas sobre cómo proceder a su aplicación y la doctrina de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al aplicar el mismo, ha quedado acreditado que el impago de la anualidad del 2020 de la patente de autos fue debido a un error puntual y aislado, dentro de un sistema que funciona satisfactoriamente, y que pasó inadvertido por CPA y del que NOBEL BIOCARE no podía sospechar a la vista de la información que tenía accesible en el sistema.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule la resolución administrativa impugnada por no ser conforme a Derecho, acordando el restablecimiento de derechos de la patente EP 1.781.201, cuya validación en España es la patente española ES 2.368.928 e imponiendo a la Administración demandada las costas procesales causadas.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa aplicable sobre el mantenimiento de las patentes, la capacidad para efectuar el pago de las anualidades y el restablecimiento de derechos: que si el pago realizado por el responsable designado por el titular de la patente respecto al abono de anualidad es totalmente válido, esto pone de manifiesto que todas aquellas comunicaciones realizadas a éste por parte de la OEPM son válidas y su conocimiento acerca del rechazo del pago de la 17ª anualidad por falta de abono de la anualidad anterior es relevante a todos los efectos y debe tenerse en consideración a la hora de determinar la fecha del "cese del impedimento"; que, legitimando el artículo 53 de la Ley de Patentes legitima para la presentación de la solicitud de restablecimiento de derechos, además, de al solicitante y al titular de la patente, a "cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta Ley", el hecho aducido por la recurrente de que CPA no ostente la legitimación para presentar la solicitud de restablecimiento no ha de significar que su actuación no tenga relevancia a la hora de determinar el cese del impedimento pues puede y debe tenerse en cuenta que CPA está autorizado por el titular para tomar decisiones y, de hecho, las toma (pago de la 17ª anualidad y petición de la devolución); que, además de ello, cualquier persona que presente poder de representación podrá solicitar el restablecimiento de derechos independientemente de que fuera el agente autorizado en el momento del pago de la anualidad, lo que quiere decir que si CPA hubiera presentado dicho poder hubiera estado perfectamente legitimado para presentar la solicitud de restablecimiento siendo, de hecho, en este supuesto el agente que la presenta (Hoffmann Eitle S.L.U) diferente al que estaba personado en el momento del pago de la 10 anualidad (Sr. Santos); que en fecha 3 de agosto de 2021 la OEPM comunica a los encargados de realizar los pagos de las anualidades de la patente (CPA Global) que el pago de la 17ª anualidad no ha quedado anotado porque la anualidad anterior, en este caso la 17ª, no había sido abonada, por lo que debe fijarse en esa fecha el cese del impedimento y no el día en el que los titulares (Nobel Biocare) descubren que la 16ª anualidad no se ha pagado, en tanto en cuanto la referida entidad es un agente que interviene en el expediente, con plena capacidad de decisión otorgada por el titular de la Patente Europea, capacidad de actuación que es manifestada en el momento en el CPA procede al pago de la 17ª anualidad y, además, tras la comunicación por parte de la OEPM, de su rechazo pide su devolución, sin que la falta de comunicación entre los intervinientes en el expediente sea obstáculo para determinar la fecha de cese impedimento aludida; que si tenemos en cuenta como fecha del cese del impedimento el día 3 de agosto de 2021, el plazo de dos meses finalizaría en fecha 3 de octubre de ese año, habiéndose presentado la solicitud de modo extemporáneo el 1 de diciembre, por lo que procedía su inadmisión; que si la tesis postulada en la demanda fuera correcta se estaría permitiendo a la parte interesada retrasar artificialmente el momento del cese, ya que, bastaría con alegar que el titular no tuvo conocimiento hasta la publicación de la caducidad de la patente y, así, elegir la fecha posterior de cese, sin que los precedentes registrales invocados resuelvan casos idénticos ni puedan ser valorados; que, por otra parte y a la vista de las alegaciones vertidas en el escrito de demanda y de la documentación aportada por la recurrente, se observa la falta de diligencia de todos los intervinientes.

Cuarto.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba se admitió y fue declarada pertinente, en exclusiva, la prueba documental núm. 3, 5, 7 al 9, 14 al 20 propuesta en la demanda y la núm. 24 propuesta en el escrito de ampliación de 4 de julio de 2023, con inadmisión de los demás medios probatorios propuestos en dicho escrito y en la demanda por las razones expuestas en los Autos de fechas 9 de octubre y 21 de diciembre de 2023, siendo evacuado por las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 18 de abril de 2024.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de noviembre de 2022, desestimatoria del recurso de alzada entablado frente a la dictada el 17 de mayo de ese mismo año, por la que se inadmite la solicitud de restablecimiento de derechos de la patente europea núm. E05756985 ("Dispositivo de guiado capaz de interactuar con una serie de casquillos dispuestos en una plantilla dental").

Se sustenta la decisión de inadmitir la solicitud en la circunstancia de haber sido presentada fuera del plazo de los dos meses siguientes al cese del impedimento que establece el artículo 53 de la Ley de Patentes.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes " El solicitante o el titular de una patente o cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta Ley será, previa petición, restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo corresponda a la interposición de un recurso, tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5", petición que deberá presentarse por escrito en el plazo que determina el apartado 2 del aludido precepto legal, con indicación de los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo y abono de la correspondiente tasa de restablecimiento de derechos.

Es necesario tener presente en la interpretación y aplicación del precepto legal citado que, como hemos tenido oportunidad de declarar en diversos recursos, siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la figura del restablecimiento de derechos tiene una finalidad muy concreta cual es restablecer los derechos del interesado cuando, habiendo empleado la diligencia debida de cara a un plazo con respecto a la Oficina Española de Patentes y Marcas, pierde su derecho, sin que la " restitutio in integrum" pueda entenderse, sin embargo, como una puerta para subsanar la falta de observancia de un plazo, que siempre son obligatorios o preclusivos, o una vía para subsanar la falta de aportación de un documento al expediente, u otras irregularidades similares [por todas Sentencias de 26 de junio de 2019 (rec. 168/2017) y 25 junio 2020 (recurso 398/2019)].

Se hace igualmente necesario destacar, con la STS 17 octubre 2016 (cas. 3585/2015) que la aplicación de este instituto registral de restablecimiento de derechos debe efectuarse de forma restrictiva, en consonancia con el principio de seguridad jurídica, debido a su carácter excepcional, de modo que tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como los Tribunales de este orden jurisdiccional deben verificar que se han observado rigurosamente los presupuestos formales y materiales legalmente establecidos, entre los cuales se encuentra, precisamente, el concerniente al plazo para la formulación de la solicitud cuyo incumplimiento determinó la resolución de inadmisión combatida en la litis, plazo que, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 53 de la Ley de Patentes, es el que "(...) primero expire de los siguientes: i) dos meses contados a partir del cese del impedimento; ii) doce meses contados a partir de la fecha de expiración del trámite omitido o, cuando una petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, doce meses contados a partir de la fecha de expiración del período de seis meses de pago con recargos al que se refiere el artículo 185", añadiendo el artículo 53.2, en su segundo párrafo, que "El trámite incumplido deberá realizarse dentro de ese plazo. No obstante, en el caso de que el restablecimiento de derechos se solicite para el plazo previsto en el artículo 30 la petición deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la expiración del mismo o antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes".

Tercero.- El análisis de las cuestiones controvertidas exige, necesariamente, partir de las siguientes premisas fácticas relevantes, que han quedado incuestionadas y resultan, en todo caso, del expediente administrativo y de la documental aportada por la parte actora con su escrito de demanda (cuya autenticidad no ha sido impugnada de contrario y con los efectos probatorios, en consecuencia, que dimanan de lo dispuesto en los artículos 319 y 327 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de aplicación supletoria en este ámbito jurisdiccional):

a) Nobel Biocare Services AG es titular de la patente europea EP 1781201 (número de solicitud NUM000), concedida el 29 de junio de 2011 y validada en España bajo el número de patente española ES 2368928.

b) Hasta el 1 de octubre de 2020 PATRIX A.B. gestionaba el pago de las anualidades de las más de mil patentes que conforman la cartera de NOBEL BIOCARE, teniendo lugar en la indicada fecha un cambio de proveedor de pago de anualidad, que se verificaría en lo sucesivo por la empresa CPA Global, cuya política de gestión de pagos difería de la anterior gestora, la cual abonaba las anualidades correspondientes tras el devengo y dentro de los tres meses de que se disponía para el pago sin recargo, en tanto que la entidad CPA efectuaba los abonos en la fecha del devengo de la respectiva anualidad.

c) Verificado el traspaso, que incluyó una Transferencia Electrónica de Datos ("EDT") mediante la aplicación web Foundation IP ("FIP"), que permite el procesamiento automático de los datos e información del cliente, CPA envió a Nobel Biocare Services AG el 14 de septiembre de 2020 el informe generado a partir del lote EDT (EDT Batch 501), que contenía la información de la cartera de patentes transferida, para que NOBEL BIOCARE procediera a su revisión, lo que llevó a cabo, identificando, entre las miles de patentes que estaban siendo traspasadas, dieciséis patentes (entre ellas la que es objeto de la solicitud inadmitida), cuyas anualidades del año 2020 no habían sido aún abonadas por PATRIX por estar aún dentro del plazo de 3 meses después del devengo para su pago sin recargo pero que en el sistema de pagos de CPA aparecían ya vinculadas a la anualidad de 2021, por lo que no salían en el sistema como patentes cuyas anualidades estuvieran pendientes de abonar, lo cual fue puesto en conocimiento de CPA por la recurrente el 28 de septiembre de 2020, que, a su vez, confirmó a la actora que se haría cargo del pago de la anualidad de las patentes identificadas, lo cual no llegó a verificarse debido a un reseteo del sistema que provocó la eliminación de las instrucciones de pago introducidas en el mismo antes de que se hubieran hecho efectivas.

d) En fecha 5 de agosto de 2021 la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicó a la empresa IPAN, subcontratada por la mercantil CPA, que el pago de la 17ª anualidad de la patente que no quedaba anotado por falta de abono de la anualidad anterior, siendo solicitada el siguiente día 22 de septiembre por la agencia " DIRECCION000.", subcontratada a su vez por IPAN, la devolución de la tasa de la 17ª anualidad.

e) Expirado el plazo para el pago de la 16ª anualidad la Oficina Española de Patentes y Marcas notificó el 26 de noviembre de 2021 a Nobel Biocare Services AG, a través de su representante (el agente de patentes D. Miguel) la caducidad de la patente por dicha circunstancia, siendo presentada la solicitud de restablecimiento de derechos que terminó siendo inadmitida por extemporánea el 1 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Sobre las premisas fácticas expuestas y como hemos puesto de manifiesto en nuestra Sentencia de 22 de abril de 2024 (rec. 17/2023), con referencia a idénticos hechos -con pequeñas diferencias concernientes a la anualidad impagada, comunicación de la falta de anotación de la anualidad siguiente y fecha de notificación de la caducidad de la patente que no afectan a la resolución de la controversia- y motivos de impugnación que los que aquí se aducen, "(...) no podemos acoger ninguna de las conclusiones que propugna dicha demanda: ni cabe entender que la conducta de la recurrente se haya atenido a la diligencia que era exigible para el abono de la anualidad que resultó impagada, en atención a las circunstancias; ni cabe entender que las comunicaciones de impago de una anualidad de la patente efectuadas a la representación de la misma ante la OEPM no le alcancen a efectos de los plazos del artículo 53 de la LP. Pero, sobre todo y como factor esencial para desestimar este contencioso-administrativo, no cabe fijar la fecha a quo del cómputo del plazo del artículo 53 de la LP en la que se postula en el escrito de demanda, ni cabe acoger, en suma, la interpretación de dicho precepto que preconiza la parte actora para el supuesto de autos", razonándose al respecto en la citada Sentencia (fundamento de derecho cuarto) lo que sigue:

"Comenzaremos por el segundo de los requisitos para obtener el restablecimiento de la patente. Lo haremos así, porque esta es la causa esencial de denegación del restablecimiento en las resoluciones administrativas recurridas. En la que resuelve el recurso de alzada, expresamente se dice que "Se inadmite la solicitud de restablecimiento de derechos por estar presentada después del plazo de dos meses desde el cese del impedimento". Todo el fundamento de derecho tercero de dicha resolución se dedica a analizar el incumplimiento del plazo del artículo 53.2 de la LP. Y, finalmente, en el último párrafo de ese fundamento de derecho tercero, se dice que " ... aunque no procedería entrar en la cuestión de la diligencia debida, lo haremos en aras de la complitud y también porque tiene relación con la conclusión alcanzada en la cuestión del plazo que acabamos de resolver". Por lo tanto, el incumplimiento de la diligencia debida por parte de la recurrente es un argumento adicional y a mayor abundamiento, que se analiza en el posterior fundamento jurídico cuarto. Pero la razón esencial de que no se admita la petición de restablecimiento es el incumplimiento del plazo de dos meses desde el cese del impedimento, del artículo 53.2.i) de la LP.

Aceptando que el "impedimento" para solicitar el restablecimiento y pagar la anualidad pendiente fuera, precisamente, el desconocimiento de que no se había pagado la anualidad que motivó la declaración de caducidad de la patente, el dia a quo para el cómputo del plazo del artículo 53.2.i) de la LP no puede ser el que preconiza la demanda. No es discutido que en fecha 8-9-2021, la OEPM comunicó a la empresa IPAN, que no podía admitirse el pago de la 9ª anualidad de la patente que nos ocupa, al estar impagada la anterior. IPAN era la empresa subcontratada por la mercantil CPA, empresa a la que (como reconoce la misma demanda en su parágrafo 13), desde el día 1 de octubre de 2020, NOBEL BIOCARE había contratado como proveedora de pago de las anualidades de sus patentes. Y tampoco es discutido que en fecha 22-9-2021, Dña. María Purificación, de la agencia " DIRECCION000.", subcontratada a su vez por IPAN, solicitó ante la OEPM la devolución de la tasa de la 9ª anualidad. Siendo ello así, no podemos hablar ya de "desconocimiento" del impago de las anualidades comprometidas. Hemos de concluir que desde la primera de las fechas (con mucho mayor motivo desde la segunda, pues deja patente el conocimiento del impago) cesó la circunstancia impeditiva del pago y comenzó a correr el plazo para solicitar el restablecimiento del artículo 53.2.i) de la LP. Los representantes de NOBEL BIOCARE ante la OEPM fueron notificados del impago de la primera de dichas anualidades comprometidas e, incluso, tras dicha comunicación, solicitaron de la OEPM la devolución del importe de la segunda, lo que no deja lugar a duda alguna del conocimiento del impago y, por ende, del "cese del impedimento" a efectos de la solicitud de restablecimiento.

Contra lo que sostiene la recurrente y admite, incluso, el Abogado del Estado, el eje de la discusión jurídica no estriba en decidir si CPA tenía o no capacidad de toma de decisiones y de obrar respecto a la solicitud y mantenimiento de la patente. No estamos enjuiciando a quién corresponde la decisión de solicitar el restablecimiento (problema de legitimación), cuestión perfectamente resuelta por el propio artículo 53 de la LP. La cuestión radica en determinar cuándo la legitimada para hacerlo, que no se discute que era NOBEL BIOCARE, tuvo conocimiento de que se había producido el impago de la patente de referencia, porque desde ese momento se produce el cese del impedimento y comienza a correr el plazo del artículo 53 para solicitar el restablecimiento; y si la comunicación de 8-9-2021 a IPAN, así como la actuación de DIRECCION000. de fecha 22-9-2021 realizada en su nombre, le alcanzan (problema de representación). Y, siendo este el "thema decidendi", no es posible admitir la tesis de la recurrente de que la fecha a tener en cuenta sea la de 1-10-2021, día en que la coordinadora de Propiedad Industrial de NOBEL BIOCARE puso en marcha una investigación interna urgente que, previa consulta con CPA, derivó en la constatación del impago. Admitir esta tesis supone desconocer palmariamente la actuación de la actora por medio de sus representantes ante la OEPM y conduce directamente a la práctica imposibilidad de aplicar los plazos del artículo 53, como bien apunta la contestación a la demanda.

No puede entenderse que la actuación de NOBEL BIOCARE sea completamente independiente y esté desvinculada de la de sus representantes ante la OEPM, como si representada y representantes nada tuvieran que ver entre sí. Admitir tal cosa pugna con las normas que específicamente regulan la representación en el ámbito normativo del derecho de patentes y marcas; y pugna con las reglas que, con carácter general, regulan la representación y con la esencia del mandato representativo.

Hay varios preceptos de los que se sigue que a NOBEL BIOCARE le alcanzan los efectos de la comunicación a IPAN, en cuanto empresa subcontratada por la mercantil CPA, de que no podía admitirse el pago de la 9ª anualidad de la patente que nos ocupa, al estar impagada la anterior; y de la actuación de la agencia " DIRECCION000.", subcontratada a su vez por IPAN, cuando a renglón seguido solicitó ante la OEPM la devolución de la tasa de la 9ª anualidad. Ambas actuaciones suponen perfecto conocimiento por los representantes de NOBEL BIOCARE y, por ende, de la representada NOBEL BIOCARE, del impago de la anualidad.

Específicamente para el ámbito del derecho de patentes, el artículo 108 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, establece en su apartado 1 respecto a la acreditación de la representación en invenciones que no será necesario aportar poder de representación para actuar ante la OEPM salvo en determinados supuestos tasados que no hacen al caso. Por tanto, los actos y comunicaciones ante la OEPM realizados por o en relación con un representante designado por el titular de la patente, aun cuando no aporte poder ante la OEPM, surten plenos efectos respecto del representado, salvo que este último hubiera comunicado a la OEPM la terminación de su apoderamiento, como expresamente previene el apartado 4 del mismo artículo 108 ("Todo representante que, por cualquier causa, deje de estar apoderado seguirá siendo considerado como tal hasta que no se haya comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente la terminación de su poder").

La anterior norma propia del ámbito del derecho de patentes no es otra cosa que un trasunto de las reglas generales que, en el derecho administrativo y en el ordenamiento jurídico en general, regulan el mandato representativo. Así:

En el ámbito del derecho administrativo, el artículo 5.3 de la Ley 39/2015 dispone que " Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación". Es decir que, incluso si no existiera la norma singular del artículo 108 del Real Decreto 316/2017, cabría dudar de la vigencia de la representación de la agencia " DIRECCION000.", para deducir una solicitud de devolución de la tasa de la 9ª anualidad: pero no cabría duda alguna de que, para un acto de mero trámite como es el pago de una tasa, la representación se presume y, por tanto, sería perfectamente eficaz respecto de NOBEL BIOCARE la comunicación del impago de la anualidad que se hizo a IPAN el 8-9-2021, como ya apreciamos para un asunto similar en la ya citada sentencia nº 59/2021 de esta sección.

Con carácter general para la totalidad del ordenamiento jurídico, el artículo 1.158 del Código civil dispone que " Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor".

Si esto es así para el pago de las obligaciones en general, lo es de la misma manera para el mandato representativo. La recurrente NOBEL BIOCARE reconoce en su demanda que hasta el 1 de octubre de 2020, PATRIX A.B. ("PATRIX") gestionaba el pago de las anualidades de las más de mil patentes que conforman la cartera de NOBEL BIOCARE y procedía regularmente al pago de las anualidades de las patentes titularidad de NOBEL BIOCARE; y que, con efectos en fecha 1 de octubre de 2020, NOBEL BIOCARE cambió de proveedor de pago de anualidad a la empresa especializada CPA, a la que atribuyo esas mismas funciones, lo que es conforme con el artículo 7.2 del Tratado sobre Derecho de Patentes de 1 de junio de 2000 (ratificado por España mediante Instrumento de Adhesión de 20-6-2013, BOE 9-10-2013), que dice expresamente que "cualquier persona podrá pagar las tasas de mantenimiento".

Admitido ese vínculo, no es posible separar la actuación de NOBEL BIOCARE de la de CPA, a la que atribuyó esa función que entraña un propio y verdadero mandato representativo, esto es, que superpone a la relación jurídica del mandato entre dichas mercantiles un poder de representación, de manera que el mandatario, cuando ante terceros hace uso de las facultades que le otorga el mandante, actúa por cuenta del mismo y en su nombre, de manera que las consecuencias jurídicas de su actuación se producen directamente en la esfera del mandante. Por lo tanto, cuando NOBEL BIOCARE otorga a CPA las facultades de actuar ante la OEPM para realizar el pago de las anualidades de las patentes, está asumiendo las actuaciones que CPA realice en su nombre a tal efecto, cualquiera que sea la forma en que las lleve a fin, tanto si lo hace por sí, como si actúa a través de terceros con los que subcontrata, como es el caso de las agencias IPAN; o de la agencia DIRECCION000. con la que a su vez subcontrató esta última. Todas las actuaciones realizadas por estas, como mandatarias a su vez de CPA, han de ser asumidas NOBEL BIOCARE, que atribuyó a CPA gestionar el pago de las anualidades en su nombre. Y, en este sentido, la comunicación a CPA o a la agencia subcontratada por CPA para desarrollar el mandato conferido por la recurrente, del impago de una anualidad; o la solicitud de devolución de un pago realizada por CPA o una agencia subcontratada, vincula a NOBEL BIOCARE frente a la OEPM, ante la que actúan las primeras en su nombre.

No es posible, pues, "disociar" la actuación de las representantes y la actuación de la representada que les atribuyó esa gestión. Aceptar lo contrario en estos casos de representación supondría, como bien apunta la contestación a la demanda, dejar sin virtualidad el plazo del artículo 53.2.i) de la LP, porque bastaría con alegar que el titular de la patente no está vinculado a las comunicaciones o actuaciones de sus representantes y que, por tanto, no tuvo conocimiento del impago hasta la publicación de la caducidad de la patente, para dejar al albur del titular el inicio del cómputo de dicho plazo.

El criterio que sostenemos en esta sentencia coincide con el que invoca la parte actora con la cita de numerosas resoluciones de la OEPM que cita y aporta. No cabe admitir, como se alega en la demanda, que el criterio asentado en la práctica de la OEP y otras oficinas sea reconducir automáticamente y en todo caso el dia a quo a la fecha de publicación de la caducidad de la patente. No hay duda de que esas resoluciones declaran que la publicación determina automáticamente el cese del impedimento, como no puede ser de otra manera, pues no se puede eludir el efecto propio de la publicación; pero ese momento puede adelantarse, como sucede en el caso de autos, cuando se constata la existencia de otro acto o hecho anterior que determina que el titular de la patente tuviera conocimiento previo a la publicación de dicho cese. Para comprobarlo, baste leer algunas de las resoluciones que también cita la demanda, como la de la Cámara Jurídica de la OEP del parágrafo 108. Es, además, el criterio sostenido por esta Sala y sección, como reconoce la propia demandante, en sentencias como la 5 de octubre de 2022, recurso 414/2012, cuando decíamos: " La Oficina Española de Patentes y Marcas establece como dies a quo para el computo del plazo de interposición del recurso de alzada el de la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, debiendo significarse que de conformidad con el precepto anteriormente indicado solo cabe la notificación mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial si el interesado expresamente lo ha solicitado, o bien si se trata de un interesado a través de un representante profesional". Ese representante profesional habilitado para la gestión de pagos en nombre de NOBEL BIOCARE era CPA, como la misma parte recurrente admite.

En definitiva, como afirma la propia demanda (parágrafo 112), lo relevante para establecer la forma de computar el plazo es que el responsable de la patente (el titular o su representante profesional) tenga conocimiento efectivo del impago que ha llevado a la pérdida del derecho, a fin de que pueda poner remedio y evitar la pérdida. Eso es lo que hemos analizado en este fundamento jurídico, alcanzando las conclusiones que hemos expuesto, con base en las cuales, la fecha del cese del impedimento para NOBEL BIOCARE, es la de 8-9-2021, en la cual a la sociedad CPA (por medio de su propia representante subcontratada IPAN), en su condición de representante para efectuar los pagos de las anualidades por la titular de la patente, le fue comunicada la falta de pago de la anualidad comprometida. Tal conclusión conduce a entender superado el plazo de dos meses para la presentación de la solicitud de restablecimiento, cuando se dedujo dicha solicitud el 30-11-2021, que es lo que sostiene la administración".

Quinto.- Si las anteriores consideraciones bastarían para desestimar las pretensiones de la parte actora, hay, además, un segundo condicionante que debe concurrir acumulativamente para que pueda obtenerse el restablecimiento del derecho como es el derivado del artículo 53.1 de la Ley de Patentes, que la resolución administrativa impugnada valora a mayor abundamiento de la anterior causa de inadmisión: que la persona solicitante "demuestre" que empleó toda la diligencia debida para el cumplimiento de la obligación originaria, es decir, la que sea exigible en atención a las circunstancias del caso, pese a lo cual no pudo cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en la Ley y ello hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de la propia Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho.

Pues bien, atendida la identidad fáctica y de razonamientos jurídicos esgrimidos en el procedimiento del número al margen y en el recurso sustanciado ante esta misma Sala y Sección con el número 17/2023, no cabe sino reproducir aquí cuanto argumentábamos en la Sentencia de 22 de abril de 2024 anteriormente citada, cuyo fundamento de derecho quinto es del siguiente tenor:

"La "diligencia debida" que exige el apartado 1 del artículo 53 va referida, pues (y en esto yerra el acto administrativo), únicamente al cumplimiento del plazo de la obligación originaria, que en este caso es el pago de la anualidad que determinó la declaración de caducidad de la patente; pero no al cumplimiento de los plazos del apartado 2.

En este orden de ideas, en la sentencia de esta Sala y sección nº 568/2021, de 19 de octubre de 2021, recurso nº 185/2020, ya dijimos que " ...para que pueda acordarse el restablecimiento de derechos se precisa que se demuestre toda la diligencia requerida por las circunstancias, y la jurisprudencia interpretativa del artículo 1105 y concordantes del Código Civil señala que la fuerza mayor determinante del incumplimiento contractual, que conlleva unos efectos distintos del resto de los supuestos de incumplimiento, se caracteriza por la ausencia total de negligencia en la causación del evento, el cual viene determinado por un suceso imprevisible y de tal magnitud que, aun previsto, resulte inevitable a pesar de desplegarse la máxima diligencia; existiendo otro sector doctrinal que atiende a la procedencia interna o externa del obstáculo que impide el cumplimiento de la obligación, considerando a la fuerza mayor como el acontecimiento que se origina fuera de la empresa o círculo del deudor, con violencia insuperable que queda fuera de los casos fortuitos que deben preverse en el curso ordinario y normal de la vida. En interpretación de dicho precepto la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2000 ha señalado que concurre la fuerza mayor cuando sobrevienen circunstancias extraordinarias, anormales y ajenas a aquel que la invoca, cuyas consecuencias o bien son imposibles de prever o, previstas, son imposibles de evitar, en uno y otro caso no obstante el uso de la debida diligencia. No se trata sólo de acontecimientos más o menos fortuitos, que se incluyen en el riesgo normal de toda actividad humana, pero en los que no confluyen los rasgos antes apuntados, sino de verdaderas circunstancias de excepción. El artículo 53 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes exige demostrar toda la diligencia requerida por las circunstancias y vistas las circunstancias concurrentes solo puede afirmarse que el impago se produjo por una conducta negligente del interesado, que o bien carecía de un sistema válido de control para el pago de la tasa correspondiente, o bien no siguió el protocolo correspondiente, o abandono el seguimiento del procedimiento, circunstancias todas ellas alejadas del concepto de "ordenado comerciante" que ha de presidir la actividad de la entidad actora y de su agencia reconociéndose la existencia de un error concepto este distinto y contrario al concepto de diligencia requerida"..

Por lo tanto, en dicha sentencia ya apuntábamos un criterio acerca de lo que debe entenderse por "diligencia debida"; de lo que ha de tenerse por "caso fortuito" o "fuerza mayor", que excluirían la responsabilidad del solicitante por el incumplimiento del plazo; y de cómo pueden proyectarse esos conceptos a un caso como el de autos.

Siguiendo las mismas pautas, también en este supuesto hemos de entender que, pese a los innegables esfuerzos dialécticos de la demanda, no puede entenderse que NOBEL BIOCARE actuase con toda la diligencia que le era exigible respecto del pago de la anualidad comprometida; y que no puede entenderse que la causa del impago se debiera a un acontecimiento calificable como "caso fortuito" o "fuerza mayor".

En primer lugar, la secuencia de los acontecimientos que narra la demanda (que hemos recogido, sintéticamente, en el fundamento de derecho segundo) es la mejor demostración de que la diligencia debida aplicable a este caso era la más alta posible. El traspaso de la gestión de pagos, el volumen de patentes y la complejidad de todo el proceso obligaban a extremar las precauciones. No se duda de la capacitación de la empresa CPA elegida por la actora, ni de la idoneidad de sus procedimientos. Muy al contrario, todo ello redunda en que esa máxima diligencia era exigible a una empresa de tan alta cualificación y experiencia, de modo que no puede excusarse del impago pretextando un problema vinculado a un "reseteo del sistema", que se produjo antes de que dicho pago se hubiera hecho efectivo y que dio lugar a la eliminación de unas instrucciones de pago expresamente introducidas en el sistema antes de que se hubieran hecho efectivas, lo que pasó inadvertido por las partes. Esta es la causa a la que la propia demanda imputa el fallo en el pago y esa causa no puede entenderse constitutiva de fuerza mayor, a la vez que revela que la diligencia no ha sido la adecuada. La demanda reconoce que ya el 14 de septiembre de 2020, la información de la cartera de patentes transferida, para que NOBEL BIOCARE procediera a su revisión, lo que llevó a cabo, identificando, entre las miles de patentes que estaban siendo traspasadas, únicamente 16 patentes (9 españolas, siendo una de ellas la EP '102 que nos ocupa) cuyas anualidades del año 2020 no habían sido aún abonadas por PATRIX; y también reconoce que NOBEL BIOCARE y el "project manager" designado por CPA se cruzaron varios e-mails (que aporta) en relación con ese número tan concreto de patentes españolas y brasileñas identificadas, resaltando las expresas instrucciones dadas de que CPA pagase las anualidades pendientes. No es posible admitir como una conducta "diligente" que, detectado el impago de ese tan corto número de patentes ya en septiembre de 2020 y habiéndose cruzado conversaciones sobre este tema en particular, CPA y la misma NOBEL BIOCARE no hicieran un seguimiento particular, específico y singularizado, del pago de estas concretas patentes y se llegue al mes de octubre de 2021 sin asegurarse del pago; no es entendible que NOBEL BIOCARE no exigiera a CPA la confirmación y la prueba del pago; no es entendible que CPA no cursara específicas instrucciones a sus subcontratadas IPAN e DIRECCION000. en relación con estas concretas patentes, que les alertaran de cualquier incidencia respecto de las mismas. Sólo esa falta de diligencia explica que las subcontratistas recibieran de la OEPM comunicación de la falta de pago de la patente comprometida y no hubiera una inmediata reacción; y que incluso se solicitase la devolución del importe de la siguiente anualidad, lo que es la mejor demostración de la falta de previsión al respecto. Todo ello no puede calificarse en absoluto de "diligente"; de la misma manera que todo ello pone de manifiesto que el impago no puede achacarse, sin más, al problema de "reseteo" del sistema, como pretende la demanda.

En consecuencia, también en este punto hemos de mantener el criterio de la resolución recurrida y considerar que, también por estas razones, la decisión administrativa es ajustada a derecho".

Sexto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandante, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado cuarto del mismo precepto legal, señala 2.000 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª. Silvia Vázquez Senín, en representación de NOBEL BIOCARE SERVICES AG, contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de noviembre de 2022, desestimatoria del recurso de alzada entablado frente a la dictada el 17 de mayo de ese mismo año, imponiendo a la recurrente el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0019-23 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0019-23 en el campo "Observaciones" o "Concepto de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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