Última revisión
09/07/2024
Sentencia Contencioso-Administrativo 228/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 19/2023 de 03 de mayo del 2024
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Orden: Administrativo
Fecha: 03 de Mayo de 2024
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: MARIA SOLEDAD GAMO SERRANO
Nº de sentencia: 228/2024
Núm. Cendoj: 28079330022024100215
Núm. Ecli: ES:TSJM:2024:5306
Núm. Roj: STSJ M 5306:2024
Encabezamiento
Sala de lo Contencioso-Administrativo
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
D. José Daniel Sanz Heredero
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Manuel Ruiz Fernández
Dª. María de la Soledad Gamo Serrano
En la villa de Madrid, a tres de mayo de dos mil veinticuatro.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 19/2023, interpuesto por Nobel Biocare Services AG, representada por Dª. Silvia Vázquez Senín y defendida por Dª. Rais Amils Arnal en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado, siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.
Antecedentes
Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule la resolución administrativa impugnada por no ser conforme a Derecho, acordando el restablecimiento de derechos de la patente EP 1.781.201, cuya validación en España es la patente española ES 2.368.928 e imponiendo a la Administración demandada las costas procesales causadas.
A los que son de aplicación los consecuentes,
Fundamentos
Se sustenta la decisión de inadmitir la solicitud en la circunstancia de haber sido presentada fuera del plazo de los dos meses siguientes al cese del impedimento que establece el artículo 53 de la Ley de Patentes.
Es necesario tener presente en la interpretación y aplicación del precepto legal citado que, como hemos tenido oportunidad de declarar en diversos recursos, siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la figura del restablecimiento de derechos tiene una finalidad muy concreta cual es restablecer los derechos del interesado cuando, habiendo empleado la diligencia debida de cara a un plazo con respecto a la Oficina Española de Patentes y Marcas, pierde su derecho, sin que la "
Se hace igualmente necesario destacar, con la STS 17 octubre 2016 (cas. 3585/2015) que la aplicación de este instituto registral de restablecimiento de derechos debe efectuarse de forma restrictiva, en consonancia con el principio de seguridad jurídica, debido a su carácter excepcional, de modo que tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como los Tribunales de este orden jurisdiccional deben verificar que se han observado rigurosamente los presupuestos formales y materiales legalmente establecidos, entre los cuales se encuentra, precisamente, el concerniente al plazo para la formulación de la solicitud cuyo incumplimiento determinó la resolución de inadmisión combatida en la litis, plazo que, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 53 de la Ley de Patentes, es el que "(...)
a) Nobel Biocare Services AG es titular de la patente europea EP 1781201 (número de solicitud NUM000), concedida el 29 de junio de 2011 y validada en España bajo el número de patente española ES 2368928.
b) Hasta el 1 de octubre de 2020 PATRIX A.B. gestionaba el pago de las anualidades de las más de mil patentes que conforman la cartera de NOBEL BIOCARE, teniendo lugar en la indicada fecha un cambio de proveedor de pago de anualidad, que se verificaría en lo sucesivo por la empresa CPA Global, cuya política de gestión de pagos difería de la anterior gestora, la cual abonaba las anualidades correspondientes tras el devengo y dentro de los tres meses de que se disponía para el pago sin recargo, en tanto que la entidad CPA efectuaba los abonos en la fecha del devengo de la respectiva anualidad.
c) Verificado el traspaso, que incluyó una Transferencia Electrónica de Datos ("EDT") mediante la aplicación web Foundation IP ("FIP"), que permite el procesamiento automático de los datos e información del cliente, CPA envió a Nobel Biocare Services AG el 14 de septiembre de 2020 el informe generado a partir del lote EDT (EDT Batch 501), que contenía la información de la cartera de patentes transferida, para que NOBEL BIOCARE procediera a su revisión, lo que llevó a cabo, identificando, entre las miles de patentes que estaban siendo traspasadas, dieciséis patentes (entre ellas la que es objeto de la solicitud inadmitida), cuyas anualidades del año 2020 no habían sido aún abonadas por PATRIX por estar aún dentro del plazo de 3 meses después del devengo para su pago sin recargo pero que en el sistema de pagos de CPA aparecían ya vinculadas a la anualidad de 2021, por lo que no salían en el sistema como patentes cuyas anualidades estuvieran pendientes de abonar, lo cual fue puesto en conocimiento de CPA por la recurrente el 28 de septiembre de 2020, que, a su vez, confirmó a la actora que se haría cargo del pago de la anualidad de las patentes identificadas, lo cual no llegó a verificarse debido a un reseteo del sistema que provocó la eliminación de las instrucciones de pago introducidas en el mismo antes de que se hubieran hecho efectivas.
d) En fecha 5 de agosto de 2021 la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicó a la empresa IPAN, subcontratada por la mercantil CPA, que el pago de la 17ª anualidad de la patente que no quedaba anotado por falta de abono de la anualidad anterior, siendo solicitada el siguiente día 22 de septiembre por la agencia " DIRECCION000.", subcontratada a su vez por IPAN, la devolución de la tasa de la 17ª anualidad.
e) Expirado el plazo para el pago de la 16ª anualidad la Oficina Española de Patentes y Marcas notificó el 26 de noviembre de 2021 a Nobel Biocare Services AG, a través de su representante (el agente de patentes D. Miguel) la caducidad de la patente por dicha circunstancia, siendo presentada la solicitud de restablecimiento de derechos que terminó siendo inadmitida por extemporánea el 1 de diciembre de 2021.
"Comenzaremos por el segundo de los requisitos para obtener el restablecimiento de la patente. Lo haremos así, porque esta es la causa esencial de denegación del restablecimiento en las resoluciones administrativas recurridas. En la que resuelve el recurso de alzada, expresamente se dice que "Se inadmite la solicitud de restablecimiento de derechos por estar presentada después del plazo de dos meses desde el cese del impedimento". Todo el fundamento de derecho tercero de dicha resolución se dedica a analizar el incumplimiento del plazo del artículo 53.2 de la LP. Y, finalmente, en el último párrafo de ese fundamento de derecho tercero, se dice que " ... aunque no procedería entrar en la cuestión de la diligencia debida, lo haremos en aras de la complitud y también porque tiene relación con la conclusión alcanzada en la cuestión del plazo que acabamos de resolver". Por lo tanto, el incumplimiento de la diligencia debida por parte de la recurrente es un argumento adicional y a mayor abundamiento, que se analiza en el posterior fundamento jurídico cuarto. Pero la razón esencial de que no se admita la petición de restablecimiento es el incumplimiento del plazo de dos meses desde el cese del impedimento, del artículo 53.2.i) de la LP.
Aceptando que el "impedimento" para solicitar el restablecimiento y pagar la anualidad pendiente fuera, precisamente, el desconocimiento de que no se había pagado la anualidad que motivó la declaración de caducidad de la patente, el dia a quo para el cómputo del plazo del artículo 53.2.i) de la LP no puede ser el que preconiza la demanda. No es discutido que en fecha 8-9-2021, la OEPM comunicó a la empresa IPAN, que no podía admitirse el pago de la 9ª anualidad de la patente que nos ocupa, al estar impagada la anterior. IPAN era la empresa subcontratada por la mercantil CPA, empresa a la que (como reconoce la misma demanda en su parágrafo 13), desde el día 1 de octubre de 2020, NOBEL BIOCARE había contratado como proveedora de pago de las anualidades de sus patentes. Y tampoco es discutido que en fecha 22-9-2021, Dña. María Purificación, de la agencia " DIRECCION000.", subcontratada a su vez por IPAN, solicitó ante la OEPM la devolución de la tasa de la 9ª anualidad. Siendo ello así, no podemos hablar ya de "desconocimiento" del impago de las anualidades comprometidas. Hemos de concluir que desde la primera de las fechas (con mucho mayor motivo desde la segunda, pues deja patente el conocimiento del impago) cesó la circunstancia impeditiva del pago y comenzó a correr el plazo para solicitar el restablecimiento del artículo 53.2.i) de la LP. Los representantes de NOBEL BIOCARE ante la OEPM fueron notificados del impago de la primera de dichas anualidades comprometidas e, incluso, tras dicha comunicación, solicitaron de la OEPM la devolución del importe de la segunda, lo que no deja lugar a duda alguna del conocimiento del impago y, por ende, del "cese del impedimento" a efectos de la solicitud de restablecimiento.
Contra lo que sostiene la recurrente y admite, incluso, el Abogado del Estado, el eje de la discusión jurídica no estriba en decidir si CPA tenía o no capacidad de toma de decisiones y de obrar respecto a la solicitud y mantenimiento de la patente. No estamos enjuiciando a quién corresponde la decisión de solicitar el restablecimiento (problema de legitimación), cuestión perfectamente resuelta por el propio artículo 53 de la LP. La cuestión radica en determinar cuándo la legitimada para hacerlo, que no se discute que era NOBEL BIOCARE, tuvo conocimiento de que se había producido el impago de la patente de referencia, porque desde ese momento se produce el cese del impedimento y comienza a correr el plazo del artículo 53 para solicitar el restablecimiento; y si la comunicación de 8-9-2021 a IPAN, así como la actuación de DIRECCION000. de fecha 22-9-2021 realizada en su nombre, le alcanzan (problema de representación). Y, siendo este el "thema decidendi", no es posible admitir la tesis de la recurrente de que la fecha a tener en cuenta sea la de 1-10-2021, día en que la coordinadora de Propiedad Industrial de NOBEL BIOCARE puso en marcha una investigación interna urgente que, previa consulta con CPA, derivó en la constatación del impago. Admitir esta tesis supone desconocer palmariamente la actuación de la actora por medio de sus representantes ante la OEPM y conduce directamente a la práctica imposibilidad de aplicar los plazos del artículo 53, como bien apunta la contestación a la demanda.
No puede entenderse que la actuación de NOBEL BIOCARE sea completamente independiente y esté desvinculada de la de sus representantes ante la OEPM, como si representada y representantes nada tuvieran que ver entre sí. Admitir tal cosa pugna con las normas que específicamente regulan la representación en el ámbito normativo del derecho de patentes y marcas; y pugna con las reglas que, con carácter general, regulan la representación y con la esencia del mandato representativo.
Hay varios preceptos de los que se sigue que a NOBEL BIOCARE le alcanzan los efectos de la comunicación a IPAN, en cuanto empresa subcontratada por la mercantil CPA, de que no podía admitirse el pago de la 9ª anualidad de la patente que nos ocupa, al estar impagada la anterior; y de la actuación de la agencia " DIRECCION000.", subcontratada a su vez por IPAN, cuando a renglón seguido solicitó ante la OEPM la devolución de la tasa de la 9ª anualidad. Ambas actuaciones suponen perfecto conocimiento por los representantes de NOBEL BIOCARE y, por ende, de la representada NOBEL BIOCARE, del impago de la anualidad.
Específicamente para el ámbito del derecho de patentes, el artículo 108 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, establece en su apartado 1 respecto a la acreditación de la representación en invenciones que no será necesario aportar poder de representación para actuar ante la OEPM salvo en determinados supuestos tasados que no hacen al caso. Por tanto, los actos y comunicaciones ante la OEPM realizados por o en relación con un representante designado por el titular de la patente, aun cuando no aporte poder ante la OEPM, surten plenos efectos respecto del representado, salvo que este último hubiera comunicado a la OEPM la terminación de su apoderamiento, como expresamente previene el apartado 4 del mismo artículo 108 ("Todo representante que, por cualquier causa, deje de estar apoderado seguirá siendo considerado como tal hasta que no se haya comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente la terminación de su poder").
La anterior norma propia del ámbito del derecho de patentes no es otra cosa que un trasunto de las reglas generales que, en el derecho administrativo y en el ordenamiento jurídico en general, regulan el mandato representativo. Así:
En el ámbito del derecho administrativo, el artículo 5.3 de la Ley 39/2015 dispone que "
Con carácter general para la totalidad del ordenamiento jurídico, el artículo 1.158 del Código civil dispone que "
Si esto es así para el pago de las obligaciones en general, lo es de la misma manera para el mandato representativo. La recurrente NOBEL BIOCARE reconoce en su demanda que hasta el 1 de octubre de 2020, PATRIX A.B. ("PATRIX") gestionaba el pago de las anualidades de las más de mil patentes que conforman la cartera de NOBEL BIOCARE y procedía regularmente al pago de las anualidades de las patentes titularidad de NOBEL BIOCARE; y que, con efectos en fecha 1 de octubre de 2020, NOBEL BIOCARE cambió de proveedor de pago de anualidad a la empresa especializada CPA, a la que atribuyo esas mismas funciones, lo que es conforme con el artículo 7.2 del Tratado sobre Derecho de Patentes de 1 de junio de 2000 (ratificado por España mediante Instrumento de Adhesión de 20-6-2013, BOE 9-10-2013), que dice expresamente que "cualquier persona podrá pagar las tasas de mantenimiento".
Admitido ese vínculo, no es posible separar la actuación de NOBEL BIOCARE de la de CPA, a la que atribuyó esa función que entraña un propio y verdadero mandato representativo, esto es, que superpone a la relación jurídica del mandato entre dichas mercantiles un poder de representación, de manera que el mandatario, cuando ante terceros hace uso de las facultades que le otorga el mandante, actúa por cuenta del mismo y en su nombre, de manera que las consecuencias jurídicas de su actuación se producen directamente en la esfera del mandante. Por lo tanto, cuando NOBEL BIOCARE otorga a CPA las facultades de actuar ante la OEPM para realizar el pago de las anualidades de las patentes, está asumiendo las actuaciones que CPA realice en su nombre a tal efecto, cualquiera que sea la forma en que las lleve a fin, tanto si lo hace por sí, como si actúa a través de terceros con los que subcontrata, como es el caso de las agencias IPAN; o de la agencia DIRECCION000. con la que a su vez subcontrató esta última. Todas las actuaciones realizadas por estas, como mandatarias a su vez de CPA, han de ser asumidas NOBEL BIOCARE, que atribuyó a CPA gestionar el pago de las anualidades en su nombre. Y, en este sentido, la comunicación a CPA o a la agencia subcontratada por CPA para desarrollar el mandato conferido por la recurrente, del impago de una anualidad; o la solicitud de devolución de un pago realizada por CPA o una agencia subcontratada, vincula a NOBEL BIOCARE frente a la OEPM, ante la que actúan las primeras en su nombre.
No es posible, pues, "disociar" la actuación de las representantes y la actuación de la representada que les atribuyó esa gestión. Aceptar lo contrario en estos casos de representación supondría, como bien apunta la contestación a la demanda, dejar sin virtualidad el plazo del artículo 53.2.i) de la LP, porque bastaría con alegar que el titular de la patente no está vinculado a las comunicaciones o actuaciones de sus representantes y que, por tanto, no tuvo conocimiento del impago hasta la publicación de la caducidad de la patente, para dejar al albur del titular el inicio del cómputo de dicho plazo.
El criterio que sostenemos en esta sentencia coincide con el que invoca la parte actora con la cita de numerosas resoluciones de la OEPM que cita y aporta. No cabe admitir, como se alega en la demanda, que el criterio asentado en la práctica de la OEP y otras oficinas sea reconducir automáticamente y en todo caso el dia a quo a la fecha de publicación de la caducidad de la patente. No hay duda de que esas resoluciones declaran que la publicación determina automáticamente el cese del impedimento, como no puede ser de otra manera, pues no se puede eludir el efecto propio de la publicación; pero ese momento puede adelantarse, como sucede en el caso de autos, cuando se constata la existencia de otro acto o hecho anterior que determina que el titular de la patente tuviera conocimiento previo a la publicación de dicho cese. Para comprobarlo, baste leer algunas de las resoluciones que también cita la demanda, como la de la Cámara Jurídica de la OEP del parágrafo 108. Es, además, el criterio sostenido por esta Sala y sección, como reconoce la propia demandante, en sentencias como la 5 de octubre de 2022, recurso 414/2012, cuando decíamos: "
En definitiva, como afirma la propia demanda (parágrafo 112), lo relevante para establecer la forma de computar el plazo es que el responsable de la patente (el titular o su representante profesional) tenga conocimiento efectivo del impago que ha llevado a la pérdida del derecho, a fin de que pueda poner remedio y evitar la pérdida. Eso es lo que hemos analizado en este fundamento jurídico, alcanzando las conclusiones que hemos expuesto, con base en las cuales, la fecha del cese del impedimento para NOBEL BIOCARE, es la de 8-9-2021, en la cual a la sociedad CPA (por medio de su propia representante subcontratada IPAN), en su condición de representante para efectuar los pagos de las anualidades por la titular de la patente, le fue comunicada la falta de pago de la anualidad comprometida. Tal conclusión conduce a entender superado el plazo de dos meses para la presentación de la solicitud de restablecimiento, cuando se dedujo dicha solicitud el 30-11-2021, que es lo que sostiene la administración".
Pues bien, atendida la identidad fáctica y de razonamientos jurídicos esgrimidos en el procedimiento del número al margen y en el recurso sustanciado ante esta misma Sala y Sección con el número 17/2023, no cabe sino reproducir aquí cuanto argumentábamos en la Sentencia de 22 de abril de 2024 anteriormente citada, cuyo fundamento de derecho quinto es del siguiente tenor:
"La "diligencia debida" que exige el apartado 1 del artículo 53 va referida, pues (y en esto yerra el acto administrativo), únicamente al cumplimiento del plazo de la obligación originaria, que en este caso es el pago de la anualidad que determinó la declaración de caducidad de la patente; pero no al cumplimiento de los plazos del apartado 2.
En este orden de ideas, en la sentencia de esta Sala y sección nº 568/2021, de 19 de octubre de 2021, recurso nº 185/2020, ya dijimos que "
Por lo tanto, en dicha sentencia ya apuntábamos un criterio acerca de lo que debe entenderse por "diligencia debida"; de lo que ha de tenerse por "caso fortuito" o "fuerza mayor", que excluirían la responsabilidad del solicitante por el incumplimiento del plazo; y de cómo pueden proyectarse esos conceptos a un caso como el de autos.
Siguiendo las mismas pautas, también en este supuesto hemos de entender que, pese a los innegables esfuerzos dialécticos de la demanda, no puede entenderse que NOBEL BIOCARE actuase con toda la diligencia que le era exigible respecto del pago de la anualidad comprometida; y que no puede entenderse que la causa del impago se debiera a un acontecimiento calificable como "caso fortuito" o "fuerza mayor".
En primer lugar, la secuencia de los acontecimientos que narra la demanda (que hemos recogido, sintéticamente, en el fundamento de derecho segundo) es la mejor demostración de que la diligencia debida aplicable a este caso era la más alta posible. El traspaso de la gestión de pagos, el volumen de patentes y la complejidad de todo el proceso obligaban a extremar las precauciones. No se duda de la capacitación de la empresa CPA elegida por la actora, ni de la idoneidad de sus procedimientos. Muy al contrario, todo ello redunda en que esa máxima diligencia era exigible a una empresa de tan alta cualificación y experiencia, de modo que no puede excusarse del impago pretextando un problema vinculado a un "reseteo del sistema", que se produjo antes de que dicho pago se hubiera hecho efectivo y que dio lugar a la eliminación de unas instrucciones de pago expresamente introducidas en el sistema antes de que se hubieran hecho efectivas, lo que pasó inadvertido por las partes. Esta es la causa a la que la propia demanda imputa el fallo en el pago y esa causa no puede entenderse constitutiva de fuerza mayor, a la vez que revela que la diligencia no ha sido la adecuada. La demanda reconoce que ya el 14 de septiembre de 2020, la información de la cartera de patentes transferida, para que NOBEL BIOCARE procediera a su revisión, lo que llevó a cabo, identificando, entre las miles de patentes que estaban siendo traspasadas, únicamente 16 patentes (9 españolas, siendo una de ellas la EP '102 que nos ocupa) cuyas anualidades del año 2020 no habían sido aún abonadas por PATRIX; y también reconoce que NOBEL BIOCARE y el "project manager" designado por CPA se cruzaron varios e-mails (que aporta) en relación con ese número tan concreto de patentes españolas y brasileñas identificadas, resaltando las expresas instrucciones dadas de que CPA pagase las anualidades pendientes. No es posible admitir como una conducta "diligente" que, detectado el impago de ese tan corto número de patentes ya en septiembre de 2020 y habiéndose cruzado conversaciones sobre este tema en particular, CPA y la misma NOBEL BIOCARE no hicieran un seguimiento particular, específico y singularizado, del pago de estas concretas patentes y se llegue al mes de octubre de 2021 sin asegurarse del pago; no es entendible que NOBEL BIOCARE no exigiera a CPA la confirmación y la prueba del pago; no es entendible que CPA no cursara específicas instrucciones a sus subcontratadas IPAN e DIRECCION000. en relación con estas concretas patentes, que les alertaran de cualquier incidencia respecto de las mismas. Sólo esa falta de diligencia explica que las subcontratistas recibieran de la OEPM comunicación de la falta de pago de la patente comprometida y no hubiera una inmediata reacción; y que incluso se solicitase la devolución del importe de la siguiente anualidad, lo que es la mejor demostración de la falta de previsión al respecto. Todo ello no puede calificarse en absoluto de "diligente"; de la misma manera que todo ello pone de manifiesto que el impago no puede achacarse, sin más, al problema de "reseteo" del sistema, como pretende la demanda.
En consecuencia, también en este punto hemos de mantener el criterio de la resolución recurrida y considerar que, también por estas razones, la decisión administrativa es ajustada a derecho".
Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª. Silvia Vázquez Senín, en representación de NOBEL BIOCARE SERVICES AG, contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de noviembre de 2022, desestimatoria del recurso de alzada entablado frente a la dictada el 17 de mayo de ese mismo año, imponiendo a la recurrente el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.
Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0019-23 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

