VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR SÁNCHEZ.
PRIMERO.- La Procuradora doña María Luisa Montero Correal en nombre y representación de la entidad "Norvo, S.L." interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de 11 de enero de 2022 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 3 de agosto de 2021 que denegó inscripción de la marca nº 4.087.400 Urban Sense The Lodging Hub (denominativa) para proteger productos de las clases 35ª, 36ª y 43ª del nomenclátor internacional, denegando definitivamente la inscripción.
SEGUNDO.- Se fundamenta el recurso en la compatibilidad de la marca nº 4.087.400 Urban Sense The Lodging Hub con las marcas cuya titularidad ostenta la entidad "Anvia-99, S.L.", en concreto Marca Nacional M 2.729.446 " " (mixta) Marca Europea A 018211317 .
Se alega la inexistencia de la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que establece que "No podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
TERCERO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas entiende que:
En primer lugar, debe realizarse la comparación entre los signos en conflicto, que en el presente caso son los siguientes:
La marca solicitada nº 4087400 "URBAN SENSE THE LODGING HUB".
Las marcas oponentes M 2729446 "HOTEL URBAN" (mixta) y MUE 018211317 URBAN 5* GL HOTEL MADRID"(Fig.).
Analizando los elementos de los citados signos, existe una gran semejanza denominativa al incorporar la marca solicitada como elemento inicial el término "URBAN", que es el elemento distintivo y dominante que identifica a las marcas oponentes, sin que la adición del vocablo "sense" y de la leyenda genérica "the lodging hub" (el centro de alojamiento), tengan suficiente poder de diferenciación y sin que pueda apreciarse una dimensión gráfica ni conceptual suficientemente diferenciadoras.
En cuanto a la relación aplicativa, la nueva marca se solicita en clases:
Clase 35 para "gerencia administrativa de hoteles; gestión empresarial de hoteles". Clase 36 para "alquiler de apartamentos". Clase 43 para "servicios hoteleros".
Las marcas oponentes están registradas, entre otras, en clase 43 para "servicios hoteleros, reserva de hoteles y hospedaje temporal; servicios de restauración (alimentación)" (M 2729446), y para "servicios hoteleros; reserva de hoteles; hospedaje temporal; servicios de restauración (alimentación); provisión de instalaciones para eventos, encuentros; alquiler de salas de conferencias; puesta a disposición de instalaciones para celebrar banquetes y acontecimientos sociales en ocasiones especiales" (MUE 018211317).
Existen por lo tanto, semejanzas aplicativas evidentes en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios de los respectivos campos aplicativos. Apreciándose coincidencia y/o relación aplicativa.
CUARTO.- Conforme al régimen actual el artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. De forma que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza, en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea renombrada puesto que el artículo 8. del Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en su redacción establecida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados establece que no podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre
Así pues como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior". El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos . Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
QUINTO.- Dos son los elementos que han de analizarse, en primer lugar a existencia de semejanzas o identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas. Respecto de la primera cuestión. Los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otros, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.
SEXTO.- Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende respecto de los factores de riesgo alegados por la parte actora teniendo en cuenta que el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia.
Ha de señalarse que marca solicitada la marca Urban Sense The Lodging Huby las marcas y no son de idénticas.
Como señala la citada Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 a diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista , los conceptos de semejanza , similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas .
SÉPTIMO.- En el caso enjuiciado debe tenerse en cuenta que este tribunal dictó sentencia el 7 de septiembre de 2017 (ROJ: STSJ M 9373/2017 - ECLI:ES:TSJM:2017:9373) en el recurso contencioso-administrativo 488/2016 seguido entre las mismas partes en la que se analizó la compatibilidad de la marca 3.542.641 " Urban Dream", resolución esta que la actora ha omitido citar en su demanda y en la se estudiaba la compatibilidad con la marca Hotel Urban en la que señalamos que a plicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que el recurso debe ser desestimado. En primer término, hemos de partir de la existencia de una identidad aplicativa, por lo que resulta evidente la necesidad de extremar el rigor comparativo en lo atinente al aspecto denominativo, preponderante, resultando de la comparación global de los signos en conflicto que la similitud fonética existe hasta el punto de poder inducir a error o confusión en el consumidor acerca de la procedencia empresarial de una y otra marca. Y ello porque el único vocablo de la marca prioritaria es idéntico al que conforma la parte inicial de la marca denegada, que es en la que más centrará su atención el consumidor, sin que el segundo vocablo dote al conjunto de una distintividad propia al conjunto, pues antes al contrario puede ser percibido como un añadido al primer vocablo a modo de derivado o subespecie de aquél.
Tal y como indica la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2013 ( ROJ: STS 1966/2013 - ECLI:ES:TS:2013:1966) dictada en el Recurso de Casación que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el citado artículo 6.1 de la Ley de Marcas no puede prescindir de su interdependencia relativa , de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En el caso el alto grado de semejanza, prácticamente identidad, de las denominaciones obliga a extremar el cuidado respecto de la relación aplicativa que en el presente caso existe por lo que debe estimarse el recurso contencioso-administrativo y en el caso enjuiciado como se analizará con posterioridad existe una práctica identidad aplicativa puesto que ambas marcas protegen servicios de hostelería y las denominaciones con inciden en la palabra inicial urban que constituye elemento diferenciador de la marca prioritaria es ya que el termino hotel que es genérico para las clases del nomenclátor internacional que se refieren al alojamiento temporal.
Por otra parte no debe olvidarse que al ser la expresión urban la primera palabra de la marca cuya inscripción pretende la actora y ser coincidente con la prioritaria que el consumidor medio puede entender que la nueva marca no es sino una derivada de la prioritaria como se indicó en la sentencia de esta sección antes citada y además en denominaciones extensas como la de la marca pretendida Urban Sense The Lodging Hub, se tiende simplificar la misma con los elementos que conforman su primera parte por lo que existe una relación de semejanza apreciada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y defendida por la con demandada.
OCTAVO.- Por último debe decirse en cuanto al precedente administrativo alegado por la recurrente la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 25 de Septiembre de 2.002 señala que no constituyen precedentes vinculantes, las resoluciones administrativas, al margen de la legalidad o ilegalidad de su otorgamiento. En igual sentido la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005 señala que los precedentes administrativos no vinculan a los Tribunales, ni siquiera al propio Registro (hoy OEPM), porque la concesión o denegación de una marca no es actividad discrecional, sino reglada, en la que es prevalente el principio de legalidad. Como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009 en el recurso de casación número 3682/2006 los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la de Marcas, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registro absolutas y relativas contempladas en el mencionado cuerpo legal.
NOVENO.- Ahora bien el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, exige también para impedir el acceso al registro de la marca pretendida que se designen productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, esto salvo cuando se trate de marcas renombradas
Como indica la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas:
En cuanto a la relación aplicativa, la nueva marca se solicita en clases:
Clase 35 para "gerencia administrativa de hoteles; gestión empresarial de hoteles". Clase 36 para "alquiler de apartamentos". Clase 43 para "servicios hoteleros".
Las marcas oponentes están registradas, entre otras, en clase 43 para "servicios hoteleros, reserva de hoteles y hospedaje temporal; servicios de restauración (alimentación)" (M 2729446), y para "servicios hoteleros; reserva de hoteles; hospedaje temporal; servicios de restauración (alimentación); provisión de instalaciones para eventos, encuentros; alquiler de salas de conferencias; puesta a disposición de instalaciones para celebrar banquetes y acontecimientos sociales en ocasiones especiales" (MUE 018211317).
Se trata de servicios prácticamente idénticos los de alojamiento temporal a los que se refieren los servicios hoteleros que los apartamentos turísticos por lo que dicha identidad aplicativa junto con la semejanza denominativa han de llevar a la desestimación del recurso contencioso-administrativo por ajustarse la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas a derecho
DÉCIMO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en su redacción establecida por la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad. Al desestimarse totalmente las pretensiones de la actora y no apreciándose dichas circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición, estableciendo el apartado 3º de dicho precepto que. la imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima, el Tribunal haciendo uso de esta facultad fija las costas a abonar por el apelante en la suma de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) (más el IVA en caso de estar gravada la operación) en concepto de honorarios del el Abogado del Estado, sirviendo un testimonio de la presente sentencia para que la Administración acreedora inicie el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario, en aplicación del apartado 4º del citado artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para lo que no será necesario solicitar ni practicar tasación de costas entregando el Letrado de la administración de Justicia el testimonio con código de verificación segura a solicitud de la parte y en otros MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) (más el IVA en caso de estar gravada la operación) en concepto de honorarios del Letrado de la entidad "Anvia-99, S.L." y los derechos arancelarios que le correspondan a su Procurador (ambos inclusive)
VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
