Sentencia Contencioso-Administrativo 95/2024 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 802/2022 de 11 de marzo del 2024

PRIMERO.- POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE.

UD se alza contra la resolución de la OEPM estimatoria parcial del recurso de alzada interpuesto contra la denegación del registro de la marca Deustobio, en la clase 41.

La demanda comienza explicando que, el treinta de septiembre de 2020, UD solicitó la marca Deustobio para las clases 9 (software, publicaciones descargables, publicaciones electrónicas descargables, gráficos descargables, vídeos descargables, medios educativos descargables, programas informáticos para educación), 16 (publicaciones, libros, revistas, publicaciones de educación), 41 (educación, formación en medicina, dirección de seminarios educativos relacionados con la medicina, provisión de cursos de medicina de formación continuada, publicación de revistas, libros y manuales en el ámbito de la medicina, publicaciones electrónicas -no descargables-, edición de publicaciones, servicios de publicaciones, servicios de publicaciones educativas, publicaciones por medios electrónicos, publicación de publicaciones electrónicas, edición de publicaciones médicas, facilitación de publicaciones electrónicas, publicaciones de libros de texto, servicios de publicaciones y reportajes, publicación multimedia de publicaciones electrónicas, publicaciones electrónicas -no descargables electrónicamente-, facilitación de publicaciones en línea -online-, facilitación de publicaciones electrónicas en línea, suministro de información relacionada con publicaciones, facilitación de publicaciones en línea -no descargables-, suministro de publicaciones en línea -no descargables-, bibliotecas de referencia de publicaciones y registros documentales, publicación de periódicos, publicaciones periódicas, catálogos y folletos, suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables, puesta a disposición de publicaciones electrónicas no descargables desde una red informática mundial o internet, suministro de publicaciones electrónicas no descargables desde una red informática mundial o internet, publicación electrónica de libros y de publicaciones periódicas, facilitación de publicaciones electrónicas en línea -no descargables-, puesta a disposición de publicaciones electrónicas no descargables desde una red informática mundial o internet) y 42 (investigación relacionada con la medicina, facilitación de uso temporal de software no descargable a través de internet, programación informática).

El nueve de enero del año siguiente, Papf habría presentado oposición a esa marca, invocando los registros de marca M 2462899, 2462900 y 2462901, en las clases 9, 16 y 41. Sin embargo, la OEPM habría concedido la marca, dado que entendió que la oponente no habría aportado prueba suficiente sobre la naturaleza del uso de la marca.

Contra esa resolución, Papf presentó recurso de alzada, alegando el renombre de sus marcas y apelando a una supuesta familia de marcas. Este recurso fue parcialmente estimado, y, en conclusión, se anuló la concesión sobre la clase 41.

UD, para fundamentar su pretensión, parte de que la jurisprudencia habría reconocido que quien con posterioridad a la inscripción de una marca obtiene la inscripción de otra idéntica o semejante no puede alegar, frente al titular de la anterior, un derecho preferencial. Pues bien, en el caso que nos ocupa, la prioridad registral correspondería a la demandante, dado que le pertenecería la primera marca registrada en la OEPM, desde 1968, con el n.º 548091, Estudios de Deusto. También sería titular de la segunda marca, registrada en 1971, con el n.º 643474, Letras de Deusto.

La demanda continúa explicando que la continuidad registral permitiría al titular de una marca posterior salvar la oposición de un derecho anterior, siempre que acredite que posee registros anteriores de marcas que prevalecen en el tiempo. Así, con la solicitud de una marca con la misma denominación o muy semejante al anterior, el interesado estaría extendiendo a otros productos el derecho de preferencia que le correspondería. Este derecho excluiría todo intento de oposición formulado por quien inscribió más tarde.

UD señala que, en la clase 41, tiene inscritas las siguientes marcas: Universidad Comercial Deusto -solicitada en 1991- y Universidad Deusto -solicitada en 1993-. A partir de ahí, defiende que la creación de una facultad denominada Deustobio, como Facultad de Ciencias de la Salud, sería un buen desarrollo de las anteriores marcas.

A mayor abundamiento, la actora considera que la denominación social de la UD también sería prioritaria a las marcas oponentes. De modo que, de la misma forma que existiría una protección para la denominación social de la empresa a través de los artículos 9 de la Ley de Marcas y 8 del Convenio de París cuando se acredite el uso o conocimiento notorios en España del nombre mercantil no registrado, también la habría para las marcas.

La demanda insiste en que la marca Deustobio sería un desarrollo de la familia de marcas de la UD. De hecho, habría veintiséis marcas registradas que incluirían el vocablo Deusto, y todas ellas serían de la actora. Ello le atribuiría el derecho a registrar nuevamente el vocablo Deusto como marca, ahora en la marca Deustobio, para las clases 9, 16, 41 y 42. Por consiguiente, no podría justificarse la denegación de la inscripción en la clase 41 por una supuesta incompatibilidad con las marcas oponentes, ninguna de las cuales sería idéntica a la pretendida. Tampoco se habría demostrado su uso más allá de la edición de libros. Además, todas ellas coexistirían con las marcas registradas por la recurrente y que incluyen el mismo vocablo.

A continuación, la UD destaca que la resolución del recurso de alzada señaló que eran tres los requisitos a los que está supeditada la aplicación del artículo 8 de la LM. Uno de ellos, que no se dio por acreditado, era el renombre de la marca oponente. Por el contrario, la UD, como marca base de la familia de marcas Deusto, sí gozaría de tal renombre. Afirma que el término Deusto estaría ligado a la Universidad, fundada hace 136 años, y que lleva el nombre del barrio que la vio nacer. Sostiene que se trataría de una de las universidades con mayor prestigio nacional e internacional, según distintos estudios y clasificaciones. Igualmente, hace referencia a los premios y galardones que habría recibido. De este prestigio gozaría en el sector en el que desarrolla su actividad, que sería el educativo. Y este se correspondería con la clase 41.

Para concluir, la demandante niega que, en el caso que nos ocupa, concurra riesgo de confusión. Argumenta que cualquier estudiante puede vincular fácilmente Deustobio con la UD. De este modo, el riesgo de confusión se diluiría.

SEGUNDO.- POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

Por su parte, la AGE reclama la desestimación de la demanda, al entender que la resolución recurrida es conforme a derecho. Para ello, explica que el motivo en el que se fundamentó esta fue el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas. Este prohibiría el registro, como marcas, de signos idénticos o semejantes a una marca anterior, siempre que exista un riesgo de confusión en el público. Esta prohibición pretendería proteger al titular de derechos marcarios, que tienen el objetivo de distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras. Igualmente, se trata de proteger a los consumidores, que comparan las marcas existentes en el mercado con solicitudes posteriores, a fin de evitar el riesgo de confusión.

De lo anterior, el abogado del estado extrae la conclusión de que, para que pueda aplicarse tal prohibición, es preciso que concurran los tres requisitos siguientes: identidad o semejanza de los signos; identidad o similitud de los productos o servicios; y existencia de un riesgo de confusión (incluido el de asociación) en los consumidores entre las marcas anterior y posterior.

En cuanto al primero de tales requisitos, la administración explica que la semejanza entre los signos ha de determinarse conforme a los criterios gráfico, fonético y conceptual. No obstante, la concurrencia de uno solo de ellos sería suficiente para afirmar la incompatibilidad de los signos. De esta forma, esa posible semejanza ha de apreciarse en cuanto al conjunto, de manera que se puedan tener en cuenta los elementos con mayor o menor poder de diferenciación.

En el caso que nos ocupa, habría que comparar las marcas Deustobio y Deusto. Pues bien, la semejanza fonética sería, a su juicio, evidente, a la vista de que la marca solicitada incorporaría en su totalidad a la anterior. Además, los elementos comunes estarían incluidos en la parte inicial del signo, lo que les daría más importancia.

En cuanto al segundo de los requisitos, la administración explica que la determinación de la similitud de los productos o servicios designados habrá de hacerse caso por caso. No obstante, la naturaleza y finalidad de los productos y servicios serían un factor determinante. Igualmente, habría que tener en cuenta los canales de comercialización de los productos. Así, de ser estos canales comunes, se daría un elemento coadyuvante a la consideración de relación aplicativa y viceversa. También cabría hablar de complementariedad de los productos y servicios cuando se da una estrecha relación entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro. La complementariedad supondría que los productos o servicios pueden utilizarse conjuntamente. Ello presupondría que se encuentren dirigidos al mismo público.

En el supuesto analizado, la marca solicitada designa productos y servicios de la clase 41. La de la oponente estaría registrada y se habría aprobado el uso para la clase 41 (servicios de educación o formación y servicios de edición de libros). Para la AGE sería evidente la semejanza entre los servicios para los que la oponente habría probado el uso y los que pretende distinguir la UD.

El tercer requisito sería el riesgo de confusión o asociación por el consumidor. El riesgo de confusión directa se daría en aquellos casos en que existe la posibilidad de que el consumidor confunda el signo solicitado con otro prioritario. El riesgo de confusión indirecta o de asociación se produce cuando el público establece un vínculo entre el origen empresarial de los respectivos productos o servicios de los signos comparados. La jurisprudencia, para valorar la concurrencia de este requisito, vendría exigiendo que la comparación se haga de forma global, valorando la semejanza de las marcas y de los productos o servicios. A estos efectos, habría que partir del patrón de consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Según la administración, en el caso que nos ocupa, la AGE considera que las semejanzas fonético-denominativas existentes entre los signos y la semejanza en el ámbito aplicativo generarían un claro riesgo de confusión o asociación. Ello impediría, a su juicio, la convivencia pacífica de ambas marcas. Por consiguiente, considera improcedente el registro de la marca solicitado por UD.

TERCERO.- POSICIÓN DE PAPF.

También Papf reclama (en un escrito que se extiende hasta las 49 páginas) que se desestime el recurso planteado por la UD.

Para fundamentar su posición, la codemandada hace hincapié en que la marca solicitada sería un signo meramente denominativo -Deustobio-. De este modo, incluiría íntegramente y como elemento inicial, principal y dominante la palabra Deusto. En efecto, el término bio se añadiría como algo accesorio, secundario e irrelevante, por su carácter meramente descriptivo. A partir de ahí, Papf llega a la conclusión de que esa coincidencia sería determinante para su incompatibilidad registral, en la medida en que presentaría la semejanza legalmente prohibida. Así, razona que sus marcas serían prioritarias en el tiempo, y que los productos y servicios pretendidos colisionarían frontalmente con los protegidos por esas marcas anteriores.

En concreto, el escrito de contestación a la demanda se refiere a la marca n.º 2.462.899, Deusto (mixta), registrada en la clase 9 (aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos; ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control -inspección-, de socorro -salvamento- y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos y ópticos; discos compactos (audiovídeo); distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular y equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores); la marca n.º 2.462.900, Deusto (mixta), registrada en la clase 16 (papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos -pegamentos- para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina -excepto muebles-; material de instrucción o de enseñanza -excepto aparatos-; materias plásticas para embalaje -no comprendidos en otras clases-; naipes; caracteres de imprenta; clichés; publicaciones); la marca n.º 2.461.901, Deusto (mixta), registrada en la clase 41 (servicios de educación y esparcimiento; servicios de organización de actividades deportivas y culturales; servicios de organización de exposiciones con fines culturales y educativos; servicios de edición de textos -que no sean textos publicitarios-).

Papf explica que no está de acuerdo con que se concediera la marca Deustobio para los productos y servicios de las clases 9, 16 y 42 del nomenclátor. De hecho, habría presentado recurso contencioso-administrativo frente a dicha concesión. Este se seguiría ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid bajo el número 769/2022.

Seguidamente, el escrito de contestación a la demanda defiende el renombre de las marcas Deusto de las que es titular Papf. De hecho, según refiere, no solo tendrían renombre en el sector de la formación, sino en cualquier ámbito aplicativo y sectorial del mercado. Destaca que la actora pertenecería al Grupo Planeta, y habría hecho un notorio esfuerzo empresarial. Así, las importantes inversiones publicitarias, de marketing y de distribución, así como la alta calidad de sus servicios le habrían permitido ganarse ese renombre. En particular, se refiere a las marcas Deusto Formación y Cursos Deusto, que formarían parte de una amplia familia de marcas dentro del sector cultural y editorial.

Este renombre impediría el acceso a la cobertura registral de una marca con una denominación muy similar y confundible con las prioritarias, que pretendería encuadrarse en un mismo sector comercial. Señala que, de permitirse ese acceso, se estaría debilitando una marca renombrada, y se estaría produciendo un riesgo de asociación indebida entre ambos signos, con el consiguiente aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

En apoyo de sus pretensiones, Papf señala que existirían múltiples precedentes de denegación, por parte de la OEPM, de marcas que pretendían registrar como elemento principal y distintivo el vocablo Deusto, idéntico o similar a marcas anteriores de la codemandada. En particular, se refiere a la marca de la UE n.º 6.252.787 Deusto Business School, en las clases 9, 16, 38, 41 y 42; la marca de la UE n.º 6.750.483 Deusto Business School Universidad de Deusto, en las clases 9, 16, 41 y 42; la marca de la UE n.º 9.248.295 Deustotech, en las clases 9, 41 y 42; la marca de la UE n.º 14.865.778 Deusto Idiomas, en las clases 9, 16 y 41; la marca n.º 2.595.610 Modelo Deusto Formación, en las clases 16 y 41; la marca n.º 2.767.791 Deusto Business School, en las clases 9, 16, 38, 41 y 42; la marca n.º 2.767.792 Deusto Business Studies, en las clases 9, 16, 41 y 42 y la marca n.º 3.057.063 Deusto Salud, en la clase 41. Ello demostraría, a su juicio, que la denegación de la marca de la recurrente en la clase 41 sería ajustada al principio de igualdad y a la seguridad jurídica que ha de regir en las decisiones administrativas.

A continuación, el escrito de contestación a la demanda expone cómo existiría una amplia familia de marcas inscritas a favor de Papf, entre las que figurarían las siguientes: marca n.º 926.702 Harvard-Deusto Business Review, en la clase 16; marca n.º 1.064.465 Harvard Suscripciones Ediciones Deusto, S.A. Bilbao, en la clase 16; marca n.º 1.719.915 Deusto Business Review, en la clase 16; marca n.º 1.787.962 Harvard-Deusto Marketing & Ventas, en la clase 16; marca n.º 1.813.747 Finanzas & Contabilidad. Harvard Deusto. Gestiones de Finanzas, en la clase 16; marca n.º 1.984.388 Asesor Deusto, en la clase 16; marca n.º 2.048.036 Cursos Deusto, en la clase 41; marca n.º 2.048.037 Cursos Deusto, en la clase 16; marca n.º 2.048.038 Cursos Deusto, en la clase 9; marca n.º 2.050.067 Cursos Empresariales Deusto, en la clase 16; marca n.º 2.207.732 Deusto Formación, en la clase 16; marca n.º 2.207.733 Deusto Formación, en la clase 38; marca n.º 2.207.734 Deusto Formación, en la clase 41; marca n.º 2.462.905 E-Deusto, en la clase 16; marca n.º 2.462.906 E-Deusto, en la clase 38; marca n.º 2.526.436 Deusto Software, en las clases 9, 16 y 42; marca n.º 2.534.977 Deusto B2B, en las clases 16 y 35; marca n.º 2.534.978 Deusto B2B, enl a calse 16; marca n.º 2.536.856 Deusto Business 2 Business, en las clases 16 y 35; marca n.º 2.674.568 Harvard Deusto, en la clase 16; marca n.º 2.825.930 Deusto Formación, en la clase 9; marca n.º 3.076.749 E-Deusto, en la clase 41; marca n.º 3.095.639 Harvard Deusto Business & Technology, en las clases 9, 16 y 41; marca n.º 3.539.507 Harvard Deusto Learning & Pedagoty, en la clase 16; marca n.º 3.694.661 Harvard Deusto MV Marketing y Ventas, en las clases 9, 16 y 41; marca n.º 3.694.663 Harvard Deusto LP Learning & Pedagogics, en las clases 9, 16 y 41; marca n.º 3.694.665 Harvard Deusto BR Business Review, en las clases 9, 16 y 41; y marca n.º 3.694.669 Harvard Deusto MI Management & Innovation, en las clases 9, 16 y 41.

De lo anterior, Papf extrae la conclusión de que la aparición en el mercado de una marca con las mismas características que las que componen esa familia provocaría un mayor riesgo de confusión o, más bien, una falsa asociación para el consumidor, quien entendería, razonablemente, que se trataría de un signo perteneciente a esa misma familia.

Seguidamente, el escrito de contestación a la demanda hace referencia a la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 54/2022, de treinta de febrero, que puso fin al recurso 309/2020, y que confirmó la denegación de la inscripción de la marca n.º 3.721.369 Deusto On Line, en las clases 41 y 42. Esta resolución habría respetado los derechos preferentes de Papf sobre la marca Deusto, pese a otras de las que pudiera ser titular la UD. Por consiguiente, no sería de aplicación el principio de continuidad a favor de la recurrente para proteger servicios diferentes a aquellos que tendría protegidos.

La codemandada argumenta que la actora estaría intentando una interpretación y aplicación erróneas del principio de continuidad registral. Así, pretendería registrar una marca denominada Deustobio para distinguir los servicios de la clase 41, tratando de hacer valer un principio que no sería aplicable al caso, dado que la marca protegida por la contraparte no tendría protegidos servicios de esa clase.

Papf hace hincapié en que la marca n.º 548091 Estudios de Deusto estaría registrada en la clase 16, y la n.º 1764722 Universidad de Deusto, en la clase 9. Ambas protegerían, por tanto, productos alejados de los servicios ahora solicitados. Por consiguiente, no cumplirían las condiciones para aplicar el principio pretendido. Por otro lado, la marca 1.622.757 Deuto Alumni, en la clase 41, estaría caducada. Ello impediría también la aplicación de ese principio.

Por lo que se refiere a la familia de marcas con el vocablo Deusto invocada de contrario, la codemandada destaca que no se habría acompañado ningún documento para acreditar su existencia. En cualquier caso, niega que tal argumento pueda servir para inscribir la nueva marca. Defiende que sería Papf quien sería titular de una familia de marcas caracterizadas por la presencia, como elemento denominador, del vocablo Deusto.

Por otro lado, el escrito de contestación a la demanda niega que el supuesto prestigio de la UD pueda servir para fundamentar la inscripción pretendida. Argumenta que la actora confundiría la denominación social con la marca, que serían realidades diferentes. Explica que la primera sería un signo identificador del ente colectivo, como sujeto de derechos y deberes y centro de imputación de responsabilidad en el tráfico jurídico. Por su parte, la marca sería un signo distintivo de la empresa en el mercado, sometida, no al Reglamento del Registro Mercantil, como la primera, sino a la Ley de Marcas.

Sentado lo anterior Papf defiende que lo que habría que tomar en consideración sería el renombre de las marcas, y no el de la denominación social.

Por el contrario, serían las marcas de Papf las que, a su juicio, tendrían un renombre. Se habría producido, en consecuencia, una infracción de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LM. Para sostener ese argumento, hace referencia a la documentación por ella aportada, que, según refiere, habría servido para indicar el volumen de ventas, la cuota de mercado, la importancia de la promoción de la marca y el elevado grado de conocimiento de esta por parte del público. De forma que se habría demostrado que estaríamos ante marcas de renombre acreedoras de la protección reforzada del artículo 8.

A partir de ahí, la codemandada sostiene que la aparición de la marca Deustobio en el mercado llevaría a error al público, quien atribuiría a esos servicios la fama de la que gozarían sus productos y servicios. Así, la UD se aprovecharía indebidamente del crédito adquirido en el mercado por la marca prioritaria.

Para terminar, el escrito de contestación a la demanda defiende que se ha acreditado por esa parte la infracción del artículo 6.1.b) de la LM, dada la grave semejanza denominativa que presentaría la marca solicitada con las prioritarias de Papf, con las que confluiría en un mismo sector comercial. Ello llevaría a error al consumidor.

Defiende que, tal y como indica la resolución de la OEPM, los signos presentarían una semejanza fonético-denominativa que determinaría su incompatibilidad.

Destaca que el signo que se pretendería registrar copiaría íntegramente la denominación de las marcas Deusto, en la medida en que este constituiría su vocablo inicial y principal. De hecho, la adición del término bio no serviría para otorgarle distintividad. Se trataría, pues, de una marca que no serviría al fin que tiene legalmente asignado.

También se daría, a su juicio, la identidad aplicativa entre signos. En concreto, el nuevo signo pretendería distinguir servicios de la clase 41. Estos colisionarían frontalmente con productos y servicios protegidos por las marcas anteriores. En concreto, se refiere a las marcas n.º 2.462.899 Deusto (mixta), en la clase 9; 2.462.900 Deusto (mixta), en la clase 16; y 2.462.901 Deusto (mixta), en la clase 41.

Finalmente, se produciría un riesgo de asociación. Este se daría aun cuando las marcas se perciban como distintas, dado que la inclusión del elemento común Deusto llevaría a pensar que proceden de la misma empresa. Insiste aquí en que los signos de Papf formaría una familia de marcas caracterizadas por la presencia del vocablo Deusto. La existencia de tal familia provocaría, a su juicio, un riesgo de confusión objetivo, al creer el consumidor que los servicios proceden de una misma empresa.

CUARTO.- RIESGO DE CONFUSIÓN.

El motivo por el que la OEPM denegó la solicitud de registro de la marca Deustobio es que consideraba que concurría la prohibición del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de siete de diciembre, de Marcas. Conforme a este precepto, no podrán registrarse como marcas los signos que, "por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

De lo dicho resulta que, para que entre en juego esta prohibición, ha de producirse una identidad o semejanza de los signos y una identidad o semejanza de los productos o servicios designados. Ambas semejanzas o identidades han de darse simultáneamente. Y, además, de ellas ha de derivarse un riesgo de confusión en el público.

Desde el punto de vista gráfico y fonético, lo primero que llama la atención es el hecho de que Deustobio incorpora en su totalidad el término Deusto, que constituye la marca respecto de la cual se aprecia la existencia de riesgo de confusión. Pero es que, además, el sufijo que se ha añadido a dicha palabra (bio) constituye un término genérico que no elimina el peligro de confusión derivado de la utilización de lo que constituye una marca ya registrada.

A este respecto, hemos de tener en cuenta que, tal y como ha explicado la sentencia del Tribunal Supremo de seis de febrero de 2015 (recurso 165/2013), "...la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta sala no solo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad."

Se trata, por tanto, de que los consumidores sean plenamente conscientes, a la hora de llevar a cabo su elección, de la procedencia de los productos y servicios por los que se decantan. De tal modo que no haya lugar a error sobre este aspecto.

En el caso que nos ocupa, como ya hemos señalado, la parte actora ha añadido un sufijo a una marca registrada. Pues bien, esta forma de proceder puede dar lugar a confusión en los consumidores, dado que es fácil que piensen que se trata de una rama, delegación o sucursal de una marca principal, que en este caso sería Deusto. En efecto, existe un alto riesgo de que se llegue a la conclusión de que estamos ante una división de la marca orientada a productos o servicios de tipo biológico. En consecuencia, no podemos sino coincidir con la resolución impugnada en cuanto a la existencia de peligro de confusión en este punto.

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas habla de productos o servicios idénticos o similares. No es preciso, por tanto, que se dé una identidad absoluta para que entre en juego tal prohibición. Es suficiente con que exista una similitud que pueda dar lugar a confusión en los consumidores.

En el caso que nos ocupa, acabamos de ver cómo en ambos casos se pretende la protección de bienes y servicios incluidos en la clase 41, por lo que no cabe duda de que nos estamos moviendo dentro del ámbito de prohibición contemplado por el mencionado artículo 6.1.b).

Lo expuesto nos lleva a rechazar este motivo del recurso contencioso-administrativo.

QUINTO.- CONTINUIDAD REGISTRAL.

El argumento fundamental de la demanda es el de que, en el caso que nos ocupa, habría de entrar en juego el principio de continuidad registral. Así, defiende la UD que, dado que ella fue la primera en lograr la inscripción de la marca Deusto, esta protección original le conferiría un derecho preferente para lograr la inscripción de nuevas marcas.

Es cierto que nuestra jurisprudencia ha consagrado el principio de continuidad registral invocado por la demandante. No obstante, este se ha de aplicar dentro de unos límites marcados por nuestro Tribunal Supremo. Así, en la sentencia 4/2017, de nueve de enero (rec. 159/2016) se sentaba lo siguiente:

"En nuestras sentencias de 2 de marzo de 2004 (recurso número 2956/1999), 18 de octubre de 2007 (recurso número 141/2005) y 2 de julio de 2008 (recurso número 7537/2005), entre otras, nos enfrentamos con lo que entonces denominábamos el problema planteado en no pocas ocasiones [consistente] en resolver si el titular de una marca más antigua tiene, por este solo hecho, preferencia para registrar otras ulteriores con la misma denominación en los casos en que hayan sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas "intermedias", esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella.

La respuesta que hemos dado a esta cuestión atiende a la necesaria protección registral de las marcas "intermedias" cuando su ámbito aplicativo es diferente del de las marcas primitivas (circunstancia que posibilitó el registro de aquellas) pero coincide con el de las nuevas marcas aspirantes. Hemos afirmado que no puede registrarse válidamente una nueva marca aspirante que coincida con las "marcas primitivas" en su denominación pero que coincida con las intermedias en su ámbito aplicativo: permitir el registro de un nuevo signo así configurado sería tanto como negar de modo absoluto la eficacia propia de las marcas intermedias que hayan accedido al registro.

Las nuevas marcas que sobre la base de las "primitivas" pretendan su registro, ya sea como extensión, derivación o ampliación de aquellas, han de respetar la protección de que legítimamente gozan las marcas "intermedias" en relación con los productos que identifican."

De tal modo que solo puede invocarse este principio en el caso de que la recurrente acredite ser titular de una marca en la clase 41 (que es a la que se circunscribe el presente procedimiento) previa a las marcas de las que es titular Papf.

Ello supone que no pueden acogerse, directamente, las invocaciones a la denominación social contenidas en el recurso. En efecto, el ámbito de protección que corresponde a esta es diferente al de la marca que se pretende registrar. De hecho, admitir este argumento supondría vaciar de contenido la protección de que gozan las marcas de que es titular Papf, dado que la UD tendría vía libre para registrar cualesquiera otras marcas en cualquier categoría, invalidando así aquellas.

Por lo demás, la recurrente afirma que es titular de dos marcas prioritarias en la clase 41. Se trataría, en concreto de la marca Universidad Comercial Deusto, solicitada en 1991 y en vigor; y de la marca Universidad Deusto, solicitada en 1993 y también en vigor.

A este respecto, hemos de señalar el escaso esfuerzo probatorio puesto en marcha por la actora para acreditar la existencia y vigencia de estas marcas. Igualmente, debemos destacar que las dos mencionadas incluyen el término "Universidad". Ello les otorga un elemento diferencial que las vincula necesariamente con la recurrente y que sirve para distinguirlas de las marcas registradas por la codemandada.

En cualquier caso, tal y como indica Papf en su escrito de contestación a la demanda, esta cuestión fue analizada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 54/2022, de tres de febrero, ya firme. Esta resolución estimó el recurso contencioso-administrativo planteado por la aquí codemandada frente a la decisión de permitir el registro de la marca Deusto Online para distinguir los productos o servicios de las clases 41 y 42 a favor de la UD. En ella se incorporó el siguiente argumento en relación con este motivo del recurso que ahora nos ocupa:

"Respecto al argumento de que, al ser la solicitante titular de otras marcas previas que incluyen en su configuración denominativa el vocablo "DEUSTO", que comporta que la marca aspirante deba ser considerada continuadora de la prioridad registral, como afirma la STS 6 noviembre 2015 (rec. 965/2013) para idéntico alegato, en recurso en el que intervinieron como litigantes otra empresa del grupo de la aquí recurrente (Planeta de Agostini Formación, S.L.) y la codemandada Universidad de la Iglesia de Deusto y con cita de diversos precedentes del mismo Alto Tribunal, no se produce una vulneración del criterio jurisprudencial basado en el principio de "continuidad registral" cuando la sala de instancia considera, como es el caso, aplicable la prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, debido a la apreciación de la existencia de similitud denominativa entre los signos confrontados -en el supuesto examinado en la Sentencia citada, la marca aspirante "DEUSTO SALUD" y la marca prioritaria oponente "DEUST TECH" y otras en las que resulta dominante el vocablo "DEUSTO"-, y a la constatación de identidad de los productos y servicios designados, que genera riesgo de confusión sobre el origen empresarial, pues "...la constatación de la coexistencia pacífica en el mercado de marcas que incorporen en su configuración denominativa vocablos idénticos o similares no constituye razón para impedir la aplicación de las prohibiciones de registro previstas en el artículo 6 de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , ni para atenuar el rigor comparativo en el juicio, respecto de la existencia de identidad y similitud de los signos y los productos y servicios ofrecidos, debido a la escasa virtualidad de los precedentes administrativos en el Derecho de Marcas" que, conforme doctrina reiterada de esa Sala Tercera, no son vinculantes para la administración ni para los tribunales de justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Dicha declaración lo fue en el marco de un procedimiento en el que, precisamente, la prioridad registral la detentaba la marca titularidad de la Fundación Deusto estimando el Tribunal Supremo que, al coincidir los productos reivindicados por la marca novel con los designados por las marcas prioritarias, ello origina confusión en el público sobre la procedencia empresarial, " (...) ya que les induce a identificar erróneamente que la institución prestadora de los estudios de educación y enseñanza, amparada en el registro de la marca solicitada, es la Universidad de Deusto, que goza de un reconocido prestigio en el ámbito de la educación y las enseñanzas técnicas y humanistas", por lo que la inscripción de la nueva marca comportaría que se diluyera el valor distintivo de su familia de marcas que incorporan el término "DEUSTO" de su titularidad, siendo para que resulte aplicable el aludido criterio jurisprudencial cabe partir del presupuesto de que el titular de una marca prioritaria pretenda registrar nuevas marcas, lo que "se supedita a que se respete la protección de que gocen las marcas intermedias registradas por terceros". En el mismo sentido se pronuncia la STS 6 febrero 2015 (rec. 165/2013) citada en el fundamento de derecho que antecede."

Lo expuesto nos lleva a la desestimación del recurso planteado por la UD, dada la necesidad de proteger las marcas previamente registradas a favor de Papf.

SEXTO.- COSTAS.

Habida cuenta de que se está produciendo una desestimación íntegra de la demanda y conforme a lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede la imposición de las costas causadas en el presente procedimiento a la parte actora.