Sentencia Penal Nº 178/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 29, Rec 68/2012 de 14 de Mayo de 2012

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección nº 29

Rollo: 68/12 RP

Órgano Procedencia: JUZGADO DE LO PENAL Nº 11 DE MADRID

PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 116/11

SENTENCIA Nº 178/12

Ilmos Sres. Magistrados de la Sección 29ª

Doña. PILAR RASILLO LÓPEZ

Doña. LOURDES CASADO LÓPEZ (Ponente)

Doña ELENA PERALES GUILLÓ

En MADRID, a catorce de mayo de dos mil doce

VISTO, en segunda instancia, ante la Sección Vigesimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid, el Procedimiento Abreviado núm. 116/11, procedente del Juzgado de lo Penal núm. 11 de Madrid, seguido por dos delitos contra la propiedad industrial , contra el acusado D. Gumersindo , representado por Procurador D. Marco Aurelio Labajo González y defendido por Letrada Dª Nuria María Zapico Martínez , venido a conocimiento de esta Sección en virtud de recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por dicho acusado, contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del referido Juzgado, con fecha 31 de octubre de 2011 ; siendo parte apelada el MINISTERIO FISCAL y la entidad GUCCIO GUCCI S.P.A, representada por la Procuradora D. ª M. ª Teresa Rodríguez Pechín y defendida por la letrada D. ª M. ª Eliana Pérez Barquín, quienes impugnaron el recurso de apelación interpuesto por el condenado . La entidad Oakley INC, representada por el Procurador D. Fernando Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla, impugnó el recurso interpuesto por el condenado y al mismo tiempo se adhirió al mismo en cuanto a la responsabilidad civil.

Ha sido Ponente la Ilma. Magistrada Dña. LOURDES CASADO LÓPEZ.

Antecedentes

PRIMERO. - Con fecha 31 de octubre de 2011 se dictó sentencia en Procedimiento Juicio Oral de referencia por el Juzgado de lo Penal núm. 11 de Madrid .

En dicha resolución se fijaron los siguientes hechos como probados:

"ÚNICO.- Apreciando en conciencia la prueba practicada se declara probado que, el acusado Gumersindo , mayor de edad, de nacionalidad senegalesa, sin antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, era el administrador único de la mercantil 7oouba Divanel, sita en la calle Sombrerete N° 10 de Madrid, dedicada a la venta de prendas de ropa y accesorios, y en calidad de tal y con ánimo de obtener un ¡lícito beneficio y sin autorización y consentimiento de los titulares de los derechos de explotación de los productos correspondientes, realizó las conductas siguientes:

El día 5 de abril de 2002, sobre las 10:30 horas, la Policía Municipal de Madrid intervino en el local del acusado los productos que a continuación se relacionan, siendo todos ellos imitaciones de las marcas originales, que el acusado poseía para su venta, conociendo el acusado que la comercialización de tales efectos suponía una infracción de los derechos exclusivos de los titulares registrales de tales marcas. En concreto se incautaron 9.923 efectos, de los que 3.467 eran gafas de sol, a imitación de las originales de la marca Oakley, 505 gafas de sol de Chane¡, 1.449 gafas de sol de Gucci, 300 gafas de sol de Nike, 67 de Arman¡, 271 de Police, 76 de Christian Dior y 151 de Versace, junto con 91 gorras de Adidas, 381 gorras de Nike, 126 camisetas del Real Madrid C.F., 47 pantalones deportivos de Adidas con el escudo del Real Madrid C.F., junto con gran cantidad de fundas de gafas de sol, distinguidas con los signos de las marcas arriba referidas.

El día 12 de mayo de 2003, la Policía volvió a intervenir en el mismo local del acusado, hasta un total de 7.306 artículos, igualmente imitaciones de las marcas originales, que el acusado tenía en su poder para su comercialización, con pleno conocimiento de que ello suponía una infracción de los derechos exclusivos de los titulares registrales. En concreto se encontraron allí 34 equipaciones de Adidas-Real Madrid C.F., 25 chándales, 376 gorras de Ferrar¡, 1.058 gorras de No Fear, 6 gorras de Burberry, 10 gorras de Nike, 670 gafas de sol Oakley, 315 gafas de Ray Ban, 46 gafas de sol de Chane¡, 164 gafas de sol Gucci, 101 gafas de sol de Calvin Klein, 152 gafas de sol Adidas, 6 gafas de sol Nike, 4 camisetas Ralph Lauren y gran cantidad de pequeños objetos igualmente distinguidos con las marcas de Disney, Warner Bross y Cartier, a imitación de los originales.

Los perjuicios ocasionados a los titulares

regístrales no han sido objeto de adecuada tasación pericia¡, dado que la obrante en autos se refiere al año 2008, y no a los años 2002 y 2003 en que se cometieron los hechos descritos.

Los titulares de las marcas originales reclaman por los perjuicios causados.";

Su parte dispositiva contenía el siguiente fallo:

" Que debo condenar y condeno a Gumersindo como autor responsable de dos delitos contra la propiedad industrial de los arts. 274.1 y 2 del Código Pena ¡, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena por cada uno de ellos de QUINCE MESES DE PRISIÓN y MULTA DE QUINCE MESES con una cuota diaria de SEIS EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria legal en caso de impago del art. 53 del CP , así como la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión y comiso de las prendas y objetos intervenidos sino hubieran sido ya destruidos. Asimismo se le condena al pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a los representantes legales de las mercantiles perjudicadas en la cantidad que se determine en fase de ejecución de sentencia con arreglo a la nueva tasación -ue deberá determinar los perjuicios irrogados con arreglo a los precios establecidos para los años 2002 y 2003 en que se cometieron los hechos, con el correepúndiente incremento de los intereses legales El-, virtud de lo dispuesto en el art. 576 de la LIC."

SEGUNDO .- Contra dicha sentencia, se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por el Procurador D. Marco Aurelio Labajo González, en nombre y representación del acusado D. Gumersindo , invocando los motivos que estimó pertinentes.

TERCERO .- Admitido a trámite se dio traslado a las demás partes, siendo evacuado por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular constituida por Guccio Gucci S.P.A que impugnaron el recurso de apelación interpuesto, interesando su desestimación y la confirmación de la sentencia. Igualmente por la entidad Oakley Inc que lo impugnó, adhiriéndose al mismo tiempo al recurso de apelación interpuesto en cuanto a la responsabilidad civil establecida.

CUARTO .- Remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial fueron repartidas a la Sección 29ª y registradas al número de rollo 68/12 RP y no estimando necesario la celebración de vista, se señaló para deliberación, votación y fallo.

Hechos

Se aceptan los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, que se dan por reproducidos.

Fundamentos

PRIMERO : Se interpone recurso de apelación por la representación de D. Gumersindo contra la sentencia de 31 de octubre de 2011 , invocando como motivos: error en la apreciación de las pruebas y falta de motivación, falta de confusión de los productos en los consumidores; ausencia de dolo, impugnación de la pericial realizada, ante un muestreo insuficiente, falta de acreditación del registro de las marcas denunciantes; vulneración del principio de proporcionalidad o de prohibición de exceso vinculado a la idea de justicia y de estado de derecho y falta de acreditación de los perjuicios económicos sufridos por lo que la fijación de la responsabilidad civil implica un enriquecimiento injusto.

La entidad Oakley Inc. se adhiere al recurso de apelación interpuesto al entender que se ha producido una errónea valoración de la prueba, respecto a la fijación de la cantidad indemnizatoria debida a Oakley Inc., entendiendo que no hay necesidad de retrasar la determinación de la misma hasta el periodo de ejecución de sentencia, como así se establece en la resolución recurrida.

SEGUNDO .- Comenzando por el recurso interpuesto por el condenado, Gumersindo , se alega en el primer y segundo motivo la existencia de error en la valoración de la prueba y falta de motivación de la sentencia y ello en base a varias razones :

-en primer lugar considera que los testimonios de los agentes policiales que acudieron al acto del juicio oral fueron imprecisos, inconcretos e insuficientes y además no quedó acreditada la comercialización de los productos o puesta al comercio que requiere el tipo penal.

Al respecto hay que decir que la versión ofrecida por el acusado, en su derecho a hacer las manifestaciones que estimó oportunas en orden a su defensa, alegando que los efectos encontrados en sendas intervenciones policiales, llevadas a cabo en dos años sucesivos, el 5 de abril de 2002 y el 12 de mayo de 2003 no eran de su propiedad, sino que él simplemente los almacenaba a cambio de un precio. Manifestando que en la primera ocasión, se lo pidió un paisano y él le permitió el almacenaje a través de un contrato verbal a cambio de un precio, y en la segunda ocasión ya si que suscribió un contrato de alquiler, que aporta, obrante al folio 522 de la causa (que por otro lado no justifica la identidad de los productos).

Sin embargo dicha versión resulta desvirtuada por el testimonio de los agentes de Policía municipal que tuvieron actuación en sendas intervenciones. No es cierto, tal y como alega la defensa, que dichas declaraciones sean vagas e imprecisas, pues teniendo en cuenta que habían transcurrido, ocho y nueve años, respectivamente, se puede estimar que recordaron mucho más de lo previsible. El primero de ellos, el agente número NUM000 es cierto que no recordaba con mucha nitidez, afirmando en todo caso que los productos tenían que estar expuestos, "porque en otro caso no los hubiéramos intervenido". Explicando que el acusado relató que los había comprado a bajo precio y que los comercializaba a un precio por debajo del oficial. El agente nº NUM001 mantuvo con claridad y precisión que los productos estaban expuestos para su venta, y ante la insistencia de la pregunta, mantuvo que estaba seguro de ello. Que se encontraban en estanterías a simple vista. En cuanto a la segunda intervención el agente nº NUM002 explicó que gran parte de los productos estaban expuestos a la venta y otros en un almacén oculto entre las estanterías. El agente número NUM003 narró que había efectos expuestos, otros ocultos en un falso techo, y otros escondidos en cajas. Y que al ser preguntado el acusado, sobre los mismos, no dio explicación sobre su procedencia, ni dio razón de su origen. Y el número NUM004 , recordaba el hecho del falso techo. Por otro lado todos ellos se ratificaron en sendas actas de intervención. La primera obrante a los folios 6 a 10 de la causa y la segunda a los folios 265 a 271.

De tal modo que dichos testimonios desvirtúan tanto el alegado almacenaje como la falta de exposición de los productos, para su venta al público.

Quedando acreditado que se produjo la intervención en un establecimiento comercial abierto al público, ubicado en el centro de Madrid regentado por el acusado, y que como consecuencia de ello, se ocuparon 9923 efectos en la primera intervención y 7.306 efectos en la practicada el 12 de mayo de 2003, por lo que al ser de sobrada entidad, es de aplicación el derecho penal.

Concurriendo los presupuestos del artículo 274.2 CP , ya que éste castiga teniendo en cuenta cuál es el bien jurídico protegido y en este asunto lo penalmente relevante es el ataque a la exclusividad de que goza el titular del derecho de propiedad industrial que está amparado por un título de propiedad previamente inscrito.

- En relación con el juicio de confundibilidad, en la sentencia se concluye que es el signo distintivo empleado por el presunto autor el que debe de ser idéntico o confundible con el registrado bastando para los productos que sean los mismos o similares que los fabricados por el titular perjudicado, circunstancias que concurren en el presente supuesto en los productos intervenidos en el establecimiento del condenado en que reproducen las marcas registradas titularidad de Oakley , Gucci, Ray Ban, Adidas, Giorgio Armani, Versace, entre otras.

En el presente supuesto el propio acusado reconoce que en su tienda tenía los productos que le fueron incautados, no discutiendo que se tratara de productos falsificados, sino que desconocía el contenido de las cajas, así como que no ha quedado acreditado que los tuviera destinados a la comercialización, sino al almacenamiento, ya que así se lo había pedido un amigo.

Consta que los productos intervenidos tanto en el registro llevado a cabo el día 5 de abril de 2002 como el día 12 de mayo de 2003, se trataba de productos no originales, que reproducían los de varias marcas, eran de baja calidad, con material deficiente, presentando irregularidades conforme se acredita con el informe pericial, realizado y ratificado en el juicio oral.

La sentencia analiza los elementos del tipo penal, la jurisprudencia que los interpreta hace referencia al bien jurídico protegido de esta figura delictiva que es el derecho de uso o explotación exclusivo de una propiedad industrial derivado de su registro en los organismos correspondientes, más que los intereses o los derechos de los consumidores.

Por ello hay que partir de que el signo sea al menos confundible, el apartado primero exige que se trate de un signo idéntico o confundible, pero no se requiere que los objetos o los complementos falsos por sus características y calidad o por el precio o lugar en que se comercialicen puedan inducir a error al comprador sobre su autenticidad, pues entonces además podría concurrir un delito de estafa. Que lo que hay que valorar no es la confundibilidad de los productos por parte de los consumidores en el momento de su adquisición, sino la confundibilidad de la marca con el distintivo imitado, y después del momento de la adquisición. El artículo 274. 2 del Código Penal castiga al que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquél. Se habla por tanto de signos confundibles, no de confusión entre productos.

Por lo que ha de ser rechazado dicho motivo de impugnación, habiendo quedado acreditados los elementos del tipo penal por el que ha sido condenado por lo que no existe aplicación indebida del artículo 274.2 del Código Penal .

-Se argumenta igualmente que la sentencia no contiene ninguna fundamentación respecto al necesario elemento subjetivo del dolo.

Sin embargo una lectura de la resolución recurrida, conlleva la desestimación de dicho motivo, pues tras exponer los elementos del tipo penal, entre los que se encuentra el elemento subjetivo o dolo, establece que tomando por válidos los testimonios de los agentes policiales, y estimando acreditado que el acusado tenía expuestos al público los productos que le fueron incautados, que resultaron ser falsos, se desprende la existencia de dicho ánimo consistente en poseer para comercializar o poner en el comercio productos con signos distintivos adulterados . Sin olvidar que llevó a cabo la misma conducta en dos años sucesivos.

Esta Sala no tiene duda que respecto del acusado concurre el "dolo" o consciencia de la comercialización de un producto falsificado, elemento subjetivo del injusto. La Jurisprudencia nos recuerda que para llegar a dicho convencimiento se ha de partir de los datos periféricos tales como el nivel cultural, la formación cultural en el sector mercantil afectado, la ausencia de documentación formal que acredite la adquisición del producto -factura- y la identificación del suministrador y precio abonado. Aplicando estas reglas valorativas al caso enjuiciado, hemos de tener en cuenta que el acusado se dedica al comercio al por menor como actividad profesional, no ha aportado ninguna factura que documente la adquisición de los productos en debida forma y vive en España donde son conocidas por notorias las marcas falsificadas.

-En el siguiente motivo de impugnación se alude a la insuficiencia de la prueba pericial llevada a cabo, a través de un muestreo aleatorio, cuya selección se ha escapado al control judicial, dado que la selección se realiza por los agentes de policía, de forma totalmente arbitraria, siendo insuficiente la pericial practicada sobre un muestreo de 152 objetos, teniendo en cuenta el total incautado. Efectivamente, tal y como se desprende del propio Atestado, y de las testificales practicadas en el acto del juicio oral, los Agentes hacen una inspección del género y exponen que pueden observar que la calidad del producto y etiquetaje no corresponde con los originales. El informe pericial establece que las prendas analizadas reproducen de forma clara e indudable las marcas registradas y son falsificaciones o reproducciones ilícitas de los productos originales.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se hace preciso reseñar, en cuanto a las alusiones a la pericial realizada, que no ha sido impugnada anteriormente y ni se solicitó, en ningún momento, ampliación de la pericial para determinar que los otros productos no analizados no eran falsificaciones. La pericial se realizó por muestreo de los objetos intervenidos, siendo inviable e insostenible el análisis de todos y cada uno de los bienes incautados, cuando son más de 17.000 productos los intervenidos, debiéndose tener en cuenta además, que verificada la falsedad de todos los efectos que por muestreo se analizan, prueba directa de la falsedad imputada, los indicios apuntan a que el resto de objetos similares a los analizados son igualmente falsos, y es sabido que la Jurisprudencia ha venido admitiendo la prueba por indicios.

En definitiva los objetos analizados eran falsificaciones e indiciariamente el resto de los productos incautados también lo son, siendo la pericial realizada perfectamente valida y ajustada a derecho, y no desvirtuada por ninguna prueba en contrario, ni tan siquiera impugnada en tiempo y forma; habiendo sido, por otra parte, perfectamente valorada por la Juez de Instancia, valoración que esta Sala ratifica.

.- En el siguiente motivo se denuncia falta de acreditación de la inscripción registral de las marcas. Alegando que sólo se ha acreditado por parte de Oakley, pues el resto de las marcas presentaron certificaciones caducas.

Al respecto hay que decir que tanto el artículo 40 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, como el artículo 274 del Código Penal , reserva formalmente el ejercicio de las acciones penales a quien sea titular de una marca registrada lo que hace de inexcusable cumplimiento tal condición.

El artículo 31 de la Ley de Marcas establece que "el registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años"

Y el artículo 55 de la misma ley , expone que: 1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:

Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente ley .

Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.

Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley

Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artículo 3 de la Ley. Sólo se declarará la caducidad y se cancelará el registro mientras persista este incumplimiento.

En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y en los cuatro siguientes por los Tribunales.

2. Las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial . "

Pero en el presente caso se han aportado por las marcas perjudicadas, las correspondientes certificaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas y así consta:

-Al folio 160 y 161 dicha certificación en relación de la marca registral nº 432907 de la que es titular Christian Dior Couture S.A. Concedida el 17 de noviembre de 1978,

-Folio 221, marca nº 1519602-X de la que es titular Nike Internacional LTD concedida el 5 de septiembre de 1994.

-Folios 305 y 306 marca Burberrys concedida el 7 de octubre de 1998.

-Folios 327 Futbol Club Barcelona, marca 2.00.381/3 4 a favor de Futbol Club Barcelona, concedida el 3 de junio de 1995.

-Folio 340, marca nº 1.537.992 concedida el 7 de junio de 1993 a favor de Time Warner Entertainment Company L.P .

-Folio 376, marca nº 1181292-3 a favor de Oakley Inc concedida el 5 de enero de 1988.

-Folio 377, marca nº 1916354-1 para Oakley Inc de fecha 20 de febrero de 1995.

-Folio 378, marca nº 2247688, titular: Oakley Inc de 7 de febrero de 2000.

-Folio 393, marca internacional nº 307293 a favor de Cartier de fecha 4 de enero de 1986.

-Folio 402, marca internacional nº 135377-2 a favor de The Walt Disney Company S.A. concedida el 17 de junio de 1948 y renovada con fecha 15 de marzo de 1988. Al folio 403 a favor de la misma compañía con las mismas fechas de concesión y renovación, la marca internacional nº 135376-4. Y la marca internacional nº 1.537.992 concedida el 7 de junio de 11993 relativa a vestidos, calzados y sombrerería.

- Folios 505 a 519 a favor de Gucci en relación a las marcas A.121.988 A.122.051 y A.122.077

-Folios 677 a 682, marcas internacionales nº 357.347 y 432.907 a favor de Christian Dior, concedida el 28 de octubre de 1971 y renovación de fecha 21 de junio de 1989.

-Folios 809 a 823, marcas a favor de Gianni Versace S.P.A. FCBarcelona, Warner Bros, Police, Adidas, Ray-Ban , Burberry Limited, Real Madrid, Chanel,

-Folio 900 marca nº 134343-2 a favor de Oakley, concedida el 26 de julio de 1995.

-Folio 910 marca n1 143.915 a favor de Oakley concedida el 23 de junio de 1999.

No consta el registro de las marcas correspondientes a Ferrari, No Fear, Calvin Klein y Ralph Lauren, en relación a las cuales constan que se intervinieron determinados productos el 12 de mayo de 2003.

Así y en cuanto a la marca Ferrari , aparece al folio 266 de la causa el lote nº 6 conteniendo 50 gorras de Ferrari, lote nº 7 conteniendo 50 gorras de Ferrari , lote nº 8 con el mismo contenido y lote nº 18 con 200 gorras Ferrari (folio 267) . Folio 267, lote nº 13 192 gorras No Fear, lote nº 14 216 gorras, lote nº 15 250 gorras, lote nº 16 288 gorras tipo No Fear. Folio 208 , lote 19 104 gorras No Fear, lote 20 104 gorras No Fear; Folio 269: lote 38 conteniendo entre otros productos, cuatro camisetas Ralph Lauren, .Lote 40 , 49 gorras No Fear; Folio 270 , lote 41, 72 gorras No Fear,; lote 48 , 6 gorras No Fear; folio 271 , lote 51: 8 gorras Calvin Klein

Pero en relación a dichas marcas, cuyos titulares no constan personados en la causa, el informe pericial obrante al folio 952 y 953 no aparece ninguna valoración de los perjuicios en relación a productos de dichas marcas.

En cualquier caso se trata de cuatro marcas, frente a las 14 marcas restantes que constan debidamente registradas, sin que conste que hayan caducado en base al articulado de la Ley de Marcas anteriormente transcrito.

Por todo lo cual cabe concluir que consta en el procedimiento instruido la acreditación de la inscripción registral de las marcas cuyos derechos de propiedad industrial se consideran infringidos. Procede en consecuencia, tener por acreditado el elemento típico de la inscripción registral de cada una de las marcas, procediendo en consecuencia la desestimación de dicho motivo de recurso.

TERCERO .- A través de este motivo de impugnación, se alega vulneración del principio de proporcionalidad o de prohibición de exceso, vinculado a la idea de justicia y de estado de derecho, principio que rige el derecho penal y junto a él, el principio de intervención mínima, y el carácter restrictivo del derecho penal en el sentido de considerar que sólo se debe acudir a la sanción penal, cuando sea estricta y absolutamente necesario, como numerosa doctrina entiende.

Al respecto hay que decir que la tipificación de un hecho como infracción penal tiene su fundamento en la consideración por el legislador de la necesidad de proteger por esa vía un determinado bien jurídico. En el caso de los signos distintivos, y en particular de la marca -uno de los elementos de la propiedad industrial-, la protección no va dirigida a la mera existencia y titularidad del signo registrado, sino al perjuicio o daño que se ocasiona con la utilización indebida del mismo por terceros.

La cuestión es si el hallazgo producido en el presente caso cae dentro del ámbito del Derecho Penal y cabe entender que se ha lesionado el bien jurídico protegido y tutelado de identificación de la procedencia del producto, función esencial de la marca.

Como sostiene la S. de la A.P de Madrid, SEC. 15, de 18 de diciembre de 2.000 , si se pondera la doctrina jurisprudencial sobre la materia, y en concreto la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1992 , la usurpación de marcas se encuentra en la necesidad económico-social de intervención del Estado, a fin de promocionar el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico (preámbulo de la Ley de Patentes 11/1986), que exige favorecer la exclusividad, no sólo en la utilización de los inventos, sino también en el uso de los signos distintivos de la empresa, para permitir así la correspondiente ganancia mercantil a quienes invierten sus bienes en el hallazgo de sus productos o en la mejora de su calidad. Ahora bien, ese favorecimiento de la exclusividad tiene un doble fundamento, pues, por un lado, se protegen los intereses de los consumidores ( Art. 51 de la CE y exposición de motivos de la Ley de Marcas), que de este modo ven favorecidas unas mejores posibilidades de asegurar la calidad deseada en las mercancías que adquieren; y, por otro lado, se beneficia a la empresa titular del derecho de propiedad industrial, a quien se permite el goce de la correspondiente rentabilidad económica.

Este Tribunal no desconoce que tal protección no es, ni debe ser, exclusivamente penal ( Art. 35 de la citada Ley de Marcas ). Y es cierto que el principio de intervención mínima aconseja que sólo las más graves infracciones en esta materia, como en otras, tengan una sanción de esta clase.

Pero en el caso de autos, dicho motivo de impugnación debe ser rechazado, pues ha de tenerse en cuenta el gran volumen de productos intervenidos, así como la reiteración en su conducta que en dos años sucesivos llevó a cabo la misma acción típica, sin obviar que al concurrir los presupuestos o elementos del tipo penal por el que ha resultado condenado, tal y como se ha expuesto en el anterior fundamento de derecho, no se hace preciso hacer ninguna argumentación más, en orden a la aplicación del derecho penal.

CUARTO .- Por último se impugna la sentencia al entender que no han quedado acreditados los perjuicios económicos, de forma que la indemnización solicitada por el fiscal y las acusaciones, más que una reparación del daño supondría un enriquecimiento injusto de los titulares. No constando los perjuicios efectivamente producidos.

Al respecto hay que decir que el artículo 43.2 a) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas cuantifica la responsabilidad civil en el beneficio dejado de obtener por los titulares de las marcas afectadas.

Siguiendo otras resoluciones de Audiencias Provinciales, hemos de partir de una premisa previa cual es que la acción civil ex delicto no pierde su naturaleza civil por el hecho de ser ejercitada en un proceso penal ( arts. 100 , 108 , 111 , 112 y 117 LECrim ) de ahí que sean aplicables los criterios civiles en esta materia para determinar el «"quantum" indemnizatorium» ( arts. 66 y ss. Ley Patentes y 38 Marcas) y en este sentido es reiterada la jurisprudencia del T.S. en el sentido de que si bien la prueba de los daños es presupuesto para su condena a la indemnización, pudiendo, en caso afirmativo, cuantificarlos o fijar las bases para que se determinen en ejecución, hay casos en que la violación de un derecho como es el de la marca produce «per se» un daño emergente, por lo que la referida necesidad de prueba se satisface con la propia demostración de acto antijurídico, al ser la producción de daños y perjuicios consustancial al hecho infractor ( SSTS 23-2-98 , 17-11-99 , 10-10-2002 , 7-12-2001 , 1- 4-2002). Por ello se ha dicho que hay ocasiones en que los hechos hablan por si mismos y no se hace preciso probar la realidad del daño producido.

La STS de 31-5-2002 recuerda que esta Sala tiende a apreciar la causación de daños y perjuicios como inherente a las infracciones en materia de propiedad industrial y competencia desleal. Y en la STS 10-10-2001 se declaró que la Sala no desconoce las declaraciones jurisprudenciales sobre la prueba de la existencia del daño, como hacen las SSTS 21-4-92 y 11-12- 93 «la declaración y prueba de la existencia de los daños durante la litis no puede ser cumplida por la remisión del problema a la fase de ejecución de sentencia», dice la primera: y según la segunda «... no exime de modo alguno de la prueba de la exigencia de los daños», pero que, en el presente caso, el uso comercial de un producto cuya semejanza con la marca violada produce confusión en el consumidor, implica «per se», un dato cuya cuantificación no es posible en el proceso declarativo, pero cabe en ejecución de sentencia. Consideraciones estas aplicables al proceso penal. En el artículo 115 del Código Penal se prevé que los Jueces y tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil, establezcan razonadamente, en las resoluciones las bases que fundamentan la cuantía de los daños e indemnización «pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento de su ejecución», y en la LECrim, reforma Ley 30/2002 los arts. 781 determinan que en el escrito de acusación se expresarán la cuantía de las indemnizaciones, se fijarán las bases para su determinación y las personas civilmente responsables..., y 794 prevé expresamente el trámite para la fijación de la cuantía de la responsabilidad civil, si no se hubiera fijado en el fallo la cuantía indemnizatoria, trámite que incluye la práctica de las pruebas oportunas referidas a las bases fijadas en la sentencia, para su precisa determinación con traslado a las demás partes.

En orden a la cuantificación de los daños y perjuicios, el artículo 40 de la Ley de Marcas , establece la posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales; el artículo 41 acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca, entre otros para la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; el artículo 43 establece el calculo de la indemnización de daños y perjuicios:

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.

2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:

a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

Por lo tanto, debemos rechazar el argumento del recurrente considerando ajustada la aplicación del artículo 43 de la Ley de Marcas , así como del artículo 149 de la Ley de Propiedad Industrial vigente en el que se afirma que: "el perjudicado podrá optar como indemnización entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente de no mediar la utilización ilícita o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación", criterio éste que se aplica en el caso de autos, pues el informe pericial efectuado , lo es según consta en el mismo, en base a los parámetros aportados por las propias entidades perjudicadas. En consecuencia, debe confirmarse también este aspecto de la sentencia por estimar que se ajusta a los criterios legales existentes y recogidos tanto en la Ley de Marcas como en la Ley de Propiedad Industrial.

Respecto del tema de la responsabilidad civil, también se formula apelación por la entidad Oakley Inc., entendiendo que la demora en la determinación de la responsabilidad civil para el momento procesal de ejecución de sentencia, no debe aplicarse a la fijación de sus perjuicios, que fueron calculados conforme a los precios correspondientes al año en que se practicó la intervención.

Sin embargo al folio 952 y 953 de la causa, consta informe pericial de perjuicios elaborado por el Policía Municipal número 9470.5 en el que se establece claramente, que el informe se ha realizado apreciando "únicamente, el precio medio de venta al público de los productos en el año 2008, los cuales han sido facilitados por las diferentes marcas." Si a la hora de elaborar dicho informe, se cometió algún error por el perito, en cuanto a los precios correspondientes a uno u otro año, será en el momento procesal de ejecución de sentencia, cuando a través del trámite oportuno se determine. En cualquier caso, de ser cierta la alegación de Oakley Inc. el posible error en cuanto al cálculo del precio medio correspondiente a 2003 o a 2008, se referiría sólo a dicha marca, pero no a las restantes 12 marcas. Por lo que dicho nuevo informe pericial es necesario en todo caso.

QUINTO .- A tenor de los arts. 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento criminal , procede declarar las costas de esta alzada de oficio.

Vistos, además de los citados, los preceptos legales pertinentes del Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fallo

QUE DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Marco A. Labajo González en nombre y representación del acusado D. Gumersindo y DESESTIMANDO la adhesión al recurso de apelación formulado por el Procurador D. Fernando Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla en nombre y representación de Oakley Inc. contra la sentencia de fecha de 31 de octubre de 2011 dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 11 de Madrid , en los autos a que el presente Rollo se contrae, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la misma; declarando de oficio tanto las costas de esta alzada.

Notifíquese a las partes y a la perjudicada, con advertencia de que contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta sentencia, para su conocimiento y cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala y se anotará en los Registros correspondientes lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En Madrid, a 25 de mayo de 2012. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrada Ilma. Sra. Dña. LOURDES CASADO LÓPEZ, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.