TJUE: el derecho a la marca impide que los recambios incorporen elementos distintivos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia, asunto C-334/22, de 25 de enero de 2024, ECLI:EU:C:2024:76 ha señalado que los fabricantes de automóviles pueden prohibir el uso de signo idéntico o similar a la marca de la que son titulares en piezas de recambio. En el caso que generó la cuestión prejudicial un comerciante ofrece en venta rejillas de radiador no originales que incorporan un elemento, con una forma similar o idéntica, destinada a fijar el emblema de una conocida marca de automóviles.

La primera cuestión que plantea el órgano de origen es, en esencia, si el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión prohíba a un tercero usar un signo idéntico o similar a dicha marca en piezas de recambio. 

El mentado art. 14 señala:

«Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

(...)

de la marca de la Unión, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio».

En el presente asunto de lo establecido en la resolución que se remite se resulta que el elemento de la rejilla cuya forma es idéntica a la marca permite fijar el emblema que representa dicha marca, la elección de este elemento obedece a la voluntad de comercializar una rejilla de radiador que se parezca lo máximo posible a la rejilla original. El TJUE razona «(...) esta situación, en la que una empresa que no está económicamente vinculada al titular de la marca coloca un signo idéntico o similar a esa marca en las piezas de recambio que comercializa y que están destinadas a ser incorporadas a los productos de dicho titular, debe distinguirse de una situación en la que una empresa, sin colocar un signo idéntico o similar a la marca sobre esas piezas de recambio, hace uso de esa marca para indicar que tales piezas de recambio están destinadas a incorporarse a los productos del titular de dicha marca (...)», el art. 14.1.c) del Reglamento (UE) 2017/1001, protege la segunda circunstancia. Sin embargo, no protege a una pieza que contiene un elemento, similar o idéntico a la marca, destinado a que se fije el emblema del fabricante.

Por ello el TJUE concluye:

«1) El artículo 9, apartados 2 y 3, letras a) a c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea,

debe interpretarse en el sentido de que

el tercero que, sin el consentimiento de un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión, importa y pone a la venta piezas de recambio, a saber, rejillas de radiador para dichos automóviles, que llevan un elemento destinado a fijar el emblema que representa esa marca y cuya forma es idéntica o similar a dicha marca, hace uso de un signo en el tráfico económico de un modo que puede menoscabar una o varias funciones de la misma marca, extremo este que corresponderá verificar al juez nacional.

2) El artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001

debe interpretarse en el sentido de que

no se opone a que un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión prohíba a un tercero usar un signo idéntico o similar a dicha marca en piezas de recambio de esos automóviles, a saber, rejillas de radiador, cuando dicho signo lo constituya la forma de un elemento de la rejilla de radiador, destinado a fijar en ella el emblema que representa la mencionada marca, sin que importe a este respecto que exista o no la posibilidad técnica de fijar ese emblema en la rejilla de radiador sin colocar en ella el mencionado signo».