Resolución de Oficina Española de Patentes de Marcas 2637 de 17 de febrero de 2012

Cuestión

DUNLOP HIFLEX UK, LTD vs. COMERCIAL LEKU-ONA, S.L. Nulidad de marca nacional e infracción de marca comunitaria.

Tribunal: Audiencia Provincial de Alicante

Normativa

Art. 34, 41, 42, 43, 51.1.b), 54 de la Ley de Marcas.

Art. 52.1.b) del Reglamento de la Ley de Marcas.

Art. 64.1 de la Ley de Patentes.

Resumen

Pues bien, hemos de decir que una atenta reflexión sobre el alcance que la base subjetiva del registro

de la marca debe proyectar sobre la protección temporal que al uso debe conferirse por el hecho de disponer

del título obtenido cuando el origen está en la mala fe, y la necesidad de aunar en tales casos los efectos

propios de la infracción, nos llevan a considerar que en éstos supuestos, el título se ha generado sobre la base

de conocimiento e intención que han hecho de la solicitud una actuación deshonesta, y por tanto debemos

replantear el argumento que, en casos similares, hemos mantenido con serias dificultades para sostener

normativamente, al margen de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Marcas , la atribución en tales

casos de efectos no solo pretéritos a la declaración de nulidad sino también de futuro -cesación, prohibición,

remoción, destrucción y publicidad-.

Es por eso que resulta preciso reconocer la existencia de infracción por el uso de la marca de quien

actuaba bajo la formalidad o apariencia de un título cuando el mismo se había obtenido de mala fe ya que en

estos casos, el reconocimiento de una situación de infracción deviene casi connatural al hecho de que el título

generado ha sido en realidad una ficción contraria a la buena fe que en tanto tiene efectos retroactivos en la

destrucción de los efectos, no puede amparar un uso cuando se conocía o debía conocerse ab initio , de la

incompatibilidad entre el signo registrado y el de los terceros y se había acudido al Registro con la intención de

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amparar jurídicamente aquella incompatibilidad, conocimiento e intención que por ello particularizan de modo

relevante la nulidad y sus efectos sobre la conducta intermedia entre el uso del signo y la nulidad de su registro.