Resolución de Oficina Española de Patentes de Marcas 8382 de 20 de noviembre de 2020

Cuestión

?DEEPSEACAVA? (Famous Food, S.L.) vs. (OEPM), marcas compuestas por una denominación de origen protegida

Tribunal: Tribunal Supremo

Normativa

Arts. 5.1.g, h y f Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Arts. 12 y 13 Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico

Resumen

La Abogacía del Estado recurre en casación la sentencia del TSJM planteando estas dos cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia: i) si resulta conforme a derecho la inclusión de una Denominación de Origen Protegida como parte de una marca en el supuesto en que tal inclusión no puede dar lugar a error en el consumidor por cuanto el registro de la marca ha sido solicitado para productos amparados por esa concreta Denominación de Origen (en el presente supuesto la DOP Cava) y ii) si, si en tal caso, tal uso, ha de venir precedido por la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, fijando como normas jurídicas a interpretar, entre otras, los artículos 5.1.g y 5.1.h LM.

Lógicamente, DOP Cava se opuso al recurso de casación.

El TS recuerda los apartados 31 a 34 de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) de 20 de diciembre de 2017 C-393/16 (Asunto Champagner Sorbet) sobre el artículo 103.2.a Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios referidos al alcance especialmente amplio de la protección de las denominaciones de origen en la medida en que comprende ?cualquier uso comercial directo o indirecto? de una denominación de origen y la protege de tal uso tanto por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido como por parte de productos no comparables en la medida en que ese uso aproveche la reputación de dicha denominación de origen, y sobre el artículo 16.a del Reglamento (UE) 110/2008 (cuyos términos y finalidad son análogos a los del artículo 103.2.a Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios) referido a que el uso de una marca que contenga una indicación geográfica o un término correspondiente a esa indicación y su traducción, para bebidas espirituosas que no respeten las especificaciones correspondientes constituye, en principio, un uso comercial directo de dicha indicación geográfica. De igual manera, el Alto Tribunal se refiere a la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo contencioso-administrativo del TS en lo que concierne al objeto del artículo 5.1.g LM (sentencias del TS de 22 de julio de 2015, de 16 de julio de 2010 y de 25 de octubre de 2001, entre otras).

Tras esta alusión a la doctrina jurisprudencial relevante para resolver el recurso de casación, el TS aborda las dos cuestiones planteadas por Abogacía del Estado. Con respecto a la primera cuestión, el TS considera que el TSJM hizo ?una interpretación adecuada y razonable? de la prohibición del artículo 5.1.g LM en la marca Deepseacava por cuanto ?existe el riesgo de que puede inducir a error al público acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico, en la medida que los consumidores podrían entender que los productos amparados por la marca cuentan con el respaldo de la Denominación de Origen Cava, ya que no podemos desconocer que, en la composición de la marca aspirante se incluye, además de vocablos de origen anglosajón "deep" y "sea", el término "cava", que identifica a una renombrada Denominación de Origen Protegida de vinos espumosos producidos en España, conforme a estrictos controles de calidad, establecidos en el Reglamento y pliego de condiciones de la Denominación de Origen Cava, cuyo cumplimiento es supervisado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Precisamente, la introducción en la configuración de la marca de los términos ?deep? (profundo) y ?sea? (mar) junto al vocablo ?cava? puede inducir al público a pensar que se trata de vinos espumosos elaborados en la profundidad del mar, de acuerdo con técnicas y procedimientos de fermentación y envejecimiento avalados por la Denominación de Origen Cava, lo que refuerza esa percepción engañosa sobre la verdadera naturaleza, calidad y procedencia geográfica del producto designado?. (FJ3)

Igualmente, el TS destaca que el artículo 5.1.g LM ?debe interpretarse en el sentido de que no procede que accedan al registro aquellos signos que incorporen en el elemento denominativo términos o vocablos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen y que designen productos vinícolas en la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que produzcan en los consumidores una falsa impresión sobre las características o verdadera naturaleza del producto, o acerca de su calidad o la procedencia geográfica, sin necesidad de acreditar que con la inscripción de la marca se persiga un interés ilegítimo, puesto que la finalidad objetiva de la prohibición absoluta que analizamos es tratar de evitar la profusión de marcas que tengan un carácter engañoso respecto de la información que transmiten al consumidor? (FJ3).

Además, el TS aclara que, aunque la intención que el solicitante de la marca tenga de aprovecharse ilícitamente de la reputación de la Denominación de Origen con el registro o uso de la marca, ?incurriendo en una conducta desleal o anticompetitiva? no es un requisito exigido para la aplicación del artículo 5.1.g LM, ?procede señalar que cuando el solicitante de la marca novel incluye términos identificativos evocadores de una Denominación de Origen, sin poseer ningún título legitimador que demuestre su capacidad de disposición de los productos protegidos por dicha Denominación de Origen, y reivindique exclusivamente productos amparados por la propia Denominación de Origen, habría que valorar si se produce fraude de ley, dada la relación de interdependencia existente entre el signo cuyo registro se pretende y los productos que se designan, por cuanto puede ser uno de los elementos determinantes del juicio sobre el error que es susceptible de producirse en el público acerca de la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto designado, cuya valoración corresponde, en primer término, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y, en último término, a los tribunales de lo contencioso-administrativo? (FJ3).

La sentencia concluye haciendo un resumen de su razonamiento señalando que ?el Derecho de Marcas cumple la función esencial de garantizar al consumidor la capacidad de elección del producto o servicio ofrecido, para lo cual el signo marcario debe ofrecerle una información fidedigna sobre el origen y la calidad de los productos o servicios designados, permitiéndole distinguir, sin riesgo de error o confusión posible, dichos productos de los que tienen otra procedencia? y que en este caso ?no resulta irrazonable la valoración del riesgo de error que se puede producir en el público interesado que consume vinos espumosos, que podría entender que los productos ofrecidos bajo la marca ?Deepseacava? están elaborados de acuerdo con los métodos tradicionales, auspiciados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, y que, en consecuencia, gozan de una calidad equivalente a los elaborados conforme a los pliegos de condiciones de la citada Denominación de Origen Protegida? (FJ3). Y, antes de abordar la segunda cuestión precisa que ?la aplicación de la prohibición absoluta de acceso al registro de marcas contemplada en el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, tiene un carácter autónomo respecto de la aplicación de las demás causas de prohibición absoluta previstas en la referida disposición legal, en cuanto goza de sustantividad propia debido a la marcada especialidad del presupuesto de poder inducir al público a error acerca de la naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto, que determina la exclusión de aquellos signos que resulten claramente engañosos o no transmitan una información fidedigna sobre la procedencia o la calidad del producto o servicio designados, aunque se aprecia una cierta conexión sistemática con las prohibiciones absolutas tipificadas en los apartados c), f) y h) de la Ley de Marcas? (FJ3). Subraya que la conclusión jurídica alcanzada acerca de que es conforme a derecho la denegación de la marca por estar incursa en la prohibición del artículo 5.1.g LM ?tal como se sostiene en la sentencia impugnada, excluye que nos pronunciemos sobre si la citada marca está incursa también en la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 h) de la Ley de Marcas (?) tampoco resulta necesario que fijemos doctrina acerca del alcance de la prohibición del artículo 5.1 f) del citado texto legal, que prohíbe el registro de ?aquellas marcas que sean contrarias a la ley, al orden público o a las buenas costumbres?, teniendo en cuenta que la propia Oficina Española de Patentes y Marcas descartó que dicha prohibición absoluta fuere de aplicación en el presente supuesto, aunque también debamos subrayar que es contraria al orden público del Derecho de marcas la inscripción de un signo marcario que tenga un carácter engañoso, por cuanto infringe los principios de lealtad y veracidad que caracterizan a dicho ordenamiento? (FJ3).

Con respecto a la segunda cuestión relativa a si el uso de la marca novel requiere de la autorización por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, el TS no considera necesario pronunciarse ?al ser irrelevante para resolver este recurso de casación? (FJ4).

Y sienta doctrina, como cuestión de interés casacional, señalando que ?la prohibición absoluta de registro, prevista en el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.1 g) de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que no procede el registro de aquellas marcas aspirantes que utilicen en su composición términos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen Protegida, siempre que puedan inducir a error en el público sobre la verdadera naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto designado, al causar una impresión engañosa o falsa sobre estas características del producto ofrecido, sin necesidad de acreditar que la concesión de la marca o su utilización producen un aprovechamiento desleal e ilícito de la reputación de la Denominación de Origen Protegida? (FJ4).

En consecuencia, el TS declara no haber lugar al recurso de casación.

Descripción

Con fecha 17 de agosto de 2017, la OEPM concedió el registro de la marca nacional 3644405 Deepseacava (mixta) para ?vinos espumosos amparados por la Denominación de Origen Cava? en la clase 33, a nombre de Famous Food, S.L. pese a la oposición del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava (en adelante, DOP Cava), denegando la aplicación de los artículos 5.1.g, h y f Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM).

Contra esta concesión, DOP Cava interpuso recurso de alzada ante la OEPM, insistiendo que el signo inducía al consumidor a pensar erróneamente que, comprando una bebida alcohólica espumosa bajo el nombre Deepseacava estaba comprando una bebida que cumple con el pliego de condiciones de la denominación de origen cava, cuando en realidad ello no era así. Igualmente, DOP Cava alegó que el signo incurría en el artículo 5.1.h LM por contener la DOP Cava para identificar bebidas espirituosas que no cumplían con el pliego de condiciones de la DOP Cava. El recurso de alzada fue desestimado el 14 de febrero de 2018 al considerar que la marca no podía dar lugar a error a los consumidores por cuanto se solicitaba para identificar ?vinos espumosos amparados por la Denominación de Origen Cava?. También rechazó aplicar el artículo 5.1.f LM porque la marca reivindicaba vinos amparados por la DOP Cava y, por tanto, será ?el Consejo Regulador el que en el ejercicio de sus competencias compruebe tales extremos? (Consideración Jurídica Segunda). Así, se argumentaba que, al estudiar las prohibiciones absolutas, la OEPM realiza un análisis entre el signo y los productos y servicios solicitados, sin que pueda imponer un requisito previo a tales productos ni tampoco atender al modo en que el solicitante podría actuar en el futuro. En definitiva, la OEPM negó poder llevar a cabo un examen previo al solicitante de una marca, contrariamente a lo que pretendía DOP Cava.

Disconforme con esta resolución, DOP Cava interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, TSJM). El 19 de junio de 2019 el TSJM dictó sentencia estimatoria, anulando la resolución de recurso de alzada y ordenando la denegación del registro de la marca. El TSJM se remite a los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (en adelante, TS) en relación con las denominaciones de origen (sentencia de 16 de julio de 2010) y concluye, que ?puede inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos pues los consumidores pueden creer que los vinos amparados por la marca tienen el respaldo de la Denominación de Origen Cava y ello pese que el solicitante ha limitado los productos a los vinos espumosos amparados por la Denominación de Origen Cava pues no consta que el recurrente cuente con autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida? (FJ3). Por tanto, deniega el registro de la marca con base en el artículo 5.1.g LM ?y ello sin necesidad de examinar si concurren el resto de las prohibiciones absolutas alegadas por la parte recurrente? (FJ3).