Actúa como ponente el magistrado Juan F. Garnica Martín.
PRIMERO. Términos en los que se suscita el conflicto en esta instancia.
1. Monster Energy Company y Monster Energy Limited (en lo sucesivo Monster) interpusieron una demanda ejercitando acciones de infracción marcaria y de competencia desleal contra Acer Inc., Acer Poland SP, Z.O.O. y Acer Computer Ibérica, S.A. (en lo sucesivo, Hacer) a las que imputaban estar infringiendo su marca española núm. 3.711.128 "Predator", solicitada el 22 de marzo de 2018 y concedida por resolución de 11 de septiembre de 2018 para los siguientes productos encuadrados en la clase 32: Cervezas; bebidas sin alcohol; bebidas energéticas; siropes para elaborar bebidas; polvos para preparar bebidas; preparados para la elaboración de bebidas; concentrados para la preparación de bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol carbonatadas. La actora imputaba a las demandadas estar infringiendo su signo como consecuencia de la comercialización a través de una campaña promocional que tuvo lugar del día 7 al 27 de julio de 2021 en los Supermercados DIA de una bebida energética en formato de 250 ml que incorpora el signo PREDATORSHOT y que tiene la siguiente presentación:
2. Aparte de las acciones por infracción de marca, las actoras imputaban a las demandadas los ilícitos concurrenciales de los arts. 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal (LCD). Las solicitantes incidían en la similitud de los envases utilizados por la demandada en su campaña en relación con los que las actoras han venido utilizando previamente y que han adquirido en el mercado una especial distintividad. A continuación, se reproducen ambas presentaciones:
3. En la misma demanda solicitaban la adopción de las medidas cautelares de cesación en el uso del signo "predator" sin audiencia de las solicitadas. Concretamente, la cesación que se interesaba estaba referida al uso por la demandada de diversos signos que incorporan el término "predator" en la explotación de bebidas energéticas, particularmente los siguientes:
4. El juzgado mercantil ordenó dar audiencia a las solicitadas antes de pronunciarse sobre la solicitud de medidas. Acer se opuso a la solicitud alegando que es titular de diversos signos que incorporan el término "predator", signos registrados con mucha anterioridad al citado por la solicitante de las medidas. Concretamente:
a) UE nº 6.592.976, "ACER PREDATOR" (solicitud 17/01/2008, registro: 22/12/2008), para los siguientes productos de la clase 9: Ordenadores, hardware de ordenador, portátiles ligeros, tabletas, teclados, ratón, monitores, auriculares de casco, altavoz, cubierta y bolsas para ordenadores y tabletas, alfombrillas de ratón.
b) UE nº. 6.592.9761 "PREDATOR" (solicitud: 17/01/2008, registro:22/12/2008), para los siguientes productos de la clase 9: Ordenadores, hardware de ordenador, portátiles ligeros, tabletas, teclados, ratón, monitores, auriculares de casco, altavoz, cubierta y bolsas para ordenadores y tabletas, alfombrillas de ratón.
c) UE núm. 15 171 234:
(solicitud: 02/03/2016, registro:05/07/2016), para los siguientes productos de la clase 9: Ordenadores, Hardware para ordenadores, Carnets, Pastillas, Teclados, Ratón, Monitores, Cascos auriculares, Altavoz, Cubiertas y Bolsas para ordenadores y Pastillas, Alfombrillas de ratón.
d) En 2008 ACER INC. introdujo en el mercado internacional, incluyendo la Unión Europea, una serie de productos informáticos (portátiles, ordenadores, teclados, sillas, etc.) de primera calidad diseñados por y para jugadores de videojuegos o " gamers" y comercializados bajo la marca PREDATOR.
En España los productos PREDATOR arriba mencionados se introdujeron en el comercio en el año 2012; dichos productos PREDATOR incluyen, entre otros, ordenadores portátiles diseñados para jugar a videojuegos, ordenadores de sobremesa, monitores o pantallas de ordenador (o monitores) de alta gama, sillas personalizadas e innovadoras con pantallas integradas para una inmersión total en el juego, mochilas para ordenadores portátiles y accesorios, otros accesorios relacionados con los ordenadores y los videojuegos (ratones, auriculares, etc.).
e) La bebida PREDATORSHOT objeto de autos, comercializada por Acer, es una bebida energética pensada para usuarios de videojuegos o gamers, lanzada por primera vez al mercado europeo en Polonia por ACER POLAND en el último trimestre de 2020.
f) La bebida PREDATORSHOT se lanzó por Acer Europe, S.A. en España a través de una campaña promocional que tuvo lugar del 7 al 27 de julio de 2021, en la que por la adquisición de bebidas PREDATORSHOT el consumidor entraba en el sorteo de Productos de gaming PREDATOR; vendiéndose exclusivamente a través los supermercados DIA.
5 El juzgado mercantil desestimó adoptar las medidas cautelares interesadas argumentando que no existía peligro en la demora. Justifica esa apreciación argumentando que hasta septiembre de 2023 no se lanzará el producto que se pretende comercializar por la actora en España y que la única campaña que se estaba efectuando era a través de un canal de pago (DAZN) dirigido no especialmente a España sino a consumidores de distintos países suscritos a dicho canal.
6. El recurso de Monster, las solicitantes de las medidas, cuestionan la resolución recurrida con los siguientes argumentos:
a) Aunque no comercialicen aún en España los productos que incorporan el signo registrado, se proponen hacerlo y se encuentran dentro del periodo de 5 años que la Ley de Marcas les concede para poderlo hacer. Lo relevante es la importante campaña de publicidad que está llevando a cabo, que incluye el patrocinio de un importante club de fútbol de la liga inglesa a partir de abril de 2021 (el Liverpool). Por ello, la implantación de un producto infractor en el mercado les generaría importantes perjuicios, a la vez que permitiría a Acer aprovecharse de su esfuerzo publicitario.
b) Las solicitantes han lanzado recientemente la bebida PREDATOR bajo la marca invocada, que se encuentra a día de hoy en varios mercados de todo el mundo, incluso en los mercados europeos de Grecia, Chipre, Macedonia del Norte, Bulgaria, Polonia, República Checa y Hungría, y se planea su lanzamiento en España dentro de 1-2 años, para el que ya se ha invertido una serie de recursos, materializados en actos preparatorios serios y con impacto tangible en el consumidor español.
c) Los elementos de la imagen comercial o apariencia visual ( trade dress) de la bebida Monster gozan de una singularidad competitiva y reputación. Tanto la marca invocada como el trade dress de la bebida Monster son vulnerados por el producto infractor. La resolución recurrida no ha contemplado siquiera en su argumentación los ilícitos de competencia desleal invocados.
Afirman asimismo las recurrentes que la inclusión por parte de ACER del elemento "Shot" no disminuye el riesgo de confusión entre los signos controvertidos, en tanto es un elemento carente de carácter distintivo (que significa chupito o trago corto de bebida y es comúnmente utilizado en el sector de bebidas). Tampoco afectan los elementos figurativos adicionales de ACER, con un carácter puramente decorativo y no distintivo.
d) El recurso se centra especialmente en el periculum, único de los presupuestos de las medidas a que se ha referido la resolución recurrida e insiste en que concurre.
7. Acer, además de negar que tenga fundamento el recurso de Monster, insiste en sus alegaciones de falta de legitimación pasiva de dos de las codemandadas, concretamente Acer Inc. y Acer Polonia. Afirma que quien se ocupó de la importación y comercialización de las latas de bebidas energéticas no fue ninguna de esas empresas, sino que fue Acer Europa, S.A., una sociedad suiza. También afirma que Acer Computer tampoco tiene nada que ver con la comercialización de esas bebidas por cuanto se trata de una sociedad cuya única función es el servicio de atención al cliente post venta de los equipos informáticos.
SEGUNDO. Hechos que contextualizan el conflicto.
8. Los siguientes hechos, que extraemos de los escritos de alegaciones de las partes y que en sustancia no son controvertidos, sirven de contexto al conflicto que las enfrenta:
a) Monster Energy Company (MEC) es una empresa estadounidense dedicada a la fabricación, comercialización y distribución principalmente de bebidas energéticas y refrescos. Sus productos se comercializan bajo diferentes marcas, algunas de ellas, como Monster y Burn, renombradas en España. Monster Energy Limited (MEL) comercializa los productos de la marca MONSTER en España. Con presencia en Estados Unidos desde el año 2002 y en España desde el año 2009, donde se introdujo en el mercado a través de su bebida Monster Energy Original o Monster Energy Green comercializada en latas de 250 ml y 500 ml. MEC se ha expandido en más de 140 países de todo el mundo y tiene presencia en todos los estados de la Unión Europea.
b) Las demandadas son empresas pertenecientes al Grupo Acer cuya actividad principal consiste en la fabricación de ordenadores y componentes informáticos.
c) Las solicitantes han lanzado recientemente la bebida PREDATOR bajo la marca invocada, que se encuentra a día de hoy en varios mercados de todo el mundo, incluido en los mercados europeos de Grecia, Chipre, Macedonia del Norte, Bulgaria, Polonia, República Checa y Hungría y planea su lanzamiento en España dentro de 1-2 años.
d) Monster es líder en nuestro país en el sector de las bebidas energéticas, tanto con su marca Monster como con la bebida Monster. En 2019, la bebida Monster logró alcanzar el liderazgo en cuota de mercado del 37,2% a finales de año, coincidiendo con el periodo de mayor consumo y superando a Red Bull como primera bebida energética en España. En 2020, la cuota de mercado de la bebida Monster en el segmento minorista [sin contar otros segmentos importantes como el ocio nocturno] fue del 13,5 % en España, siendo líder de marcas de bebidas energéticas en este segmento.
e) En febrero de 2021 se realizó un estudio de mercado entre los consumidores españoles para analizar, entre otros, si la bebida Monster goza de renombre en el mercado español, del que resultó que prácticamente la totalidad de los consumidores de bebidas energéticas declaran conocer el logo de MONSTER -el signo de la garra verde de la bebida Monster- (95%) y recuerdan correctamente la marca a la que pertenece (90%). La marca MONSTER es mencionada por uno de cada cuatro consumidores y un 65,1% de los consumidores la recuerdan de forma espontánea y un 24,7% la sitúan como "Top of Mind". En cuanto al reconocimiento sugerido, la marca Monster se posiciona con un grado de renombre consolidado, cercano al 90%, conformándose, así, como la segunda bebida más conocida de la categoría de bebidas energéticas, solo por detrás del nombre de Red Bull.
f) Los gastos de Monster en promoción publicitaria y marketing en España en el año 2020 ascendieron a más de diez millones de dólares, de los que en España un 85-90% se corresponden a la bebida Monster. La promoción publicitaria y el marketing realizados por Monster incluye contratos de patrocinio en diversas modalidades deportivas con gran impacto en España - por ejemplo, en fútbol, Rally Dakar, Moto GP, MotoCross o Formula 1, entre otros - y con deportistas de gran reconocimiento, como Valentino Rossi o Lewis Hamilton, así como patrocinios de festivales de música celebrados en España o bandas de música de rock españolas. A su vez, el renombre de las marcas de Monster y del trade dress de su bebida Monster ha sido reconocido por varias resoluciones emitidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") y la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual ("EUIPO"), así como en resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales españoles en el contexto de conflictos en los que Monster ejercitaba acciones frente a terceros por infracción de marca.
g) Acer Incorporated o Acer Inc., con sede en Taiwan (China), es la empresa matriz del conocido como Grupo Acer. Fue fundada en 1976 y a día de hoy es una de las principales empresas de TIC a nivel mundial con presencia en más de 160 países. En concreto, Acer Inc. es una empresa fabricante de computadoras y productos informáticos, que abarcan PCs, servidores y almacenamiento, monitores, periféricos y soluciones de presencia en internet para empresas, gobierno, educación, y usuarios domésticos.
h) Acer Poland Sp. Z.o.o. es una entidad polaca cuyo objeto social recoge la prestación de servicios de consultoría de gestión administrativa y gestión general. Esta compañía aparece como responsable de la fabricación de algunos de los productos fabricados por la compañía Acer y comercializados en España - en particular, aparece como tal en la lata del Producto Infractor-.
i) Acer Computer Ibérica S.A. es una entidad española cuyo objeto social consiste principalmente en la comercialización de ordenadores y material electrónico y en la importación de materiales informáticos, tanto de forma directa como por la participación en calidad de socio de otras entidades.
j) Entre las partes se están sustanciando o se han sustanciado otros procedimientos que reproducen en lo sustancial los términos del conflicto que las enfrenta en este proceso. Acer pone el acento en que tribunales de Varsovia y de Taiwan le han dado la razón. Monster lo pone en que los Tribunales Regionales de Poznan y Dusseldorf le han dado a ella la razón. Y que el Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual ha resuelto cancelar el registro de la marca internacional PREDATOR SHOT como consecuencia de la oposición de MEC. A estas resoluciones se une la decisión de la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China que deniega el registro de la marca PREDATOR SHOT (figurativa) de Acer en la clase 32 por entender que existe riesgo de confusión con la marca prioritaria de MEC.
9. Como hechos nuevos se han aportado al proceso los siguientes:
a) La decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ("EUIPO") de 17 de octubre de 2022 que rechazó el registro de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 18 247 869, de Acer Inc. ("SMUE PREDATORSHOT") al estimar la oposición interpuesta por MEC.
b) La decisión de la EUIPO de 10 de octubre de 2022 que desestimó la acción de nulidad contra la marca de la Unión Europea núm. 15 412 547 de MEC (la "MUE PREDATOR de MEC") interpuesta por Acer Inc. con base en sus marcas de la UE n.º 15 171 234 "PREDATOR" y n.º 15 171 242 "PREDATOR".
TERCERO. Sobre la legitimación pasiva de las demandadas.
10. Aunque la resolución recurrida no entra siquiera en la legitimación pasiva de las demandadas, negadas por ellas al oponerse a las medidas, hemos de comenzar nuestra exposición resolviendo sobre esta cuestión en la que insisten ambas partes en el recurso y su oposición. Como hemos adelantado, las demandadas niegan su legitimación pasiva e imputan la comercialización de las bebidas energéticas a través de la cual presuntamente se cometieron los actos de infracción a otra sociedad del grupo, concretamente, Acer Europa, S.A.
11. El examen del envase del producto presuntamente infractor pone de manifiesto que su fabricación se hace por encargo de la codemandada Acer Poland. Si bien ese dato no es suficiente para justificar su legitimación pasiva, creemos que sí que lo es si se toma en cuenta que uno de los idiomas en los que se consigna toda la información acerca del producto es precisamente el español, pues revela la intención de la fabricante de destinarlo al mercado español.
12. La legitimación pasiva de Acer In. también nos parece incuestionable cuando está acreditado que es la empresa matriz del grupo ACER, titular de los signos que afirma que justifican la nulidad del signo invocado por la actora y cuando su primer acto procesal fue precisamente pedir la suspensión del juicio declarativo por prejudicialidad civil en relación con el pleito sobre la validez del signo, al que finalmente se ha acumulado el juicio declarativo con el que está relacionado el presente procedimiento de medidas. Aparte de ello, Acer In. es la titular de la página web donde se publicita la bebida con la que presuntamente se cometió la infracción.
13. También nos parece justificada la legitimación pasiva de la filial española, siquiera sea porque su posición dentro del Grupo Acer así lo justifica, ya que es esa filial la encargada de la gestión en España de todo lo relacionado con los productos del grupo.
CUARTO. Sobre la apariencia de buen derecho.
14. Como hemos adelantado, Monster alega que la campaña de publicidad emprendida por Acer en los supermercados Día entre los días 7 y 27 de junio de 2021 de su bebida energética "Predatorshot" en formato de 250 ml. infringía el derecho de exclusiva sobre la marca Predator que tiene registrada y constituía actos de competencia desleal por la presentación o apariencia exterior de los productos, que son susceptibles de confusión con la presentación de los productos de Monster. Por tanto, la petición tiene un doble fundamento claramente diferenciado:
a) De una parte, una infracción marcaria, de una marca registrada (predator) aunque aún no utilizada en territorio español por las demandantes.
b) De otra, una infracción de competencia desleal que no guarda relación alguna con la marca referida sino con la apariencia externa que las demandadas han dado a los productos comercializados en España, que se afirma que inducen a confusión con los que las actoras previamente vienen comercializando en nuestro territorio.
15. Frente a ello Acer no niega esos hechos y afirma ostentar derechos previos sobre la marca "predator" que también tiene registrada como marca europea (desde 2008) y de forma previa a las solicitantes de las medidas, aunque para productos informáticos. Afirma que ha venido usando el signo registrado en Europa para productos informáticos del mundo de los videojuegos y gamers desde 2008 y en España, en concreto, desde 2012. Afirma asimismo que ha procedido a la impugnación de la marca de las solicitantes, presentando una demanda de nulidad de la que está conociendo el Juzgado Mercantil 8 de Madrid. De hecho, es el mismo logo que utiliza en su marca informática el que ha colocado en las bebidas energéticas. Se trata de una marca notoria, según la certificación de diversas Cámaras de Comercio de todo el territorio nacional, de ANDEMA y de otras entidades.
Afirman asimismo las recurridas que varios tribunales de otros países (cita el caso de Polonia y Taiwan) se han pronunciado no concediendo protección a Monster.
Valoración del tribunal
16. Como punto de partida de nuestra exposición hemos de decir que tienen razón las recurrentes cuando afirman que la resolución recurrida no ha tomado en cuenta el doble fundamento de la solicitud de medidas, esto es, tanto por una infracción marcaria como por otra de competencia desleal. Su argumentación al resolver sobre el peligro en la demora, única cuestión sobre la que se pronuncia, no tiene en cuenta ese doble fundamento.
17. En cuanto a la apariencia de buen derecho en relación con la acción por infracción marcaria, hemos de partir del hecho de que las demandantes acreditan tener un registro marcario vigente. El hecho de que aún no hayan comenzado a utilizar el signo registrado en España no les priva de buen derecho pues, conforme con lo que preceptúa el art. 39.1 de la Ley de Marcas (LM), el titular de un registro tiene el plazo de cinco años para comenzar a utilizar el signo registrado. El derecho a impedir el uso por terceros del signo ( ius prohibendi) no exige el uso efectivo del signo, sino que se produce a partir del registro ( art. 34.1 LM).
18. Del registro de un signo deriva una presunción de validez del mismo que constituye un sólido indicio de buen derecho (así lo hemos dicho en AAP Barcelona de 24 de enero de 2011 -JUR 2011, 406 573, entre otros), si bien tal presunción no impide de forma absoluta que pueda apreciarse la falta de apariencia de buen derecho. Los sujetos a los que se imputa infringirlo pueden combatir la validez del mismo incluso en el proceso de medidas cautelares, según hemos venido apreciando de forma reiterada (así nuestro AAP Barcelona de 15 de febrero de 2018 -JUR 2018, 84 571-). Ahora bien, para rechazar la concesión de medidas cautelares con fundamento en la falta de validez del título, si bien no es preciso alcanzar un convencimiento pleno acerca de su nulidad, sí deben existir indicios muy claros y evidentes ( AAP Barcelona de 13 de abril de 2018 -AC 2018, 1064-). En nuestro caso creemos que no existen elementos de juicio que permitan sostener, de forma clara y evidente, ese juicio favorable a la nulidad del título por el hecho de que las demandadas tuvieran registradas, previamente a las de las actoras, marcas que incorporan el denominativo "predator" para clases muy distintas a la clase 32 para la que lo ostenta Monster, de forma que hemos de partir de la presunción de validez del mismo para afirmar la existencia de apariencia de buen derecho.
19. Aunque no creemos que sean despreciables absolutamente algunos indicios que permitirían cuestionar la validez, nos inclinamos por considerar que no son suficiente para estimar enervada la presunción de validez, particularmente cuando las Decisiones de la EUIPO de 10 y 17 de Octubre de 2022, que se pronuncian en conflictos que se siguen entre las mismas partes y por los mismos signos, parecen indicar con claridad una tendencia a considerar que el signo invocado en este proceso, que se encuentra en una situación similar a aquellos sobre los que se pronuncia la EUIPO, es válido.
20. Por lo demás, el riesgo de confusión, que propiamente no discuten las demandadas, no desaparece por el hecho de que la bebida que comercializan las demandadas incorporen, junto al denominativo "predator", la expresión "shot", más destacada incluso que "predator". Como se afirma por las solicitantes, el término "shot" (que puede traducirse por tiro o chupito) se ha generalizado en relación con bebidas alcohólicas de forma que su utilización en una bebida energética puede considerarse descriptivo, aunque la misma no sea propiamente una bebida alcohólica. Por tanto, si no podemos considerar que ese término ostente fuerza distintiva, hemos de concluir que toda la fuerza distintiva radica en el denominativo "predator", que coincide con el signo que la actora tiene registrado. Por ello creemos que es incuestionable la existencia de riesgo de confusión.
21. Tampoco podemos desconocer, a la hora de enjuiciar la apariencia de buen derecho, el riesgo de confusión existente entre la presentación de la bebida energética que Monster comercializa en España desde el año 2012 con la presentación de la bebida que Acer ha comercializado a través de los supermercados Dia. El riesgo de confusión en este caso se ha de analizar sin tomar en consideración el signo que utilizan las demandadas en su producto; solo comparando la apariencia externa, en la que predomina el fondo negro y la sobreimpresión en un vivo color verde creemos que se puede apreciar el riesgo de confusión. Creemos que resulta muy llamativa la coincidencia cromática de la apariencia externa de los productos, que determina un riesgo de confusión intenso, particularmente cuando los mismos son objeto observación a cierta distancia, esto es, cuando los detalles se hacen menos evidentes y la gama cromática acentúa su importancia. Ello creemos que resulta de gran importancia si se atiende a la forma de comercialización prioritaria, esto es, en lineales de supermercados y con consumidores que no prestan una especial atención a los detalles.
22. También creemos que la presentación de la bebida de las demandantes, caracterizada por envases con fondo negro y sobre el que destacan signos en un color verde muy vivo, ha adquirido singularidad competitiva en el mercado, de forma que la extraordinaria aproximación que ha hecho la demandada al conferir a sus productos una apariencia externa tan cercana persigue aprovecharse de la reputación adquirida en el mercado por los productos de Monster, con los que creemos que ha pretendido confundirlos.
23. En suma, en nuestra valoración, tanto la acción de infracción marcaria como la de competencia desleal ofrecen sólidos indicios de poder prosperar, lo que dota de apariencia de buen derecho a la solicitud de medidas.
QUINTO. Sobre el peligro en la demora.
24. La resolución recurrida ha considerado que no concurre periculum como consecuencia de que las solicitantes de las medidas no están comercializando en España productos con la marca invocada y que no pretenden hacerlo hasta septiembre de 2023. Y añade que los actos de publicidad se están llevando a cabo a través de un canal (DAZN) de carácter internacional, esto es, no exclusivo de España.
25. Este tribunal no puede compartir ninguna de esas apreciaciones. A lo ya anticipado, esto es, que la resolución recurrida ha ignorado con esa forma de argumentar el peligro en la demora las acciones de competencia desleal, hemos de añadir que tampoco justifican la inexistencia de periculum respecto a la pretensión fundada en la infracción marcaria. Que las solicitantes no estén usando aún su signo en nuestro territorio no excluye el riesgo de inefectividad en el que consiste en peligro en la demora sino que más bien lo incrementa en el caso de que no se adoptaran las medidas, pues ello puede permitir que se asiente en el mercado una idea equivocada respecto de la titularidad del signo "predator" para bebidas alcohólicas, lo que podría constituir una barrera de entrada para el titular del signo en el momento en el que se propusiera iniciar su comercialización si previamente se hubiera asentado el signo del competidor con el que pasaría a confundirse.
26. No creemos que tengan un serio fundamento las alegaciones de Acer respecto a que Monster no se proponga comercializar sus productos usando el signo registrado antes de que transcurra el plazo de los 5 años que le concede la legislación marcaria para usarlo. Así lo estimamos porque Monster es una empresa con implantación internacional y ya está usando ese signo de forma efectiva en multitud de países europeos, razón por la que es creíble que la demora en hacerlo en España obedece a una mera estrategia de desarrollo del signo, no a una actitud obstruccionista. No solo el uso del signo en otros países es relevante, sino que también la publicidad emprendida indica la voluntad de desarrollo. Así, tanto el patrocinio de un club de fútbol como el Liverpool como la publicidad a través de DAZN indican esa voluntad de uso efectivo en un futuro próximo. Aunque el Liverpool no juegue la liga española sino la Premier, constituye un hecho notorio que se trata de un club de fútbol que cuenta con multitud de seguidores en nuestro país y también resulta un hecho notorio que esos seguidores tienen un fácil acceso a sus partidos a través de medios o plataformas como DAZN, que también es notorio que tiene una amplia implantación en nuestro territorio.
27. Por lo demás, incluso en el caso de que pudiera sostenerse que no existe peligro en la demora contemplando este presupuesto desde la perspectiva de la infracción marcaria, no existe duda alguna de que existe si la cuestión se analiza, como también es preciso hacer, desde la perspectiva de la infracción de competencia desleal.
SEXTO. Fianza y caución sustitutoria.
28. Las solicitantes de las medidas ofrecen prestar caución de 50.000 euros para garantizar los daños y perjuicios derivados de una posterior elevación de las medidas. Aunque la comercialización en la que se pretende hacer cesar a las demandadas parece haber sido puntual, limitada a una campaña en los supermercados Dia, la cesación impide a ACER comercializar los productos a los que se refieren las medidas en todo nuestro territorio y durante un lapso temporal que puede ser prolongado. Ello nos lleva a fijar el importe de la fianza en la suma de 500.000 euros.
29. El art. 746.1 LEC establece que aquel a quien se hubieran solicitado o acordado medidas cautelares podrá pedir al tribunal que acepte, en sustitución de las medidas, la prestación por su parte de una caución suficiente para asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria que se dictare. Según establece el art. 746.2 "(p)ara decidir sobre la petición de aceptación de caución sustitutoria, el tribunal examinará el fundamento de la solicitud de medidas cautelares, la naturaleza y contenido de la pretensión de condena y la apariencia jurídica favorable que pueda presentar la posición del demandado. También tendrá en cuenta el tribunal si la medida cautelar habría de restringir o dificultar la actividad patrimonial o económica del demandado de modo grave y desproporcionado respecto del aseguramiento que aquella medida representaría para el solicitante".
30. En nuestro caso, creemos que no debemos proceder a la sustitución de la medida de cesación adoptada por una caución sustitutoria porque ello equivaldría a vaciar de contenido el derecho de exclusión asociado al derecho de marca y porque daría la oportunidad a la demandada de lograr una posición de preeminencia en el mercado difícil de combatir para las demandantes.
SEPTIMO. Sobre la prueba solicitada por las recurrentes.
31. Las recurrentes solicitan en el recurso la práctica de diversos medios de prueba que afirman que propusieron en la primera instancia y le fueron denegados, petición a la que se oponen las recurridas argumentando que la proposición fue tardía pues para la solicitante de las medidas la proposición de prueba debe hacerse en la solicitud ( art. 732 LEC).
32. Tiene razón la recurrida. La solicitud de prueba en el procedimiento de medidas cautelares debe hacerse por parte de la solicitante en el propio escrito de solicitud, tal y como establece el art. 732.2, III LEC. A ello hemos de añadir que no consideramos que los medios propuestos aportaran nada relevante para la suerte del recurso.
OCTAVO. Costas.
33. Acordadas las medidas no es procedente hacer pronunciamiento de las costas de la primera instancia. Esta Sección ha venido entendiendo que el pronunciamiento de esas costas solo es procedente en los concretos casos en los que lo establece el legislador, de manera que ello significa que las costas del procedimiento de medidas deben seguir la misma suerte que la del procedimiento principal, respecto del que son accesorias.
34. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.
